trade marks and designs

Przepisy prawa materialnego
WYTYCZNE DOTYCZĄCE
ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH
ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI
TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD
HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO
(ZNAKI TOWAROWE I WZORY)
CZĘŚĆ D
UNIEWAŻNIENIE
DZIAŁ 2
PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część D: Unieważnienie
Strona 1
FINAL
01/08/2014
VERSION 1.0
Przepisy prawa materialnego
Spis treści
1
Uwagi ogólne ............................................................................................. 3
2.
Wygaśnięcie ............................................................................................... 3
2.1
Wprowadzenie ............................................................................................ 3
2.2
Nieużywanie ................................................................................................ 3
2.3
WZT stający się nazwą powszechnie używaną (terminem rodzajowym)
– art. 51 ust. 1 lit. b) RWZT ......................................................................... 3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
Ciężar dowodu ................................................................................................ 3
Rozważany okres ........................................................................................... 3
Właściwy krąg odbiorców ............................................................................... 4
Nazwa powszechnie używana........................................................................ 4
Zarzuty podnoszone przez właściciela ........................................................... 5
WZT wprowadza w błąd – art. 51 ust. 1 lit. c) RWZT ................................ 5
2.4.1 Ciężar dowodu ................................................................................................ 5
2.4.2 Rozważany okres ........................................................................................... 5
2.4.3 Stosowane standardy ..................................................................................... 6
2.4.4 Przykłady ........................................................................................................... 6
3
Bezwzględne podstawy unieważnienia ................................................... 6
3.1
WZT zarejestrowany z naruszeniem art. 7 – art. 52 ust. 1 lit. a) RWZT ... 6
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
Ciężar dowodu ................................................................................................ 7
Rozważane okresy ......................................................................................... 7
Stosowane standardy ..................................................................................... 7
Zarzuty w stosunku do twierdzeń o braku charakteru odróżniającego .. 7
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część D: Unieważnienie
Strona 2
FINAL
01/08/2014
VERSION 1.0
Przepisy prawa materialnego
1
Uwagi ogólne
Zmiana w PR 1
2.
Wygaśnięcie
Zmiana w PR 1
2.1
Wprowadzenie
Zmiana w PR 1
2.2
Nieużywanie
Zmiana w PR 1
2.3
WZT stający się nazwą powszechnie używaną (terminem
rodzajowym) – art. 51 ust. 1 lit. b) RWZT
WZT wygasa, jeżeli w wyniku działania lub braku działania właściciela stał się nazwą
powszechnie używaną w obrocie dla produktów lub usług, w odniesieniu do których
został zarejestrowany.
2.3.1
Ciężar dowodu
Na wnioskującym o stwierdzenie wygaśnięcia spoczywa ciężar wykazania, że termin
stał się nazwą powszechnie używaną w obrocie w wyniku:
-
działania; lub
braku działania
właściciela.
Wydział Unieważnień bada stan faktyczny zgodnie z art. 76 ust. 1 RWZT w zakresie
twierdzeń dotyczących stanu faktycznego przedłożonych przez wnioskującego o
stwierdzenie wygaśnięcia (wyrok z 13/09/2013 w sprawie T-320/10 „Castel”, pkt 28).
Może przy tym wziąć pod uwagę oczywiste i dobrze znane fakty. Nie może jednak
wykraczać poza argumenty prawne przedstawione przez wnioskującego o stwierdzenie
wygaśnięcia. Jeżeli wniosek o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia opiera się
wyłącznie na art. 51 ust. 1 lit. b) RWZT, nie może zostać stwierdzone wygaśnięcie
znaku towarowego ze względu na np. jego sprzeczność z porządkiem publicznym i
dobrymi obyczajami.
2.3.2
Rozważany okres
Wnioskujący o stwierdzenie wygaśnięcia musi udowodnić, że znak towarowy stał się
nazwą powszechnie używaną w obrocie dla danego produktu lub usługi po dacie
rejestracji WZT, chociaż mogą zostać uwzględnione fakty lub okoliczności zachodzące
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część D: Unieważnienie
Strona 3
FINAL
01/08/2014
VERSION 1.0
Przepisy prawa materialnego
między zgłoszeniem a rejestracją. Fakt, że oznaczenie było w dacie zgłoszenia nazwą
powszechnie używaną w obrocie dla towarów lub usług, w odniesieniu do których
wnioskowano o rejestrację, ma znaczenie tylko w kontekście postępowania w sprawie
unieważnienia.
2.3.3
Właściwy krąg odbiorców
Urząd interpretuje art. 51 ust. 1 lit. b) RWZT w taki sposób, że znak towarowy musi
stać się nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do produktu lub usługi nie tylko
wśród części, ale wśród zdecydowanej większości właściwego kręgu odbiorców, w tym
biorących udział w obrocie danym produktem lub usługą (wyrok z 29/04/2004 w
sprawie C-371/02 „Bostongurka”, pkt 23, 26). Decydującą rolę odgrywa niemniej
generalnie percepcja konsumentów lub użytkowników końcowych („Bostongurka”, pkt
24). Ponadto Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że znak towarowy podlega
wygaśnięciu w odniesieniu do towaru, dla którego znak ten jest zarejestrowany, jeżeli
w wyniku działania lub braku działania właściciela stał się on nazwą powszechnie
używaną dla tego towaru z punktu widzenia jedynie użytkowników końcowych tego
towaru (wyrok z 06/03/2014 w sprawie C-409/12 „Kornspitz”, pkt 30), a mianowicie, gdy
sprzedawcy produktu końcowego nie informują swoich klientów, że oznaczenie zostało
zarejestrowane jako znak towarowy, ani nie oferują klientom pomocy w zakresie
wskazania pochodzenia towarów znajdujących się w sprzedaży („Kornspitz”,
pkt 23-25).
2.3.4
Nazwa powszechnie używana
Oznaczenie uważa się za „nazwę powszechnie używaną w obrocie”, jeżeli ustaloną
praktyką w obrocie jest stosowanie danego terminu w celu określenia towarów lub
usług, dla których został on zarejestrowany (zob. część B: Rozpatrywanie zgłoszeń,
dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, pkt 2.4: Zwyczajowo używane
oznaczenia lub wskazania (art. 7 ust. 1 lit. d)). Nie jest konieczne wykazanie, że termin
bezpośrednio opisuje cechę bądź właściwość towarów lub usług, lecz jedynie, iż jest
on rzeczywiście używany w obrocie w odniesieniu do tych towarów lub usług.
Prawdopodobieństwo degeneracji odróżniającej siły znaku towarowego jest zawsze
wyższe, gdy oznaczenie jest w pewien sposób sugestywne lub trafne, zwłaszcza jeżeli
niesie ono pozytywne konotacje, które skłaniają innych do wykorzystania jego
przydatności do określenia nie tylko produktu bądź usługi danego producenta, ale
danego rodzaju produktu lub usługi (orzeczenie z 30/01/2007 w sprawie 1020 C
„STIMULATION”, pkt 22, 32 i nast.).
Fakt, że znak towarowy jest używany jako synonim określonego produktu lub usługi,
stanowi przesłankę, że stracił on zdolność do odróżniania danych towarów lub usług od
towarów lub usług innych podmiotów. Jedną z przesłanek, że znak towarowy stał się
nazwą rodzajową, jest to, iż jest on powszechnie używany w języku mówionym w
odniesieniu do określonego rodzaju lub właściwości towarów bądź usług. Jednak nie
jest to samo w sobie argumentem decydującym: należy ustalić, czy znak towarowy
zachował zdolność do odróżniania danych towarów lub usług od towarów lub usług
innych podmiotów.
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część D: Unieważnienie
Strona 4
FINAL
01/08/2014
VERSION 1.0
Przepisy prawa materialnego
Brak jakiegokolwiek alternatywnego terminu bądź istnienie tylko jednego długiego i
skomplikowanego terminu może również stanowić przesłankę, że oznaczenie stało się
nazwą powszechnie używaną w obrocie w odniesieniu do danego produktu lub usługi.
2.3.5
Zarzuty podnoszone przez właściciela
W przypadku gdy właściciel WZT podjął wszystkie działania, których można racjonalnie
oczekiwać w danym przypadku (np. zorganizował kampanię telewizyjną lub zamieścił
reklamy w gazetach i odpowiednich czasopismach), nie można stwierdzić wygaśnięcia
WZT. Właściciel musi następnie sprawdzić, czy jego znak towarowy pojawia się w
słownikach jako termin rodzajowy; w takim wypadku właściciel powinien zażądać, aby
w przyszłych wydaniach znakowi towarowemu towarzyszyło wskazanie, że jest to
zarejestrowany znak towarowy (art. 10 RWZT).
2.4
WZT wprowadza w błąd – art. 51 ust. 1 lit. c) RWZT
W przypadku gdy w wyniku używania przez właściciela znaku towarowego lub za jego
zgodą znak towarowy może wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności
w zakresie charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usług, dla
których jest on zarejestrowany, można stwierdzić wygaśnięcie WZT. W tym kontekście
jakość odnosi się do właściwości lub atrybutu, nie zaś poziomu bądź standardu
doskonałości.
2.4.1
Ciężar dowodu
Wydział Unieważnień bada stan faktyczny zgodnie z art. 76 ust. 1 RWZT w zakresie
twierdzeń dotyczących stanu faktycznego przedłożonych przez wnioskującego o
stwierdzenie wygaśnięcia (wyrok z 13/09/2013 w sprawie T-320/10 „Castel”, pkt 28).
Może przy tym wziąć pod uwagę oczywiste i dobrze znane fakty. Nie może jednak
wykraczać poza argumenty prawne przedstawione przez wnioskującego o stwierdzenie
wygaśnięcia.
Ciężar wykazania, że znak wprowadza w błąd, spoczywa na wnioskującym o
stwierdzenie wygaśnięcia, który musi ponadto wykazać, że wprowadzenie w błąd jest
wynikiem używania przez właściciela. Jeżeli jest ono wynikiem używania przez osobę
inną niż właściciel, na wnioskującym o stwierdzenie wygaśnięcia spoczywa ciężar
wykazania, że właściciel wyraził zgodę na takie używanie, chyba że ta osoba trzecia
jest licencjobiorcą właściciela.
2.4.2
Rozważany okres
Wnioskujący o stwierdzenie wygaśnięcia musi udowodnić, że znak towarowy zaczął
potencjalnie wprowadzać w błąd opinię publiczną, w szczególności w zakresie
charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego danych towarów lub usług, po
dacie rejestracji WZT. Jeżeli oznaczenie było już mylące lub mogło wprowadzać w błąd
opinię publiczną w dacie zgłoszenia, ma to znaczenie w kontekście postępowania w
sprawie unieważnienia.
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część D: Unieważnienie
Strona 5
FINAL
01/08/2014
VERSION 1.0
Przepisy prawa materialnego
2.4.3
Stosowane standardy
Wytyczne dotyczące rozpatrywania zgłoszeń zawierają szczegółowe informacje na
temat kryteriów stosowanych przy ocenie, czy zgłoszenie WZT spełnia wymogi art. 7
ust. 1 lit. g) RWZT (zob. Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4:
Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, pkt 2.7: Wprowadzenie w błąd – art. 7
ust. 1 lit. g) RWZT). Kryteria te są podobne do stosowanych w postępowaniu w sprawie
wygaśnięcia na mocy art. 51 ust. 1 lit. c) RWZT.
2.4.4 Przykłady
Znak towarowy złożony z oznaczenia geograficznego lub zawierający oznaczenie
geograficzne będzie z reguły postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako
odniesienie do miejsca, z którego pochodzą towary. Jedynym wyjątkiem od tej reguły
jest przypadek, gdy związek między nazwą geograficzną a produktami jest w oczywisty
sposób tak fantazyjny (na przykład dlatego, że dane miejsce nie jest znane i jest mało
prawdopodobne, aby stało się znane odbiorcom jako miejsce pochodzenia danych
towarów), że w umyśle konsumentów nie powstanie takie skojarzenie.
W tym kontekście stwierdzono wygaśnięcie znaku towarowego MÖVENPICK OF
SWITZERLAND, gdyż dane towary były produkowane (zgodnie ze stanem faktycznym)
wyłącznie w Niemczech, a nie w Szwajcarii (orzeczenie z 12/02/2009 w sprawie R
0697/2008-1 „MÖVENPICK OF SWITZERLAND”)
Również w przypadku, gdy w odniesieniu do „sera koziego” zostanie zarejestrowany
znak towarowy zawierający elementy słowne „kozi” oraz „ser”, a także element
graficzny wyraźnie przedstawiający kozę, po czym zostanie wykazane jego używanie w
odniesieniu do sera z mleka innego niż kozie, stwierdza się wygaśnięcie WZT.
W przypadku gdy w odniesieniu do „odzieży” zostanie zarejestrowany znak towarowy
zawierający elementy słowne „czysta nowa wełna”, a zostanie wykazane jego
używanie w odniesieniu do odzieży wytwarzanej z włókien sztucznych, stwierdza się
wygaśnięcie WZT.
W przypadku, gdy w odniesieniu do „obuwia” zostanie zarejestrowany znak
towarowy zawierający słowa „prawdziwa skóra” bądź odpowiedni piktogram, a
zostanie wykazane jego używanie w odniesieniu do obuwia niewykonanego ze
skóry, stwierdza się wygaśnięcie WZT.
3
Bezwzględne podstawy unieważnienia
3.1
WZT zarejestrowany z naruszeniem art. 7 – art. 52 ust. 1 lit. a)
RWZT
Jeżeli w chwili zgłoszenia WZT stanowił powód zastrzeżenia z jakiejkolwiek przyczyny
wymienionej w art. 7, może on zostać unieważniony lub może zostać stwierdzone jego
wygaśnięcie.
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część D: Unieważnienie
Strona 6
FINAL
01/08/2014
VERSION 1.0
Przepisy prawa materialnego
3.1.1
Ciężar dowodu
Celem postępowania w sprawie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia jest
między innymi umożliwienie Urzędowi weryfikacji ważności rejestracji znaku
towarowego i zajęcia w razie potrzeby stanowiska, które powinien on był zająć z
urzędu podczas procesu rejestracji zgodnie z art. 37 ust. 1 RWZT (wyrok z
30/05/2013 w sprawie T-396/11 „Ultrafilter international”, pkt 20). W związku z tym
Wydział Unieważnień bada stan faktyczny zgodnie z art. 76 ust. 1 RWZT w zakresie
twierdzeń dotyczących stanu faktycznego przedłożonych przez wnioskującego o
unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia (wyrok z 13/09/2013 w sprawie T-320/10
„Castel”, pkt 28). Może przy tym wziąć pod uwagę oczywiste i dobrze znane fakty. Nie
może jednak wykraczać poza argumenty prawne przedstawione przez wnioskującego
o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia.
3.1.2
Rozważane okresy
Sąd orzekł, że to, czy znak towarowy powinien zostać zarejestrowany, czy też
unieważniony, należy oceniać na podstawie sytuacji w dniu zgłoszenia, a nie rejestracji
(wyrok z 03/06/2009 w sprawie T-189/07 „Flugbörse”; potwierdzony postanowieniem z
23/04/2010 w sprawie C-332/09 P „Flugbörse”).
Ogólnie rzecz biorąc, wszelkie zmiany lub wydarzenia po dacie zgłoszenia lub dacie
pierwszeństwa nie będą brane pod uwagę. Na przykład fakt, że po dacie zgłoszenia
oznaczenie stało się powszechnym określeniem używanym w obrocie dla towarów lub
usług, w odniesieniu do których wniesiono o rejestrację, jest co do zasady bez
znaczenia dla celów postępowania w sprawie unieważnienia (ma on znaczenie jedynie
w kontekście postępowania w sprawie wygaśnięcia). Takie fakty mogą jednak być
brane pod uwagę w przypadku oraz w zakresie, w jakim pozwalają one wyciągnąć
wnioski na temat sytuacji w dniu zgłoszenia.
3.1.3
Stosowane standardy
Wytyczne dotyczące rozpatrywania zgłoszeń zawierają szczegółowe informacje na
temat kryteriów stosowanych przy ocenie, czy zgłoszenie WZT spełnia wymogi art. 7.
Kryteria te są identyczne, jak stosowane w postępowaniu w sprawie unieważnienia.
3.2
Zarzuty w stosunku do twierdzeń o braku charakteru
odróżniającego
Znak towarowy, który nie spełnia wymogów art. 7 ust. 1 lit. b), c) lub d) RWZT nie
zostanie unieważniony lub nie zostanie stwierdzone jego wygaśnięcie, jeżeli uzyskał
charakter odróżniający w następstwie używania. Ciężar wysunięcia i uzasadnienia
takiego twierdzenia spoczywa na właścicielu WZT.
Sytuacja zostanie poddana ocenie zgodnie ze stosowną częścią Wytycznych
dotyczących rozpatrywania zgłoszeń.
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część D: Unieważnienie
Strona 7
FINAL
01/08/2014
VERSION 1.0
Przepisy prawa materialnego
Właściciel musi wykazać, że:
-
znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w dniu zgłoszenia bądź przed
nim; lub
charakter odróżniający został uzyskany po rejestracji.
Pierwsza możliwość jest logicznym następstwem brzmienia art. 7 ust. 3 RWZT. W
przypadku gdy wniesiono zastrzeżenia wobec znaku towarowego na mocy art. 7 ust. 1
lit. b), c) lub d) RWZT, zgłaszający może wykazać charakter odróżniający uzyskany w
następstwie używania zgodnie z art. 7 ust. 3 RWZT.
Druga możliwość jest następstwem brzmienia art. 52 ust. 2 RWZT.
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część D: Unieważnienie
Strona 8
FINAL
01/08/2014
VERSION 1.0