Prawna ochrona oznaczeń przedsiębiorców w środowisku domen
Transkrypt
Prawna ochrona oznaczeń przedsiębiorców w środowisku domen
Prawna ochrona oznaczeń przedsiębiorców w środowisku domen internetowych mgr Marcin Podleś LL.M. mgr Małgorzata Orłowska LL.M. Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego I. Wstęp 1. Wprowadzenie W ostatnim czasie jednym z najbardziej powszechnych problemów prawnych związanych z istnieniem i funkcjonowaniem Internetu stały się bardzo liczne spory o rejestrowane w adresach internetowych tzw. nazwy domenowe. W historii nowożytnej dostrzec można wyraźne zmiany zachodzące w sposobie prowadzenia handlu (wymiany towarów i usług). Nikt nie pamięta już czasów, kiedy to na bruku wrocławskiego rynku odbywały się targi, co było naturalnie zgodne z przeznaczeniem tego miejsca. Na przełomie XIX i XX wieku handel “przeniósł się” do budowanych w rynku domów handlowych oraz do hal targowych. Pomimo tego, że od stosunkowo niedawna jesteśmy świadkami niezwykle szybkiego procesu powstawania hipermarketów, to jednak w XXI wieku centralną rolę w procesie wymiany dóbr może zająć internet1. Jest to wynikiem istnienia wielu korzyści jakie internet ze sobą przynosi, przede wszystkim zmniejszania kosztów zawierania transakcji i łatwości dostępu do wielomilionowych rzesz potencjalnych kontrahentów. Ponadto przedsiębiorca, podający na swoich materiałach reklamowych adres swojej witryny internetowej, może być postrzegany jako nowoczesny. Nic więc dziwnego, że tak nasila się zjawisko rejestracji domen internetowych, postrzeganych przez wiele podmiotów jako szyld na wirtualnym rynku. 1 Por. Sitnicki I., Internet jako nowe medium obrotu cywilnoprawnego, M.P., Dodatek: Internet i komputer w kancelarii, s.1. Autor przywołuje określenie Meta Kapitalizm (Nowa Gospodarka) dla opisania zjawisk gospodarczych związanych z rozwojem Internetu. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Opublikowane: 24 sierpnia 2003 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « Szereg wyżej wymienionych korzyści wynikających z posługiwania się Internetem, nie może naturalnie przesłonić całkowicie niebezpieczeństw, które z korzystania z tego medium wynikają. Niektóre mają swoje źródło w niedostatkach współczesnej techniki (np. systemy płatności via Internet), inne zaś w nieprzystosowaniu systemów prawnych do nowo zaistniałego zjawiska e-commerce (gospodarki elektronicznej). Prawnicy mogą naturalnie wpłynąć jedynie na drugą z tych niedoskonałości, poprzez takie zaadoptowanie obowiązujących regulacji prawnych lub przygotowanie nowych, aby przy stosowaniu Internetu uniknąć powstawania stanu niepewności prawa. Dlatego przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka stosowania przepisów o znakach towarowych w obliczu nowych stanów faktycznych występujących w środowisku domen internetowych. 2. Podstawowe wiadomości o Internecie i domenach internetowych Dla lepszego zilustrowania dalszych wywodów dotyczących instytucji prawnych, konieczne wydaje się przybliżenie niektórych wiadomości o funkcjonowaniu Internetu przez pryzmat stosowania domen internetowych, z uwzględnieniem instytucjonalnych ram przewidzianych dla ich rejestracji. Warunkiem komunikacji w Internecie jest jednoznaczna identyfikacja komputerów w niej uczestniczących. Służy temu obecnie 32-bitowy adres numeryczny IP (Internet Protocol) składający się z czterech 8-bitowych liczb z przedziału od 0 do 256, oddzielonych kropkami (tzw. oktety)2. Pierwsza, dwie pierwsze lub trzy (w zależności od klasy sieci3) takie grupy cyfr określają sieć lokalną, do której należy dany komputer. Ostatnia część identyfikuje konkretny host4. Znajomość adresu IP pozwala na wymianę informacji z danym komputerem. Przykładowo przez wpisanie w odpowiednim polu przeglądarki 156.17.93.253, połączymy się z serwerem Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponieważ zapamiętywanie takich ciągów cyfr nie jest łatwe, wprowadzono równolegle tzw. System Nazw Domenowych (Domain-Name-System). Każdemu adresowi IP przypisana jest nazwa5, której budowa opiera się o tzw. Uniform Resource Locators (URLs). W związku z tym domena internetowa składa się z niżej opisanych elementów. 2 Ten system adresowania opiera się na protokole IPv4. W niedługiej przyszłości (szacuje się to na okres pomiędzy 2003 a 2005) 32bitowe adresy IP mają zostać zastąpione, ze względu na malejącą wciąż liczbę dostępnych adresów IPv4, przez adresy 128-bitowe (IPv6), co pozwoli na wykorzystanie 2128 (~3,4*1038) adresów w porównaniu z obecnymi (teoretycznie) 232 (~4,3*109) adresami. Taka ilość wystarczy, aby każdemu telefonowi komórkowemu, każdej lodówce czy ekspresowi do kawy nadać własny adres IP. 3 Szczegóły dotyczące tego systemu adresowania por. S. Garfinkel, G. Spafford, Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie, s. 439 – 442. 4 Hostami nazywane są poszczególne komputery, identyfikowane przy pomocy adresu IP. 5 Możliwe jest przyporządkowanie większej ilości nazw do jednego adresu IP. W drugą stronę, przypisanie jednej domenie kilku adresów IP jest niemożliwe. Por. R. Wegner, Rechtlicher Schutz von Internetdomains, CR 11/1998, s. 677. Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 2 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « Najbardziej na prawo wysunięta tzw. domena pierwszego stopnia (Top-Level-Domain, TLD), dzieli się na: a) tzw. generyczną domenę pierwszego stopnia (generic TLD, gTLD), odnoszącą się do działalności podmiotu rejestrującego (np. “edu“ – dla instytucji edukacyjnych, “museum“ – dla muzeów)6, b) tzw. geograficzną domenę pierwszego stopnia (country code TLD, ccTLD), składającą się zawsze z dwóch liter, przyporządkowaną na podstawie ISO 3166 każdemu krajowi (przykładowo “.pl“ dla Polski, “.de“ dla Niemiec, “.fr“ dla Francji) Kolejny element domeny, tzw. domena drugiego stopnia (Second-Level-Domain, SLD), jest zazwyczaj dowolnie wskazywany przez podmiot wnioskujący o rejestrację, chyba że wybrana zostanie jeszcze domena regionalna (np. “.wroc.pl“) lub funkcjonalna (“.com.pl“)7. Ponadto mogą pojawić się domeny kolejnych stopni, stanowiące dowolnie wybrane nazwy (obowiązkowe w przypadku domen funkcjonalnych i regionalnych). Dla rozwiania wątpliwości terminologicznych8 w niniejszym opracowaniu używane będzie pojęcie nazwy domenowej dla określenia części domeny, wybranej swobodnie przez podmiot wnioskujący o rejestrację, niezależnie od tego czy formalnie należałoby ją przyporządkować do domeny drugiego stopnia, do subdomeny kolejnych stopni, czy też jest wynikiem kombinacji tych elementów. Ostatnim elementem domeny jest nazwa hosta, w World Wide Web zastępowana tradycyjnie skrótem “www”. Zamiana domeny na adres IP (szereg cyfr), używany przez komputery w komunikacji, odbywa się przy pomocy programu, zainstalowanego na specjalnie do tego przeznaczonym serwerze (Domain-Name-Server). Niezwykle istotne jest przy tym dokładne wpisanie domeny (najmniejszy błąd w pisowni spowoduje błędne rozpoznanie żądanej strony); bez znaczenia natomiast jest, czy w nazwie używane są małe czy wielkie litery. 3. Instytucje zarządzające domenami internetowymi Techniczną organizacją Internetu i kontrolą tzw. Root-Server, odpowiedzialnych za funkcjonowanie sieci, zajmuje się powołana w 1998 r. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), będąca organizacją non profit z siedzibą w Marina del Rey, w Kalifornii. Wcześniej zadania te wykonywała IANA - agencja rządowa USA. Domenami generycznymi pierwszego stopnia zarządzają na zlecenie ICANN organizacje wyłanianie w drodze 6 Po rozszerzeniu w listopadzie 2000 roku listy przez ICANN, istnieje 14 gTLD. Por. http://www.domainrecht.de. Por. Chmura R., Włodarczyk W., Bezprawne używanie zarejestrowanych znaków towarowych w adresach domenowych w świetle ustawy o znakach towarowych, [w:] Skubisz R., Internet - problemy prawne, Lublin 1999, s.94. 8 Różne użycia terminu SLD por. Chmura R., Włodarczyk W., op.cit., s. 94 i Ożegalska J., Adresy internetowe a znaki towarowe, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1999 z. 71, s. 75 – 76. 7 Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 3 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « konkursu. Większością z dawnych pięciu generycznych domen pierwszego stopnia (com, net, org, edu i gov) administruje InterNIC. Odpowiedzialność za geograficzne domeny pierwszego stopnia została przekazana instytucjom narodowym w obrębie każdego kraju. W Polsce zarządzaniem domeny „.pl” i większości domen regionalnych i funkcjonalnych zajmuje się NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa), będąca jednostką badawczo-rozwojową z osobowością prawną9. 4. Funkcje domen internetowych Domeny i zasady ich rejestracji ujawniły jako jedne z pierwszych, że specyficzne cechy komunikacji w Internecie rodzą poważne problemy prawne. Aby jednak zrozumieć, co kryje się za sporami o domeny, które członkom zarządów wielu przedsiębiorstw spędziły sen z powiek, kosztowały zawrotne sumy pieniędzy i niejednokrotnie doprowadziły (szczególnie u naszych zachodnich sąsiadów), do sporów sądowych10, trzeba bliżej przyjrzeć się funkcjom, jakie spełniają one w wirtualnej przestrzeni. Punkt wyjścia stanowi funkcja ściśle techniczna. Domena, będąc symbolicznym przedstawieniem adresu IP, a przez to adresem danej strony WWW, umożliwia połączenie się z konkretnym serwerem i wymianę informacji. Z założenia służy więc identyfikacji poszczególnego komputera przyłączonego do sieci, stąd często przywoływana jest analogia do numeru telefonu czy adresu pocztowego11. Nie należy jednak zapominać o tym, że domeny wprowadzono po to, by nie obciążać pamięci użytkowników ciągami cyfr tworzącymi adresy IP. Dlatego jedynie te ciągi cyfr możnaby traktować na równi z numerem telefonu. Są one bowiem tak jak numer telefonu właściwie niezależnym od użytkownika zestawieniem cyfr. Domenę zaś, która jest zazwyczaj przemyślanym, dowolnie wybranym zestawieniem łatwych do zapamiętania wyrazów, pozostających do tego bardzo często w bezpośredniej relacji z nazwą przedsiębiorstwa lub jego działalnością, należałoby raczej porównać do nazwiska czy nazwy jednostki organizacyjnej przypisanej do danego numeru w książce telefonicznej12. Z tego względu może ona spełniać również funkcje nazwy lub oznaczenia13. Wprawdzie pierwotnie domena nie miała na celu identyfikacji osoby prawnej czy fizycznej, a jedynie umożliwienie odróżnienia strony internetowej pod nią się kryjącej od niezliczonej rzeszy 9 Http://www.nask.de Zob. www.netlaw.de. 11 Por. przykładowo Nordemann A., Internet-Domains und zeichenrechtliche Kollisionen, NJW 1997, s. 1892; Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, s. 262 12 Por. Garfinkel S., Spafford G., op.cit., s. 443. 13 Por. przykładowo Wiebe A., Zur Kennzeichnungsfunktion von Domain Names, CR 1998/3, s. 157 – 165; Bücking J., InternetDomains – neue Wege und Grenzen des bürgerlich-rechtlichen Namensschutzes, NJW 1997/29, S. 1886 – 1891; orzeczenia m.in. LG Düsseldorf z 22.09.1998 w sprawie nazar, MMR 1999/6, s. 370; OLG Insbruck z 24.2.1998 “jusline“, MMR 1999/2, s. 92. 10 Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 4 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « innych stron znajdujących się w sieci, jednak poprzez rozpowszechnioną praktykę wyboru nazwiska, firmy czy właśnie znaku towarowego jako części składowej domeny, obok funkcji adresowania pojawiły się jeszcze: funkcja identyfikująca i funkcja indywidualizująca. Domena wskazuje bardzo często na dany podmiot i jego produkty. Ponieważ jest ona wybierana dowolnie, może stać się ważnym składnikiem polityki marketingowej przedsiębiorstwa. Od prostoty i logiki w wyborze nazwy domenowej zależy efekt reklamowy i komunikacyjny, przez co domenie przypisać można duży potencjał identyfikujący14. Wykorzystanie nazwy już używanej w obrocie gospodarczym tworzy nowe możliwości komunikowania z rynkiem. Domenę można przy tym rozumieć jako wskazówkę co do osoby “nadawcy“ informacji. Internauci bowiem, nawet jeśli przyjąć punkt widzenia osoby obeznanej z techniką internetową, łączą z reguły domenę z nazwą szukanego podmiotu i nie zastanawiają się nad tym, że kontakt w internecie następuje z komputerem podłączonym do sieci, a nie bezpośrednio ze strukturą komunikacyjną danego przedsiębiorcy. Przez to oczekują oni również, że dane informacje nie tylko dotyczyć będą podmiotu, który spodziewają się pod daną nazwą znaleźć, ale także od niego pochodzić, a przynajmniej być rozpowszechniane za jego zgodą15. Podsumowując można stwierdzić, że z punktu widzenia interesów przedsiębiorców nie jest obojętne, czy ktoś posługuje się ich oznaczeniami jako nazwami domenowymi, ponieważ domena internetowa może spełniać obok funkcji czysto technicznej zasadniczo te same funkcje co oznaczenia chronione (przykładowo jak firma czy znak towarowy)16. 5. Przedstawienie przedmiotu pracy Zgodnie z wyżej przedstawioną charakterystyką rola domen internetowych w obrocie gospodarczym jest doniosła, a jednocześnie względy techniczne pozwalają naprzyporządkowanie w skali globalnej określonego adresu internetowego tylko jednemu podmiotowi. Stąd istotne wydaje się udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zakresem zastosowania prawa o znakach towarowych może być również objęte środowisko domen internetowych, a w dalszej kolejności kwestia, który z kilku podmiotów jest uprawniony do zarejestrowania określonej nazwy domenowej, jeżeli są oni (w natępstwie zasad specjalizacji lub terytorialności ochrony), niezależnie od siebie uprawnieni do posługiwania się identycznymi znakami towarowymi. 14 Wiebe A., op. cit., s. 158. Tak po raz pierwszy LG Mannheim w orzeczeniu z 8.03.1996 w sprawie domeny heidelberg.de, [w:]CR 1996, s. 353. 16 Tak też Barta J., Markiewicz R., op. cit, s. 261; Ożogalska J., Prawne problemy posługiwania się adresami (domenami) internetowymi w obrocie gospodarczym, Radca Prawny 2001/1, s. 23; Marcinkowska J., Stanisławska-Kloc S., Ochrona oznaczeń indywidualnych wykorzystywanych z adresach internetowych – wybrane zagadnienia, [w:] R. Skubisz, Internet 2000, Lublin 2000, s. 19. 15 Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 5 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « Zasada „kto pierwszy, ten lepszy” w zdobywaniu faktycznego monopolu na posługiwanie się daną domeną internetową może w wielu przypadkach nie odpowiadać poczuciu sprawiedliwości i naruszać prawa podmiotowe innych uczestników obrotu, w tym prawa ochronne na znak towarowy lub prawa ze znaku powszechnie znanego. Dlatego w pracy niniejszej podjęta została próba zbadania zakresu zastosowania przepisów polskiej regulacji prawa o znakach towarowych17 na polu ochrony praw przedsiębiorców przed naruszeniami ich interesów podczas procesu przesuwania się części rynku do “wirtualnego świata”, właśnie na etapie rejestracji domen internetowych. Nie chodzi tutaj przy tym o rozważenie problemu internetu jako obszaru wolnego od regulacji prawnej, ale jako obszaru kreującego nowe sytuacje prawne i będącego tłem dla nowych stanów faktycznych. II. Skuteczność prawa ochronnego na znak towarowy i na znak powszechnie znany w związku rejestracją domen internetowych 1. Zasady rejestracji domen internetowych Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w kontekście ochrony znaków towarowych Rozważania warto zacząć od zbadania reguł rządzących rejestracją domen internetowych w Polsce, na podstawie zasad rejestracji Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), tj. podmiotu administrującego w naszym kraju domenami internetowymi18. Zgodnie z zasadami ogólnymi rejestracji domen internetowych „(...)NASK usunie nazwę domeny, gdy zostanie mu doręczony prawomocny wyrok sądu potwierdzający wyłączne prawo do nazwy domeny podmiotu innego niż abonent(...)”19. Tym samym w sposób wyraźny zarzucono koncepcję tworzenia osobnej sfery prawnej dla domen internetowych. W poprzedniej wersji zasad rejestracji z dnia 4.02.1998 NASK zastrzegała sobie ponadto prawo do natychmiastowego usunięcia delegacji domeny, w razie doręczenia decyzji Urzędu Patentowego potwierdzającej prawa innego podmiotu do nazwy20. Tym samym podmiot dokonujący zgłoszenia do rejestracji nazwy domenowej zarejestrowanej już na rzecz innego podmiotu, mógł mimo to liczyć na rejestrację wnioskowanej domeny. Obecne ukształtowanie zasad rejestracji jest o tyle doniosłe, iż nie wystarcza już przedstawienie NASK świadectwa ochronnego Urzędu Patentowego, ale (jak wskazano wyżej) wymagane jest prawomocne orzeczenie sądu, aby postąpić wbrew zasadzie pierwszeństwa co do czasu przy 17 Obecnie (stan na 28.04.2001) jeszcze przedmiot regulacji ustawy o znakach towarowych z dnia 31.01.1985 roku, Dz.U.85.5.17., a w niedługiej przyszłości ustawy Prawo własności przemysłowej, z dnia 30.06.2000. 18 Są to według informacji umieszczonych na stronach internetowych NASK: domena krajowa „.pl” oraz domeny funkcjonalne i regionalne drugiego poziomu, www.dns.pl/rejestracja-domen.html 19 Por. pkt 6 tych zasad - www.dns.pl/zasady.html. Ponadto w sposób szczególny uregulowana została kwestia rejestracji nazw województw, powiatów i gmin- por. pkt 4d zasad ogólnych. 20 Chmura R., Włodarczyk W., Bezprawne używanie zarejestrowanych znaków towarowych w adresach domenowych w świetle ustawy o znakach towarowych, [w:] Skubisz R., Internet-problemy prawne, Lublin 1999, s.97. Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 6 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « rejestracji domeny internetowej21. To odejście od tego rodzaju automatyzmu przy ustalaniu wyłącznie uprawnionego do nazwy domenowej w związku ze znakiem towarowym było niewątpliwie uzasadnione złożonością materii stosunku prawa znaków towarowych do domen internetowych; złożoności mogącej być rozstrzyganej każdorazowo jedynie przez niezawisłe sądy. Całą sprawę pogarsza jednak fakt, że NASK nie jest w stanie każdorazowo zweryfikować uprawnienia wnioskodawcy do posługiwania się pożądaną nazwą domenową w domenie internetowej22. 2. Przybliżenie istoty znaku towarowego Z kolei dla udzielenia odpowiedzi na pytanie o możność ingerencji w prawo ze znaku towarowego poprzez użycie określonej nazwy domenowej w domenie internetowej, a tym samym o możliwość stosowania w takich przepisów ochronych ze znaków towarowych, warto krótko przybliżyć samą istotę znaku towarowego. Definicja legalną znaku towarowego w zawarta została w art. 120 p.w.p.23., według którego znakiem towarowym może być każde oznaczenie nadające się do odróżniania w obrocie towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Przyjmuje się, iż znak towarowy jest dobrem niematerialnym, służącym identyfikacji towarów, a prawo do niego jest prawem o charakterze bezwzględnym24. W p.w.p. zawarto również egzemplifikację form przedstawieniowych znaku towarowego, które jednak na etapie badania istoty znaku towarowego stanowią kwestią drugorzędną. Są one bowiem tylko o tyle ważne, o ile służą realizacji funkcji podstawowej znaku wskazaniu pochodzenia towaru25. 3. Przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy a domeny internetowe Ogólnie można stwierdzić, że przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy wyczerpuje bezprawne używanie danego oznaczenia w charakterze znaku towarowego w obrocie gospodarczym dla towarów objętych rejestracją lub podobnych, jeżeli stwarza niebezpieczeństwo 21 Zgodnie z art.53 u.z.t., sprawy roszczeń określonych w art. 20 u.z.t, tzn. o naruszenie prawa z rejestracji , są rozstrzygane w trybie postępowania sądowego lub arbitrażowego. 22 Hofmokl T., Ziółkowska M., op.cit., s. 117. Podobne problemy dotyczą również instytucji administrujących domenami internetowymi w innych krajach, np. DENIC w Niemczech, któremu zgłaszanych jest codziennie ok. 10000 domen do rejestracji. Powoduje to dyskusję nad odpowiedzialnością takich instytucji za rejestrację określonych nazw domenowych, por. sprawę www.heil-hitler.de; Kort M., Namens- und markenrechtliche Fragen bei der Verwendung von Domain-Namen, DB, s.249-257. 23 Art. 120 p.w.p. 24 Promińska U., Ustawa o znakach towarowych. Komentarz, Warszawa 1998, s.16 25 Niezmiernie ważne ze względów ekonomicznych są jednak również funkcje: jakościowa i reklamowa znaku towarowego. Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 7 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « konfuzji26. Te przesłanki wymagają bardziej szczegółowego przedstawienia w kontekście możliwych naruszeń prawa ze znaku towarowego w środowisku domen internetowych. Ustalenie spełnienia przesłanki bezprawności może stanowić w wielu przypadkach spory problem. Konkurencyjność podstaw rejestracji danej nazwy domenowej skłania do ustalenia kryteriów pierwszeństwa i tym samym wskazania „lepszego” prawa. Przykładowo pomimo tego, iż prawo do rejestracji nazwy domenowej odpowiadającej własnemu nazwisku można uznać za wykonywanie prawa na dobrach osobistych, w orzecznictwie niemieckim istnieje tendencja do nakładania obowiązku posłużenia się dodatkiem odróżniającym nazwisko od innej nazwy27. Wydawanie rozstrzygnięcia w takiej sprawie powinno nastąpić dopiero po rozważeniu interesów zainteresowanych podmiotów, ze względu na długość używania danego oznaczenia, stopień jego rozpowszechnienia i jego wartość28. Stosowanie takich kryteriów powinno mieć zatem miejsce w razie istnienia większej liczby podmiotów uprawnionych do danego oznaczenia, zatem nie używających go w sposób bezprawny, a jednocześnie pragnących wykorzystać go jako nazwę domenową. Kolejną przesłanką naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy jest przesłanka użycia oznaczenia w obrocie gospodarczym. Ze względu na tendencję do szerokiego interpretowania pojęcia “obrotu gospodarczego” przesłanka ta znajduje swoje urzeczywistnienie również w środowisku domen internetowych. Pod pojęciem „obrót gospodarczy” mieści się bowiem nie tylko wykorzystywanie stron internetowych, do których „prowadzi” domena internetowa do celów komercyjnych, ale także oferowanie do sprzedaży samej domeny (nawet tylko jednej)29. Innym koniecznym warunkiem dla uzyskania ochrony z zarejestrowanego znaku towarowego jest używanie spornego oznaczenia w charakterze znaku towarowego. Przy tej przesłance pojawia się problem dotykający samej istoty znaku towarowego, a dotyczący związku znaku towarowego z jego substratami30. Uznaje się bowiem w doktrynie, iż „(...)posługiwanie się w obrocie gospodarczym zarejestrowanym oznaczeniem w celach innych niż wyróżnianie produktu 26 Por. Chmura R., Włodarczyk W., Bezprawne używanie zarejestrowanych znaków towarowych w adresach domenowych w świetle ustawy o znakach towarowych, [w:] Skubisz R., Internet-problemy prawne, Lublin 1999, s. 100; Promińska U., op.cit., s.79-88. 27 Kort M., op.cit., s.254 Ibidem, s.254. Autor wskazuje na przypadki z orzecznictwa (sprawa “krupp.de”- OLG Hamm, sprawa “shell.de”- OLG Monachium), w których wydano zakaz używania nazwiska w charakterze nazwy domenowej. Zgodnie z orzeczeniem LG Frankfurt z 24.05.2000, instytucja administrująca domenami internetowymi może zostać zobowiązana do nieprzydzielania określonych nazw domenowych osobom trzecim, jeżeli jest to sprzeczne z prawem do nazwiska, do nazwy czy prawem ze znaku towarowego innej osoby. 28 29 Marcinkowska J., Stanisławska-Kloc S, Ochrona oznaczeń indywidualizujących w adresach internetowych- wybrane zagadnienia, [w:] Skubisz R., Internet 2000, Lublin 2000, s. 30. Samo rejestrowanie domen przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej nie jest poza tą sytuacją “użyciem w obrocie gospodarczym”. 30 Por. pkt 2.1. Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 8 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « nie jest wykonywaniem prawa z rejestracji”31. Czy w takim razie można przyjąć, iż nazwa domenowa będzie używana jako znak towarowy? Niewątpliwie zależne jest to od funkcji jaką spełnia domena internetowa w konkretnej sytuacji32. Uzasadnione wydaje się poszukiwanie istnienia chociażby pośredniego związku domeny internetowej z towarem zbywanym bądź prezentowanym on-line w wypadku, gdy jakaś grupa użytkowników internetu wie o możliwości zakupu na tych stronach określonych towarów. Tym samym już skojarzeniowy stosunek nazwy domenowej z towarami lub usługami „właściciela” domeny należy w nowych warunkach uznać za wystarczający aby stwierdzić, że dana nazwa domenowa używana jest w charakterze znaku towarowego33. Domeny występują bowiem wtedy w roli wskazującej na pochodzenie towarów poprzez odwołanie do stron internetowych przedsiębiorstwa - jego elementu w znaczeniu przedmiotowym. Badania dopuszczalności używania danej nazwy domenowej pod kątem funkcji pełnionej przez daną domeną internetową niewątpliwie nie polepsza jednak sytuacji podmiotu, które prawa swoje do ochrony określonego oznaczenia ma opierać na przepisach p.w.p. o znakach towarowych. Udzielenie ochrony z p.w.p. jest ponadto uzależnione od zaistnienia niebezpieczeństwa wystąpienia konfuzji u potencjalnych klientów. Konfuzja jest rozumiana jako zaistnienie ryzyka pomyłki34. Dla uczynienia zadość tej przesłance jest więc wystarczające wystąpienie samej możliwości wprowadzenia w błąd klientów co do pochodzenia towarów. Szczególnie ze względu na metodę subiektywną oceny podobieństwa towarów i znaków35 należy podkreślić, że w wyniku rozpowszechnienia się dostępu do internetu jego użytkownicy nie mogą być traktowani jako grupa osób dysponująca szczególną wiedzą, znajdująca się na wyższym poziomie rozwoju intelektualnego niż reszta społeczeństwa. Musi to oczywiście wpłynąć na sposób ustalania poziomu rozważności klientów przy badaniu niebezpieczeństwa konfuzji. Jednakże, zgodnie z treścią ustawy – prawo własności przemysłowej, wystąpienie przesłanki wprowadzenia w błąd klientów co do pochodzenia towaru nie jest konieczne dla zastosowania przepisów o chronie znaków towarowych, jeżeli istnieje identyczność danego oznaczenia ze znakiem towarowym już zarejestrowanym i zarazem identyczność oznaczanych towarów36. Przesłanka niebezpieczeństwa konfuzji odzyskuje jednak swoje konstytutywne znaczenie już w przypadku podobieństwa samych oznaczeń przy identyczności towarów, 31 Skubisz R., Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 131. 32 Tak również Chmura R., Włodarczyk W., Bezprawne używanie zarejestrowanych znaków towarowych w adresach domenowych w świetle ustawy o znakach towarowych, [w:] Skubisz R., Internet-problemy prawne, Lublin 1999, s. 104. 33 Fezer, Karl-Heinz, Die Kennzeichenfunktion von Domainnamen, WPR Juli/August 2000, s. 670-671. 34 Promińska U., op.cit., s. 80. Ibidem, s.38. Autorka uznaje metodę subiektywną za odnoszącą się (w odróżnieniu do metody obiektywnej) nie do badania samego podobieństwa towarów, ale do psychologii klienteli. 36 Por. art. 296 ust. 2 pkt. 1 35 Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 9 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « lub identyczności oznaczeń w przypadku podobieństwa towarów37. Wolna od konieczności wystąpienia omawianej przesłanki jest ponadto kategoria renomowanych znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji38. W taki sposób kształtują się więc przesłanki naruszenia prawa ze znaku towarowego przy szczególnym uwzględnieniu nazw domenowych. W związku z powyższym można przyjąć, iż ochrona wynikająca z przepisów p.w.p. o znakach towarowych może również znaleść swoje zastosowanie w środowisku domen internetowych, choć jest to uzależnione od szeregu wyżej wskazanych warunków. 4. Problematyka znaków powszechnie znanych w kontekście ich ochrony przed naruszeniami w domenach internetowych Ustawa przewiduje również jako drugą grupę znaków towarowych tzw. znaki powszechnie znane, w związku z czym występują obok praw z rejestracji znaku towarowego również prawa do znaku powszechnie znanego (znaku notoryjnego)39. Do nabycia przez dane oznaczenie atrybutu powszechności przyjmuje się jako warunek znajomość oznaczenia wśród więcej niż 50% potencjalnych nabywców40. Ta kategoria objęta była dawniej hipotezą przepisu art. 20 u.z.t., na podstawie którego korzystający w Polsce ze znaku powszechnie znanego (a nie zarejestrowanego), mógł tylko wtedy żądać unieważnienia prawa z rejestracji znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli zarejestrowany znak towarowy był podobny w takim stopniu do znaku powszechnie znanego, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby spowodować niebezpieczeństwo konfuzji. Ponadto uprawniony ze znaku powszechnie znanego w Polsce mógł na tych samych zasadach żądać zaprzestania używania tego znaku lub znaku podobnego przez inne przedsiębiorstwo dla towarów tego samego rodzaju. W doktrynie41 wskazywano na wyjątkowo wąski zakres ochrony tego rodzajów znaków na gruncie polskiej u.z.t. w porównaniu z treścią regulacji innych prawodawstw42. Szczególnie słabość tego uregulowania mogła ujawnić się w środowisku internetu. Ze względu bowiem na techniczną niemożliwość zarejestrowania dwóch identycznych domen internetowych, „zablokowanie” uprawnionemu ze znaku powszechnie znanego dostępu do domeny internetowej, która nakierowywać miałaby 37 Por. art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Ustawodawca posługuje się tutaj sformułowaniem spowodowania wśród części odbiorców błędu polegającego w szczególności na skojarzeniu między znakami. 38 Por. art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. 39 W takim wypadku notoryjność (powszechna znajomość) zastępuje samą rejestrację jako warunek konieczny do nabycia prawa do znaku towarowego, tak: Promińska U., op.cit., s. 98; por. jednak bardzo nieostrą definicję legalną znaków towaroych powszechnie znanych zawartą w p.w.p. – art. 120 ust. 3 pkt. 3. 40 Skubisz R., op.cit., s.119, Promińska U., op.cit., s. 97. 41 Ożegalska J., Adresy internetowe a znaki towarowe, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1999 z. 71, s.105. 42 Na przykład w prawodastwie niemieckim znane znaki towarowe (bekannte Marken) są chronione również wtedy, gdy inny (niż uprawniony ze znaku) podmiot posłuży się podobnym oznaczeniem nawet w stosunku do niepodobnych towarów. Takie użycie musi jednak pociągać za sobą osłabienie zdolności odróżniającej znaku lub jego renomy- por. Berlit W., op.cit., s. 121. Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 10 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « klientów na jego strony internetowe, może wywoływać szczególnie uciążliwe skutki. To właśnie powszechnie znane znaki towarowe najczęściej padają ofiarą zjawiska określanego jako „piractwo domenowe” (cyberquotting, Domain-Grabbing). Polega ono na rejestrowaniu dobrze znanych w obrocie gospodarczym oznaczeń jako nazw domenowych, w celu ich odsprzedaży podmiotom posługującym się nimi w pozainternetowym obrocie gospodarczym. Tendencje w orzecznictwie a nawet prawodawstwie43 państw o rozwiniętej gospodarce rynkowej44 wskazują na podjęcie przez te państwa aktywnego działania w celu ochrony rodzimych przedsiębiorców przed naruszeniami ich praw własności przemysłowej na skutek piractwa domenowego. Samo piractwo domenowe rozwija się również w Polsce45, nie będąc jednak celowo nagłaśniane, aby nie wywołać intensyfikacji tego zjawiska. Na gruncie nowej regulacji (p.w.p.) ustawodawca zdał się dostrzec zarysowane wyżej słabości dotychczasowej ochrony tej kategorii znaków towarowych46. W konsekwencji tego dla pewnej grupy znaków towarowych powszechnie znanych został przewidziany szerszy (w porównaniu z u.z.t.) zakres ochrony przed naruszeniami. Mianowicie poprzez odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisu o ochronie renomowanego znaku towarowego, znak powszechnie znany i jednocześnie renomowany jest chroniony przed używaniem oznaczeń identycznych lub podobnych w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, o ile takie używanie może przynieść używającemu to oznaczenie nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku powszechnie znanego i renomowanego. Dodatkowo samodzielną przesłanką negatywną dla udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest występowanie podobnego lub identycznego znaku towarowego powszechnie znanego będącego nośnikiem określonej renomy dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy tego znaku lub przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść47. 43 Dobrym przykładem może być tutaj wprowadzenie kolejnej już zmiany do amerykańskiego federalnego aktu prawnego chroniącego znaki towarowe- Lanham Act. W wyniku podpisania 30.11.1999 przez prezydenta USA Antycybersquatting Consumer Protection Act, do Lanham Act wprowadzono §43(d). Na podstwie tego przepisu podmiot prawa ze znaku towarowego może wystąpić z powództwem przeciwko każdemu, kto dokonuje rejestracji nazwy domenowej w nieuczciwym zamiarze wzbogacenia się na znaku towarowym, handlując domeną lub używając jej. Nazwa domenowa musi być jednak identyczna ze sławnym znakiem towarowym lub powodować jego rozwodnienie czy niebezpieczeństwo konfuzji; por. Heitmann K., USA: Neues Gesetz gegen Cyberpiraterie, K&R, Heft 7/2000, s.327-330. 44 Por. Ożogalska J., Adresy internetowe a znaki towarowe, Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej, Rok 1999, z. 71., s.82-99. Autorka przybliża treść orzeczeń sądowych zapadłych w sprawach dotyczących domen internetowych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech. 45 Por. Gajos D., Niech rozsądzi nas arbiter, Rz. 2000.11.30. 46 Ustawodawca definiuje w art. 120 ust. 3 pkt 3 p.w.p. znaki towarowe powszechnie znane jako znaki, które nie są zarejestrowane. 47 Por. art. 132 ust.2 ust. 3. W przepisie tym mowa jest o odpowiednim stosowaniu do znaku powszechnie znanego reguł o renomowanym zarejestrowanym znaku towarowym. Ze względu na fakt, iż ochrona powszechnie znanego znaku towarowego przed rejestracją znaku identycznego lub podobnego została uregulowana w art. 132 ust.1 pkt 2 i uzależniona od odnoszenia się obu oznaczeń do towarów tego samego rodzaju, należy potraktować przepis art. 132 ust.2 ust. 3 jako lex specialis. Tym samym jedynie znaki powszechnie znane o określonej renomie będą korzystać z dalej idącej ochrony. Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 11 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « 5. Problem podobieństwa nazwy domenowej do danego znaku towarowego Charakteryzując zakres prawa z rejestracji znaku towarowego wyróżnia się w doktrynie stronę pozytywną i stroną negatywną tego prawa48. O ile przedsiębiorca, na rzecz którego zarejestrowany został znak towarowy, nabywa wyłączne prawo do jego używania na całym terytorium państwa dla towarów objętych rejestracją, to przepis art. 296 ust. 2 p.w.p. dookreśla ponadto treść prawa wyłącznego, formułując zakres jego ochrony49. Zgodnie tym przepisem zakazane jest również używanie znaku podobnego dla towarów objętych rejestracją lub podobnych do nich, jeżeli stwarza to niebezpieczeństwo konfuzji. Z kolei negatywna strona prawa ochronnego na renomowany znak towarowy nie jest determinowana przez przesłankę konfuzji. Dla zaktualizowania ochrony prawnej znaku towarowego należącego do tej kategorii nie jest więc konieczne istnienie niebezbieczeństwa wprowadzenia klientów w błąd poprzez używanie innego oznaczenia. To samo odnosi się do znaków powszechnie znanych i renomowanych50. Pomijając na razie problemy związane z wyrażonymi w treści prawa wyłącznego zasadami specjalizacji i terytorialności51, można przy rozważaniu negatywnej strony prawa ze znaku, skoncentrować się na sposobie ustalania podobieństwa nazw internetowych ze znakami towarowymi czy tez znakami powszechnie znanymi. Rozważając kwestię podobieństwa należy zwykle porównywać sam znak z domeną drugiego stopnia. Resztę stanowią jedynie elementy konieczne z punktu widzenia technicznego52. Czasem niezbędne jest jednak również uwzględnienie domeny pierwszego stopnia53. W niektórych wypadkach stan identyczności utrzymuje się nawet w razie użycia dodatku w nazwie domenowej, jeżeli nie ma on charakteru odróżniającego, a domena trzeciego poziomu (lub subdomena) pokrywa się ze znakiem towarowym. Ponadto w literaturze niemieckiej istnieje spór o możność stosowania tradycyjnych wyznaczników powstawania niebezpieczeństwa konfuzji w środowisku Internetu54. Problem pogłębia jeszcz brak możliwości występowania w domenach internetowych tylu form przedstawieniowych znaków towarowych, co „w niewirtualnym” obrocie gospodarczym. Z drugiej strony techniczna strona funkcjonowania Internetu uniemożliwia uzyskanie połączenia z danym serwerem, w przypadku 48 Sołtys B., Formy naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, Rejent 11/92, s.49. Chmura R., Włodarczyk W., Bezprawne używanie zarejestrowanych znaków towarowych w adresach domenowych w świetle ustawy o znakach towarowych, [w:] Skubisz R., Internet-problemy prawne, Lublin 1999, s.99 50 Por. art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. w związku z art. 301 p.w.p.. 51 Por. pkt 2.5. 49 52 Np. www. jako oznaczenie logiczne serwera; tak: Apel J., Große-Ruse H., Markenrecht versus Domainrecht, WRP, s.817. 53 Np. w domenie www.france-tele.com 54 Apel J., Große-Ruse H., op.cit., s.819-8230; Renck A, Scheiden allgemeine Begriffe und Gattungsbezeichnungen als Internet-Domains aus? Wettbewerb in Recht und Praxis, 3/2000, s.267; domiennie jednak Kort M., op.cit., s.257 oraz Fezer, Karl-Heinz,op.cit., s.669-670 - Autor postuluje dokonanie dogmatycznej i systemowej integracji “prawa domenowego” do prawa oznaczeń, w tym do prawa znaków towarowych. Jednocześnie krytykuje wprowadzanie nowych reguł definiowania występowania konfuzji dla potrzeb domen internetowych, dla zniwelowania stanu niepewności prawa. Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 12 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « chociażby minimalnej zmiany nazwy domenowej (np. zamiany czy pominięcia pojedynczej nawet litery)55. Niezależnie od tych technicznie determinowanych względów uznaje się w odniesieniu do znaków towarowych o niewielkiej zdolności odróżniającej, że wystarczą minimalne zmiany, aby zniwelować ryzyko konfuzji przy nazwie domenowej56. W związku z powyższym, mając na uwadze fakt, że obrót elektroniczny nie jest wyłączony spod zakresu zastosowania obowiązującego prawa i uwzględniając funkcje domen internetowych, nie wydaje się celowe tworzenie dodatkowych reguł rozstrzygających samą kwestię podobieństwa ze względu na ewentualną ochronę znaku towarowego, używanego lub mającego być używanym jako nazwa domenowa. Zasady ustanowione przez ustawodawcę w ustawie p.w.p. dla znaków towarowych rozwinięte w orzecznictwie i doktrynie stanowią tutaj wystarczającą podstawę dla rozstrzygania ewentualnych sporów, z zastrzeżeniem zasady nieuwzględniania przy ustalaniu istnienia podobieństwa do danego znaku towarowego elementów koniecznych jedynie z punktu widzenia technicznego. III. Zasady specjalności i terytorialności, a warunki funkcjonowania Internetu 6.1. Informacje ogólne Pomimo ogólnego uznania stosowalności przepisów o ochronie znaków towarowych do naruszeń zwązanych z rejestracją nazw domenowych, skuteczność tej ochrony znakach towarowych poddawana jest jednak w innym zakresie ciężkiej próbie. W środowisku Internetu powstają bowiem nowe stany faktyczne. Sytuację komplikuje tutaj globalny charakter Internetu i występowanie tzw. „efektu blokowania” domen internetowych w połączeniu z przyjętą we wszystkich systemach prawnych57 ograniczoną terytorialnie i zazwyczaj przedmiotowo ochroną znaków towarowych. Są to tak zwane zasady terytorialności i specjalności. Zasada specjalizacji sprowadza się do łączenia znaku towarowego tylko z towarami (usługami) wskazanymi w podaniu stanowiącym podstawę wszczęcia postępowania rejestracyjnego. W przypadku znaków powszechnie znanych będą to towary (usługi) „powszechnie” kojarzone ze znakiem przez klientów58. W obrocie tradycyjnym traktowanie podobieństwa towarów jako kwestii wstępnej przy badaniu przesłanek rejestracji znaku towarowego, z możliwością uwzględnienia również odczuć klientów, pozwala wykluczyć zaistnienie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd klientów co do pochodzenia towarów, 55 Por. I. 2. Tak: OLG Hamm, orzeczenie z 28.05.1999 w sprawie Pizza direkt. 57 Tak: Prominska U., op.cit., s.9 58 Por. pkt 2.3. 56 Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 13 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « ze względu na podobne oznaczenia. Jednocześnie za sprawą takiego rozwiązania istnieje możliwość posługiwania się przez większą liczbę przedsiębiorców podobnymi (czy wręcz identycznymi) oznaczeniami dla towarów z różnych klas, co dobrze odpowiada potrzebom obrotu gospodarczego, uwzględniając tutaj również negatywną stronę prawa ze znaku. Zupełnie inaczej wygląda jednak sytuacja w Internecie, ze względu na wyżej już sygnalizowany brak technicznej możności zarejestrowania dwóch identycznych domen internetowych (efekt blokowania). Któremu bowiem z podmiotów uprawnionych ze znaku towarowego o identycznej treści a różnej klasie towarów należy przyznać prawo do używania nazwy domenowej w postaci najprzystępniejszej dla klienta59? Sam kształt nazwy domenowej jest bowiem niezmiernie ważny z uwagi na praktykę wprowadzania przez potencjalnych klientów- użytkowników Internetu -samego znaku towarowego, jako nazwy domenowej do okienka adresowego, a nie korzystanie z tzw. „wyszukiwarek internetowych” oraz z uwagi na funkcję marketingową domen internetowych. W wyniku obowiązywania zasady specjalizacji możliwe jest powstanie sytuacji, w której podmiot uprawniony ze znaku towarowego nie będzie mógł korzystać z ochrony przewidzianej w p.w.p., jeżeli inny podmiot podmiot zarejestruje identyczną ze znakiem towarowym nazwę domenową, o ile tylko będzie ona dotyczyć towarów nieobjętych znakiem towarowym60. Problem ten nie będzie na obszarze Polski dotyczył już ochrony renomowanych zarejestrowanych znaków towarowych oraz znaków powszechnie znanych. Ich ochrony nie jest bowiem uniezależniona od zaistnienia niebezpieczeństwa konfuzji61 oraz od związku jedynie z określonymi towarami (usługami). Ta kategoria znaków towarowych jest więc ze względu na swoją renomę szczególnie chroniona. Mimo tego konieczne jest rozważenie reguł, mogących w sposób odpowiadający zasadom słuszności podzielić światowe zasoby domenowe między podmioty uprawnione. 6.2. Sposoby przyznawania nazw domenowych w sytuacji istnienia większej liczby podmiotów uprawnionych do danej nazwy domenowej W pierwszej kolejności zbadać należy możliwości podziału domen internetowych między podmioty niezależnie od siebie uprawnione ze znaków towarowych chronionych na obszarze Polski, wśród których powstał spór o rejestrację domeny internetowej z nazwą domenową odpowiadającą znakowi towarowemu w przypadku każdego z uprawnionych ze znaku 59 Przykładowo www.znak®.com, a nie www. znak®-piece.com, czy www.znak®-kosmetyki.com. Tak też OLG Frankfurt nad Menem w sprawie “alcon.de“ w odniesieniu do użycia znaku towarowego zgodnie z jego charakterem w domenie internetowej- niebezpieczeństwo konfuzji nie istnieje, gdy pomimo identyczności oznaczeń, różny jest przedmiot działalności danych przedsiębiorstw. 61 Por. II. 3 i II. 4. 60 Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 14 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « towarowego. Właśnie taka sytuacja może bowiem mieć miejsce w następstwie obowiązywania zasady specjalności. Można proponować różnorodne sposoby rozwiązania tej kwestii, z zastrzeżeniem, że chodzi o przypadek użycia domeny w charakterze znaku towarowego: a) uznanie zasady prior tempore potior iure przy rejestracji domen względem kilku podmiotów uprawnionych do znaku towarowego, b) przyznanie prawa do nazwy domenowej temu z podmiotów uprawnionych, który najwcześniej objęty był ochroną ze znaku towarowego. Przyjęcie żadnego z wyżej wymienionych wariantów nie prowadzi do w pełni zadowalających efektów. Zastosowanie zasady pierwszeństwa może się wydawać całkiem rozsądne, gdyż sukces przedsiębiorcy zależy w gospodarce rynkowej od szybkości podejmowanych przez niego działań. Będzie to jednak w oczywisty sposób zamykało formalnie uprawnionym ze znaku towarowego (poza pierwszym) możliwość zarejestrowania samego znaku jako nazwy domenowej. Z kolei ustalanie uprawnienia do rejestracji nazwy domenowej identycznej ze znakiem towarowym dwóch (lub większej liczby) uprawnionych z tego znaku, oparta na kryterium kolejności rejestracji znaków towarowych, może być również z innych względów zawodna. Trudno jest bowiem czasami jednoznacznie ustalić to kryterium biorąc pod uwagę kategorię znaków powszechnie znanych oraz szczególne rodzaje pierwszeństwa nabycia prawa ze znaku towarowego. W związku z powyższym, możliwe do zaproponowania są następujące rozwiązania, zmierzające do możliwie największego zrównania sytuacji kilku podmiotów uprawnionych z takiego samego (gdy chodzi o treść słowną a nie formy przedstawieniowe i zakres) znaku towarowego: c) skłonienie każdego z uprawnionych do używania różnych domen pierwszego stopnia,62 d) nałożenie na każdego z uprawnionych obowiązku posłużenia się dodatkami odróżniającymi przy rejestrowaniu nazwy domenowej, e) uznanie, że domena internetowa będzie prowadzić do wspólnej internetowej strony tytułowej, na której znajdować się będą odnośniki (linki) do stron poszczególnych podmiotów uprawnionych ze znaku towarowego identycznego jak nazwa domenowa63. Żadne jednak z wymienionych w drugiej grupie rozwiązań nie jest bez zastrzeżeń. Posługiwanie się różnymi domenami pierwszego stopnia (TLD) może doprowadzić do naruszenia interesów któregoś z podmiotów uprawnionych, ze względu na możliwość wystąpienia 62 Na przykład jeden podmiot objąłby domenę www.znak®.com, a drugi www.znak®.pl. Por. Apel J., Große-Ruse H., op.cit., s. 820. Autorzy podają jako przykład takiej „pokojowej” koegzystencji dwóch przedsiębiorców domenę www.scrable.com. 63 Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 15 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « w konkretnym przypadku szczególnej atrakcyjności danej domeny64. Obowiązek posługiwania się dodatkowymi oznaczeniami odróżniającymi mógłby spowodować, że dana nazwa domenowa, identyczna ze znakiem towarowym, nie mogąc być zarejestrowana na rzecz żadnej z osób uprawnionych ze znaku towarowego, zostałaby zarejestrowana przez osobę trzecią. Co się zaś tyczy konstruowania strony tytułowej, do której “prowadzi” wspólna domena, to pomysł ten wydaje się być raczej utopijny. Jego realizację uniemożliwiać może częste zróżnicowanie krajów pochodzenia podmiotów uprawnionych ze znaków towarowych w połączeniu z terytorialną ochroną samych znaków, jak również problem podziału kosztów. Biorąc pod uwagę powyższe warianty, w sytuacji istnienia kilku podmiotów uprawnionych z różnych praw ochronnych na znak towarowy, które jako nazwa domenowa (ubogość form przedstawieniowych w środowisku domen internetowych) są identyczne, pierwszeństwo należałoby mimo wszystko dać podmiotowi pierwszemu co do czasu przy rejestracji domeny. Inaczej kształtuje się problem, gdy podmiot uprawniny z prawa ochronnego na znak towarowy został uprzedzony w procesie rejestracji domeny internetowej przez osobę nieuprawnioną ze znaku towarowego do danej nazwy domenowej, ale kwestionującą w konkretnym wypadku ochronę prawa ze znaku towarowego z uwagi na zasadę specjalizacji65. Ze względu bowiem na obowiązywanie zasady specjalizacji, ochrona przewidziana przepisami o znakach towarowych okazuje się być wtedy niewystarczająca. Nie godząc się z uzyskanym rezultatem część doktryny niemieckiej próbuje go zmienić przy pomocy uznania samych stron internetowych za towary mogące wprowadzić w błąd potencjalnych klientów- użytkowników Internetu, którzy pod daną domeną spodziewają się znaleźć strony internetowe określonego przedsiębiorstwa66. Nie jest to jednak pogląd dominujący w orzecznictwie niemieckim67. Zwraca się bowiem uwagę na fakt, iż nawet jeśliby uznać strony internetowe za towar, to zgodnie z zasadą specjalizacji ich ochrona i tak ograniczałaby się do 38 klasy klasyfikacji nicejskiej (komunikacja)68. Tymczasem w polskiej doktrynie wskazuje się na niedopuszczalność, ze względu na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, rejestracji danego oznaczenia dla towarów i usług innego rodzaju, gdy ta rejestracja dokonywana jest w celu wykorzystania renomy cudzego znaku 64 Jeśli przykładowo istnieć będą dwa lub więcej przedsiębiorstwa dostarczające towary wyłącznie na rynek krajowy tego samego państwa, to będą one najprawdopodobniej zainteresowane raczej rejestracją domeny geograficznej pierwszego stopnia. Odpowiednio odwrotnie sytuacja będzie kształtowała się w razie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze kilku państw z domeną pierwszego stopnia “.com”. 65 Odnośnie innych uprawnień do danego oznaczenia, niż wynikające z prawa ochronnego na znak towarowy, por. punkt II.3. 66 Tak wyrok LG Düsseldorf w sprawie Epson. Był to jednak przypadek tzw. piractwa domenowego. 67 Por. OLG Hamm, orzeczenie z 28.05.1999 w sprawie Pizza direkt. 68 Tak: Apel J., Große-Ruse H., op.cit., s.818. Z drugiej jednak strony, przy uznaniu takiej kwalifikacji nazw domenowych występujących w charakterze znaków towarowych, inne klasy towarów i usług straciłyby w odniesieniu do domen internetowych swoje znaczenie. Oczywiście byłoby to o tyle trudne, że nie zawsze odpowiadałoby klasie towarów odnoszących się do danego znaku towarowego na podstawie rejestracji. Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 16 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « towarowego lub stanowi dla tej renomy zagrożenie69. Taka umowa prowadząca do rejestracji konkretnej domeny internetowej byłaby więc nieważna. Nadto zawsze możliwe jest odniesienie się w badanej sytuacji do uzupełniającej ochrony z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji70. Po pierwsze ustawodawca traktuje w przepisie art. 10 u.z.n.k. jako szczególny czyn nieuczciwej konkurencji, „(...)takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy konserwacji lub innych istotnych cech towarów i usług(...)”. Przesłanką ochrony pozostaje tu jednak możliwość spowodowania konfuzji. Dlatego po drugie postuluje się stosowanie klauzuli generalnej z art.3 u.z.n.k.71, dla ochrony znaków towarowych zarejestrowanych, gdy odmawiają jej przepisy u.z.t., ze względu na brak niebezpieczeństwa konfuzji72. Rejestracja danego oznaczenia w nazwie domenowej może być również zaskarżona na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych73 oraz przepisów kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych i utrzymanych w mocy przepisów kodeksu handlowego o firmie. Wynika stąd, iż interes przedsiębiorcy w odniesieniu do rejestrowania przez osoby trzecie przysługujących mu oznaczeń jako nazw domenowych, może być chroniony na różnych podstawach prawnych (kumulatywność ochrony). Przesłanką jednak uzyskania takiej ochrony, jest użycie nazwy domenowej przez osobę trzecią w charakterze, który chroni ustawodawca w danych przepisach (np. w charakterze nazwy przedsiębiorstwa). Ten warunek może osłabić ochronę interesów uprawnionych przedsiębiorców w związku z rejestrowaniem domen internetowych. Z tego względu szczególnie atrakcyjna może okazać się wspomniana wyżej klauzula generalna z przepisu art. 3 ust 1 u.z.n.k. jako przewidziana przeciwko zachowaniom sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami ze względu na interes przedsiębiorcy lub klienta. 6.3. Problem ochrony praw ze znaków towarowych przed ich naruszeniami w domenach internetowych w skali globalnej 6.3.1. Terytorialnie ograniczony zakres ochrony znaków towarowych Drugą zasadą prawa znaków towarowych nie przystającą do realiów internetowego obrotu jest zasada terytorialności ochrony. Co prawda od dawna pojawiają się regulacje, zmierzające do 69 Tak: Skubisz R., op.cit., s. 73. Autor odnosi się tutaj do rejestracji znaku towarowego, a nie domeny internetowej, ale nie ma powodów by tej reguły nie zastosować w odniesieniu do rejestracji domeny internetowej w takich samych okolicznościach. 70 Ustawa z 16.04.1993, Dz.U.93.47.211, zwana dalej u.z.n.k.. Na temat wzajemnego stosunku ustawy o znakach towarowych i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, por. Skubisz, s.7-13. 71 Zgodnie z art.3 ust.1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. 72 Tak: Skubisz R., op.cit., s.9. 73 Ustawa z 4.04.1994, Dz.U. 94.24.83 Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 17 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « rozszerzenia ochrony znaków towarowych poza granice obowiązywania systemu prawnego udzielającego mu pierwotnie ochrony, to jednak w kontekście charakteru globalnego Internetu wydają się one być wciąż niewystarczające. Zasada lex loci protectionis, dotycząca wszystkich dóbr niematerialnych, stosowana jest bowiem powszechnie w narodowych porządkach prawnych. Jeżeli jakiś znak towarowy chroniony jest w kilku państwach na podstawie zgłoszeń dokonanych w każdym z nich lub poprzez zgłoszenie znaku w Międzynarodowym Biurze Własności Intelektualnej na podstawie Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z 14.4.189174 we wszystkich krajach będących sygnatariuszami tej umowy międzynarodowej, to osoba zgłaszająca nawet wtedy nie dysponuje jednym (międzynarodowym) prawem, ale wiązką praw75, których treść, zakres i ochronę określają konkretne przepisy danego kraju. Z tego względu teoretycznie możliwe jest zaistnienie sytuacji, w której nawet renomowany zarejestrowany znak towarowy oraz renomowany znak powszechnie znany zostana użyte przez osobe trzecią w nazwie domenowej. 6.3.2. Właściwość prawa polskiego Ściśle związana z materią terytorialnego zakresu ochrony znaków towarowych jest problematyka właściwości systemu prawnego danego państwa w konkretnej sytuacji. Samo bowiem uznanie możliwości naruszenia przez nazwę domenową polskiego p.w.p. nie przesądza jeszcze o tym, że osoba powołująca się na swoje prawa rzeczywiście uzyska żądaną ochronę. Jedna bowiem z najbardziej istotnych cech Internetu, przysparzająca mu tak ogromnej popularności - jego globalny charakter - sprawia, że obok kwestii spełnienia materialnych przesłanek naruszenia, powstaje zagadnienie właściwości prawa polskiego w przypadku konkretnej domeny. Punktem wyjścia do rozważań o właściwość prawa polskiego są zazwyczaj normy prawa międzynarodowego prywatnego76. W przypadku naruszeń praw podmiotowych w domenach, podstawę mógłby określać art. 31 § 1 p.p.m. stanowiący, że “zobowiązanie nie wynikające z czynności prawnej podlega prawu państwa, w którym nastąpiło zdarzenie będące źródłem zobowiązania”. Na nim oprzeć należałoby się przy rozstrzyganiu sporu o naruszenie prawa ze znaku towarowego czy dóbr osobistych.77 Jednak w przypadku używania w nazwie domenowej zarejestrowanego lub powszechnie znanego znaku towarowego nie jest potrzebne sięganie do norm prawa kolizyjnego. Sam bowiem charakter ochrony znaków towarowych, opierający się o zasadę 74 W brzmieniu porozumienia sztokholmskiego z 1967, Dz.U. 1993 Nr 116 pos. 514. Por. Wegner R., op.cit., s. 679. 76 Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. 1965 Nr 46 poz. 290 ze zmianami), zwana dalej p.p.m. 77 Por. Tomaszek A., Naruszenie dóbr osobistych w Internecie, Dodatek do MP Nr 10/2000, s. 5. 75 Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 18 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « terytorialności, rozstrzyga czy można skutecznie bronić się przeciwko użyciu znaku towarowego w domenie przez krajowego lub zagranicznego przedsiębiorcę lub osobę prywatną. 6.3.3. „Terytorialny” podział internetu O ile prawa wyłączne ze znaku towarowego ograniczone są do terytorium państwa, w którym znak został zarejestrowany, to Internet nie zna granic. Oferta78 lokalnego przedsiębiorcy przewidziana na rynek dolnośląski, jest teoretycznie dostępna (abstrahując od bariery językowej79), na całym świecie. Czy już ten fakt mógłby wystarczać dla uzasadnienia naruszenia prawa do znaku towarowego np. w jednym z krajów Ameryki Łacińskiej? Czy przedsiębiorca, nie zamierzający kierować swojej oferty poza granice ojczyzny, przy wyborze odpowiedniej nazwy domenowej musiałoby uwzględnić porządki prawne wszystkich krajów świata? O ile bowiem możliwe jest utrudnienie dostępu do danej strony internetowej przez użytkowników z danego państwa, to techniczne środki nie pozwalają na całkowite ograniczenie dostępności danej oferty tylko do terytorium określonego kraju. Takie kroki prowadziłyby poza tym do nakładów, których nie można byłoby wymagać od poszczególnych oferentów80. Z drugiej zaś strony nie można wykluczyć, że do działań dokonanych poza granicami danego państwa, jeśli ich skutek występuje, a nawet w zamierzeniu powinien wystąpić na jego terytorium, znajdzie zastosowania ustawa narodowa. Zanegowanie w tym przypadku właściwości prawa krajowego mogłoby prowadzić do celowego umieszczania stron WWW na serwerach leżących w krajach nie zapewniających odpowiedniego standardu ochrony prawnej tylko w celu obejścia określonych norm prawnych. Znaleźć należy więc rozwiązanie, które uwzględniając interesy wszystkich stron zapewniałoby wystarczającą ochronę przeciwko bezprawnemu wykorzystywaniu określeń chronionych w domenach, a równocześnie nie stało się barierą dla funkcjonowania Internetu81. W tym celu warto rozróżnić pomiędzy zamierzonym oraz uwarunkowanym jedynie technicznie rozpowszechnieniem danej strony internetowej na danym obszarze82. Kryteria zarówno subiektywne (z punktu widzenia oferenta) jak i obiektywne (z punktu widzenia użytkownika Internetu) będą przy tym decydować, czy ten, kto wykorzystuje chroniony znak towarowy przez serwer znajdujący się poza granicami Polski83, powinien być traktowany na równi z działającym na 78 Kwestia charakteru ogłoszeń (informacji) zamieszczanych na stronach internetowych wykracza poza ramy niniejszego opracowania; posłużenie się terminem oferta ma tutaj jedynie charakter umowny. 79 Ten problem nie występuje już w tak widoczny sposób w przypadku stron angielskojęzycznych. 80 Takie żądania pojawiają się czasami w literaturze czy orzecznictwie; por. orzeczenie LG Düsseldorf, DZWir 1997, s. 374 – 375. 81 Omsels H.-J., Die Kennzeichenrechte im Internet, GRUR 1997, s. 337. 82 Rozróżnienie takie przyjmuje Wegner R., op.cit., s. 681. 83 Spory o domeny położone na serwerach znajdujących się na terytorium Polski, nie wywołują w tym zakresie sporów, jako objęte zasadą terytorialności. Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 19 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « jej terytorium84. Pierwszą istotną wskazówkę, o tym czy dana strona WWW ma dotrzeć do polskich internautów, stanowi użyta domena pierwszego stopnia (TLD). Nawet jeżeli NASK nie wymaga, aby osoba prywatna czy przedsiębiorca rejestrując domenę z TLD “.pl” czy którąś z domen funkcjonalnych lub regionalnych, miał miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, bezsprzeczne jest że głównymi odbiorcami stron używających geograficznych domen pierwszego stopnia są mieszkańcy danego kraju. Dlatego też pod TLD “.pl” oczekuje się ofert przedsiębiorców, instytucji lub osób prywatnych, w których zamierzeniu rynek polski ma stanowić punkt odniesienia. Geograficzna domena pierwszego stopnia „.pl” wyznacza „polską część Internetu”. Równocześnie nie istnieje jednak żadna norma zakazująca kierowania ofert na polski rynek przy użyciu innej geograficznej czy też funkcjonalnej domeny pierwszego stopnia. Szczególnie przedsiębiorcy obsługujący obszar większej ilości krajów mogą zdecydować się na wybór TLD “.com”. Dla określenia, czy i w tym przypadku mamy do czynienia z zamierzonym rozpowszechnieniem oferty na terytorium państwa, ważne jest uwzględnienie takich elementów, jak język danej strony internetowej85, możliwości dostarczenia towarów czy usług do zamawiającego, waluta, konta w polskich bankach, adresy lub telefony kontaktowe na terytorium Rzeczpospolitej, rodzaj oferowanych towarów i usług. Przykładowo wzmianka o tym, że towary nie mogą być eksportowane do Polski, czy wybranie języka mało znanego w Polsce86 stanowi przesłankę uznania jedynie technicznie uwarunkowanego rozpowszechniania strony WWW, a przez to także zanegowania możliwości stosowania polskiego prawa materialnego. Zaproponowane rozwiązanie o podziale Internetu i tym samym wyznaczenie wyłącznego zakresu zastosowania danego systemu prawnego do domen internetowych zawierających geograficzną TLD tego państwa (jak „.pl” w przypadku Polski) i ocena domen generycznych pierwszego stopnia pod kątem zawartości strony WWW, do której „prowadzi” dana domena nie jest również do końca pozbawione słabych punktów. W odniesieniu bowiem do powszechnie używanej na całym świecie generycznej domeny pierwszego stopnia „com”, która pełni równocześnie w Stanach Zjednoczonych funkcję domeny geograficznej, konieczne byłoby zaakceptowanie właściwości prawa amerykańskiego. Wtedy jednak powoływanie się na przepisy prawa amerykańskiego przez nieamerykańskich przedsiębiorców mogłoby być utrudnione87. Z kolei samo uzyskanie korzystnego orzeczenia w sprawie przed sądem krajowym (nieamerykańskim), 84 Omsels H.-J., op.cit., s. 337; Wegner R., op.cit, s. 681. Tak również w wyroku z 1996r. United State District Court, Southern District of New York w sprawie Playmen – Playboy, http://zeus.bna.com/e-law/cases/playmen.html. 85 Język polski jest przy tym dużo bardziej charakterystyczny, niż w przypadku stron anglojęzycznych. 86 Nie można jednak zakładać, że oferta w j. angielskim, niemieckim czy francuskim, nie może być skierowana do polskiego adresata. 87 Por. Schließ M., Übertragung von “.com“- Domains an deutsche Unternehmen, K&R, 4/2000, s. 181. Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 20 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « nie zapewni jeszcze możliwości jego egzekucji w Stanach Zjednoczonych88. Proponowane rozwiązanie przewyższa jednak propozycję InterNIC o przyjęciu priorytetu najstarszego na świecie prawa. Jest ona bowiem obca systemowi prawa o znakach towarowych89. 6.3.4. Jurysdykcja krajowa sądów polskich Ostatnia sporna kwestia związana z konkurencyjnością systemów prawnych dotyczy właściwości sądów polskich przy rozstrzyganiu sporów o domeny. Podstawę prawną stanowi art. 1103 kodeksu postępowania cywilnego Na jego podstawie jurysdykcja krajowa istnieje, jeżeli w chwili doręczenia pozwu strona pozwana przebywa, zamieszkuje lub ma siedzibę w Polsce (pkt 1), jeżeli ma majątek w Polsce lub przysługują jej prawa majątkowe (pkt 2) lub jeżeli sprawa dotyczy przedmiotu sporu znajdującego się w Polsce lub zobowiązania, które powstało albo ma być wykonane w Polsce (pkt 3). W świetle analizowanych problemów jedynie ostatni punkt może wywoływać wątpliwości90. Jako miejsce powstania zobowiązania z czynu niedozwolonego należy bowiem rozumieć miejsce dokonania tego czynu, tzn. miejsce, w którym dany czyn (chociażby w części) został dokonany lub w którym wywołał skutki91. Miejsce dokonania można niewątpliwie utożsamiać z położeniem serwera podmiotu używającego bezprawnie w domenie internetowej znaku towarowego. Jak wskazano wyżej, kryterium to może być jednakże w sposób dosyć dowolny „manipulowane” przez potencjalnych sprawców, w wyniku umieszczania serwera na obszarach obowiązywania bardziej liberalnych przepisów92. Stąd ważne jest precyzyjne ustalenie miejsca wystąpienia skutków danego czynu. Tu sięgnąć należy do wcześniej już przedstawionych rozważań i zanegować właściwość sądu mającą opierać się jedynie na tej podstawie, że dana strona WWW jest technicznie dostępna dla polskich internautów. Istotne jest, czy dana oferta jest przeznaczona na polski rynek, podczas gdy jedynie technicznie zdeterminowane rozpowszechniania strony internetowej będzie prawnie irrelewantne93. IV. Podsumowanie Zgodnie z tym co wynika z powyższych rozważań, stosowanie przepisów o znakach towarowych jest połączone z nowymi problemami, w związku z nowymi stanami faktycznymi występującymi w gospodarce elektronicznej. Istnienie w środowisku Internetu tzw. „efektu 88 Ibidem, s.181 Tak: Wegner R., op.cit., s. 683. 90 Tomaszek A., op. cit., s. 6. 91 Por. w literaturze niemieckiej m.in. Ubber T., “Rechtschutz bei Missbrauch von Internet-Domains” WPR 1997, s. 502, na podstawie orzeczeń Niemieckiego Trybunału Federalnego BGH NJW 1980, 1224 i nast. I BGH NJW 1990, 1533. 92 Por. III.6.3.3. 93 Ubber T., op.cit., s. 502 – 503. 89 Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 21 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « blokowania”94, uniemożliwiającego rejestrację dwóch jednakowych domen internetowych nie tylko na obszarze jednego państwa, ale na całym świecie, nie przystaje do warunków w jakich kształtował się model ochrony znaków towarowych. Niewątpliwie jednak przepisy ustawy – prawo własności przemysłowej, dotyczące znaków towarowych i znaków powszechnie znanych, znajdują swoje zastosowanie również w środowisku domen internetowych. Obszar ten nie jest bowiem wolny od prawa. Ponadto, jeżeli w wyniku obowiązywania zasady specjalności na obszarze ochrony znaków towarowych, dojdzie do konfliktu między kilkoma podmiotami niezależnie uprawnionymi ze znaków towarowych, to o prawie do danej domeny internetowej powinien rozstrzygać moment jej rejestracji przez jeden z podmiotów uprawnionych. Jeśli zaś rejestracji danej domeny internetowej dokonała osoba nieuprawniona, zamierzająca odnosić nazwę domenową do innych towarów (usług), niż wymienione w świadectwie ochronnym na identyczny znak towarowy, to interes przedsiębiorcy może być ponadto chroniony także na innych podstawach prawnych (kumulatywność ochrony), m.in. według przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dotychczasowy poziom ochrony „najcenniejszych” oznaczeń powinno poprawić zintensyfikowanie w p.w.p. ochrony znaków towarowych zarówno czerpiących swój charakter z powszechnej znajomości (znaki powszechne znane), jak i zarejestrowanych, jeżeli są renomowane. To właśnie takie oznaczenia najczęściej podające ofiarą piratów domenowych, uwolnione zostały z więzów zasady specjalizacji jako wyznaczającej granice ich ochrony. Z kolei, honorując zasadę terytorialności ochrony znaków towarowych, cleowe wydaje się uznanie za wyłączny zakresu zastosowania danego systemu prawnego do domen internetowych zawierających geograficzną TLD tego państwa (jak „.pl” w przypadku Polski). Co się tyczy domen generycznych pierwszego stopnia, to decydująca winna być zawartość strony WWW, do której „prowadzi” dana domena. Ze względu na globalny charakter Internetu do istotnego problemu urasta bowiem kwestia wyboru prawa właściwego dla rozstrzygnięcia sporu o daną nazwę domenową. Coraz bardziej widoczna staje się potrzeba wypracowania na tym obszarze reguł ponadnarodowych dla unormowania rejestracji domen internetowych. Reguły te, jak wykazały to powyższe rozważania, będą mogły co najwyżej być wyrazem pewnego kompromisu pomiędzy interesami przedsiębiorców z różnych stron świata i - co jest również niezwykle istotne – także osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Interesującą wydaje być się kwestia, czy w ogóle ile możliwa byłaby zmiana obecnego systemu rejestracji domen internetowych w odniesieniu do 94 Efekt ten pogłębia dodatkowo niedozwolona, lecz trudna do wykrycia, praktyka samego tylko rezerwowania domen internetowych na przyszłość; por. Hofmokl T., Ziółkowska M.,op.cit., s. 117. Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 22 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « zarejestrowanych już domen internetowych, chociażby ze względu na ogromną wartość ekonomiczną wielu z nich95. Póki co ICANN dokonał akredytacji sądów polubownych do rozstrzygania sporów o nazwy domenowe. Podejmuje ponadto próby zniwelowania przede wszystkim zjawiska tzw. piractwa domenowego, co dotyczy jednak tylko przypadków rejestrowania domen internetowych w złej wierze96. Z kolei ogłoszony przez ICANN projekt wprowadzenia pięciuset nowych domen generycznych pierwszego stopnia, który umożliwiłby zwielokrotnienie liczby osób mogących rejestrować daną nazwę domenową w domenie internetowej, nie spotkał się z akceptacją. Jego wprowadzeniu sprzeciwili się przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w wielkim rozmiarze i na wielu rynkach krajowych, w obawie przed koniecznością rejestrowania nazw domenowych (ze względów marketingowych), pod każdą z możliwych domen pierwszego stopnia.97 W związku z zaistniała sytuacją, do czasu wypracowania jednolitych reguł ponadnarodowych, obejmujących kompleksowo rejestrację domen internetowych, pożądane jest ponowne przeanalizowania polskiego prawa dotyczącego oznaczeń, ze względu na nowe wyzwania stawiane przez Internet. Zapewne jedynie ochrona oznaczeń, oparta o wiele podstaw prawnych (kumulatywność) gwarantuje ochronę obecnym na rynku podmiotom. Nie można tego oczekiwać wyłod przepisów regulujących prawo znaków towarowych. Ze względu bowiem na inną specyfikę rzeczywistości, do której przede wszystkim odnoszą się reguły prawa o znakach towarowych, możliwa jest co najwyżej intensyfikacja ochrony szczególnie cenionych znaków towarowych. Sytuację mogłaby poprawić także wyraźna linia orzecznicza sądów, zwalczająca zjawisko piractwa internetowego i chroniąca oznaczenia polskich przedsiębiorców98 przed naruszeniami z zewnątrz. W razie naruszenia prawa do oznaczenia poprzez rejestrację domeny internetowej przez podmiot zagraniczny, godne polecenia są (gdy jest to możliwe ze względu na przedmiot sporu) również sądy polubowne akredytowane przy ICANN. 95 Niektóre podmioty prowadzące działalność w dziedzinie rejestracji domen internetowej zastrzegają sobie wyłączenie odpowiedzialności za konieczność zmiany nazw domenowych wynikających z ewentualnego wprowadzenia przepisów prawa regulujących zasady rejestracji- por. serwis Domena.pl (www.domena.pl). 96 1.12.1999 roku weszła w życie przyjęta przez ICANN Dispute Resolution Policy wraz z Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Dla rozstrzygania sporów o domeny internetowe zostały do sierpnia 2000 akredytowane przy ICANN cztery sądy polubowne: CPR Institute for Disputes Resolution, Disputes. org/e Resolution Consortium, National Arbitration Forum oraz World Intellectual Property Organisation. Właściwość wymienionych sądów obejmuje jednakże tylko domeny z gTLD (generyczne domeny pierwszego stopnia), a nie obejmuje gTLD (geograficznych domen pierwszego stopnia). Instytucje administrujące domenami geograficznymi poszczególnych krajów mogą się jednak podporządkować regułom rozsądzania sporów domenowych przyjętych przez ICANN; por. Strömer T., Das ICANN-Schiedsverfahren- Könnigsweg bei Domainstreitigkeiten, K&R, Heft 12/2000, s. 587-594; Kort M., op.cit., s. 250-251. 97 Kort M., op.cit., s.250. Termin “polski przedsiębiorca“ na gruncie obowiązujących w Unii Europejskiej podstawowych swobód Jednolitego Europejskiego Rynku, oraz wolności przyjętych w ramach OECD, jest naturalnie pojęciem bardzo nieostrym. 98 Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 23 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « V. Bibliografia 1. Apel, Jürgen, Große-Ruse, Hennig, Markenrecht versus Domainrecht, WRP, s.816-823. 2. Barta, Janusz, Markiewicz, Ryszard, Handel elektroniczny i ochrona własności 3. intelektualnej, Radca Prawny 1/2001. 4. Barta, Janusz, Markiewicz, Ryszard, Internet a prawo, Kraków 1998. 5. Berlit, Wolfgang, Das neue Markenrecht, München 2000. 6. Bücking, Jens, Internet-Domains – Neue Wege und Grenzen des bürgerlich-rechtlichen Namensschutz, NJW 29/1997, s. 1886-1891. 7. Fezer, Karl-Heinz, Die Kennzeichenfunktion von Domainnamen, WPR Juli/August 2000, s. 669-674. 8. Garfinkel, Simson, Spafford, Gene, Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie, Warszawa 1997 9. Golat, Rafał, Prawa autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 1999. 10. Heitmann, Konstantin, USA: Neues Gesetz gegen Cyberpiraterie, K&R 7/2000., s.327-330. 11. Kort, Michael, Namens- und markenrechtliche Fragen bei der Verwendung von DomainNamen, DB, s.249-257. 12. Nordemann, Axel, Internet-Domains und zeichenrechtlich Kollisionen, NJW 29/1997, s. 1891-1897. 13. Omsels, Hermann-Josef, Die Kennzeichenrechte im Internet, GRUR 1997, s. 328-340. 14. Ożogalska, Justyna, Adresy internetowe a znaki towarowe, Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej, Rok 1999, z. 71. 15. Ożogalska, Justyna, Prawne problemy posługiwania się adresami (domenami) internetowymi w obrocie gospodarczym, Radca Prawny 1/2001. 16. Ożogalska, Justyna, Nowe formy nieuczciwej konkurencji w Internecie, PUG, nr 5, 2000, s.11-16. 17. Pfeiffer, Tim, Cyberwar gegen Cybersquotter, GRUR 2/2001. 18. Piotrowska, Joanna, Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2001. 19. Promińska, Urszula, Ustawa o znakach towarowych, Komentarz, Warszawa 1998. 20. Renck, Andreas, Scheiden allgemeine Begriffe und Gattungsbezeichnungen als InternetDomains aus? Wettbewerb in Recht und Praxis, 3/2000, s.264-269. Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 24 e–BIULETYN 2/2003 » mgr Marcin Podleś mgr Małgorzata Orłowska « 21. Schließ, Marcus, Übertragung von “.com“- Domains an deutsche Unternehmen, K&R, 4/2000, s.180-185. 22. Sitnicki, Ignacy, Internet jako nowe medium obrotu cywilnoprawnego, Monitor Prawniczy, Dodatek: Internet i komputer w kancelarii, s.1-8. 23. Skubisz, Ryszard, Internet 2000, Lublin 2000 24. Skubisz, Ryszard, Internet-problemy prawne, Lublin 1999 25. Skubisz, Ryszard, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997. 26. Sołtys B., Formy naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, Rejent 11/92 27. Strömer, Tobias, Das ICANN-Schiedsverfahren- Könnigsweg bei Domainstreitigkeiten, K&R 12/2000, s. 587-594. 28. Tomaszek, Andrzej, Naruszenie dóbr osobistych Internecie, Internet i Komputer w Kancelarii. Bezpłatny dodatek do Monitora Prawniczego nr 10/2000, s. 5-8. 29. Ubber, Thomas, Rechtschutz bei Missbrauch von Internet-Domains, WRP 1997, s. 497-504. 30. Wegner, Ralf, Rechtlicher Schutz von Internetdomains, CR 11/1998, s. 676-684. 31. Wiebe, Andreas, Zur Kennzeichnungsfunktion von Domain Names, CR 3/1998, s. 157-165. Prawa autorskie © :: CBKE :: Wszystkie prawa zastrzeżone 25