Ochrona patentów i znaków towarowych w Chinach

Narzędzia biznesowe
do tworzenia wartości PWI i
do zarządzania ich ryzykiem
www.china-iprhelpdesk.eu
Projekt inansowany przez Unię Europejską
Ochrona patentów i znaków towarowych w Chinach
Ochrona patentów i znaków
towarowych w Chinach
Wstęp
 Wszystkim przedsiębiorstwom produkującym innowacyjne
produkty w Chinach zaleca się korzystanie z chińskiego systemu
patentowego. Kwestią zasadniczą jest ochrona patentowa w
Chinach obejmująca absolutnie każdą innowację, nawet jeżeli
termin wprowadzenia na rynek danego produktu nie jest jeszcze
znany. Rynki zmieniają się w szybkim tempie, dlatego o ochronę
patentową należy ubiegać się przed wprowadzeniem danego
produktu w dowolnym miejscu na świecie. Szczególnie istotne
jest to, że patent zarejestrowany w Europie nie wywołuje skutków
prawnych w Chinach.
Środki ochrony własności intelektualnej nie powinny ograniczać się
do złożenia wniosku patentowego. Zaleca się wdrożenie ogólnej
strategii Ochrony Praw wlasności intelektualnej uwzględniającej
aspekty prawne, techniczne, administracyjne i polityczne.
Urząd Patentowy przy Urzędzie Własności Intelektualnej w
Chinach (SIPO) otrzymuje i weryfikuje wnioski patentowe oraz
„prośby o unieważnienie”.
Chroń swoje innowacje: Aby uzyskać ochronę patentową w
Chinach, wynalazca lub osoba przez niego zatrudniona powinna
złożyć wniosek patentowy. W celu zapewnienia pełnej ochrony
wniosek powinien zostać zł ożony przed rozpoczęciem sprzedaży,
akcją marketingową lub jakimkolwiek publicznym ujawnieniem
innowacji.
1. Wniosek/Rejestracja
Składając wniosek patentowy, przedsiębiorstwa zagraniczne,
których siedziba znajduje się poza terytorium Chin, muszą
skorzystać z usług lokalnego pełnomocnika. Jego jakość oraz
dokładność aplikacji jest kluczowa dla wartości prawa ochronnego.
Traktuj wnioski patentowe jak jedne z najcenniejszych aktywów
spółki w Chinach.
 Istnieją trzy sposoby złożenia wniosku patentowego:
•
złożenie wniosku patentowego bezpośrednio w Chinach.
•
z łożenie wniosku patentowego najpierw w innym
kraju (musi być to państwo członkowskie będące
stroną Konwencji paryskiej, jak np. wszystkie kraje Unii
Europejskiej), a następnie złożenie drugiego wniosku
patentowego w Chinach w ciągu 12 miesięcy (6 miesięcy
dla wzorów), zastrzegając datę złożenia pierwszego
wniosku jako datę początkową.
•
z łożenie międzynarodowego wniosku patentowego
zgodnie z Układem o Współpracy Patentowej (PCT), z
podaniem Chin jako jednego z desygnowanych krajów.
Wniosek PCT można złożyć w Europejskim Urzędzie
Patentowym lub dowolnym urzędzie krajowym na obszarze
UE. Wnioskodawca ma obowiązek zapoczątkowania
„fazy krajowej”, tj. procedury w Chińskim Urzędzie
Patentowym, nie później niż w terminie 30 miesięcy od
daty początkowej.
 N
iezwykle istotne jest bardzo staranne przetłumaczenie
wniosku. Chiński wniosek patentowy składa się w języku
chińskim, a zakres ochrony ostatecznie zależy wyłącznie od
treści chińskiego wniosku patentowego.
W Chinach, w przypadku wpłynięcia dwó ch wn i o sków
patentowych, których przedmiotem jest ten sam wynalazek,
patent przyznawany jest temu wnioskodawcy, który złożył
wniosek jako pierwszy.
2. Rodzaje patentów, warunki ochrony i procedura rejestracji
 Chińskie prawo patentowe obejmuje trzy odrębne obszary:
Patent na wynalazek jest przyznawany w przypadku innowacji
z zakresu technologii, które są nowe i nowatorskie w stosunku
do dotychczasowego stanu techniki oraz mają zastosowanie
praktyczne.
Patent na wzór użytkowy jest przyznawany nowym rozwiązaniom
technicznym związanym z kształtem lub strukturą przedmiotu.
Na ogół nie wymaga się, by stopień innowacyjności patentu na
wzór użytkowy był równie wysoki, jak w przypadku patentów na
wynalazek.
Patent na wzór jest przyznawany oryginalnym wzorom dotyczącym
kształtu, struktury, koloru przedmiotu lub jego kombinacji.
Prawa patentowe wchodzą w życie z dniem publikacji w Dzienniku
Patentowym. Okres obowiązywania ochrony zależy od rodzaju
patentu.
 Okresy obowiązywania ochrony
Wynalazek
20 lat od daty złożenia wniosku
Wzór użytkowy
10 lat od daty złożenia wniosku
Wzór
10 lat od daty złożenia wniosku
 Średni czas trwania procedury aplikacyjnej/rejestracyjnej
(dane z marca 2008 r.)
Patenty na wynalazki
3-5 lat
Patenty na wzory (użytkowe)
1 rok
W celu jak najszybszego uzyskania skutecznych i możliwych do
dochodzenia praw ochrony zaleca się równoczesne złożenie
wniosku o przyznanie patentu na wzór użytkowy i wynalazek, a
następnie zrzeczenie się patentu na wzór użytkowy po wydaniu
patentu na wynalazek.
3. Praktyczne wskazówki odnośnie uzyskania skutecznej ochrony
patentowej w Chinach
 Tłumaczenie: Bardzo ważne jest dokładne tłumaczenie
wniosków patentow ych składanych przez podmioty
zagraniczne w Chinach. Niestety właściciel patentu często
Narzędzia biznesowe
do tworzenia wartości PWI i
do zarządzania ich ryzykiem
www.china-iprhelpdesk.eu
Projekt inansowany przez Unię Europejską
dowiaduje się, że z uwagi na niedokładne tłumaczenie
definicja patentu w chińskim wniosku patentowym różni
się znacząco od definicji zawartej w wersji oryginalnej. Aby
uniknąć błędów w tłumaczeniu, w szczególności wniosku
patentowego, którego przedmiotem jest ważny wynalazek,
zaleca się uzyskanie oficjalnego poświadczenia poprawności
tłumaczenia specyfikacji patentowej na język chiński.
 W
nioski składane w ramach Układu o Współpracy
Patentowej: Przyjmuje się, że treść oryginalnej specyfikacji
patentowej PCT jest autentyczną wersją chińskiego wniosku
patentowego. W przypadku składania wniosków patentowych
w Chinach zalecana jest procedura patentowa PCT.
 N a n o s z e n i e p o p r a w e k w t o k u p o s t ę p o w a n i a
dochodzeniowego: Chiny podchodzą bardzo rygorystycznie
do dodawania przedmiotu lub wprowadzania poprawek
w toku procedury składania wniosku. Poszerzenie zakresu
ochrony poza ramy określone w pierwotnym wniosku może
doprowadzić do unieważnienia patentu.
 Z astrzeżenia: Obowiązują bardzo rygorystyczne zasady
dotyczące wprowadzania poprawek do przyznanych zastrzeżeń
patentowych. Zmian zastrzeżeń można dokonywać wyłącznie
na podstawie cech uwzględnionych w zastrzeżeniach
zależnych. Zastrzeżenia zależne powinny zawierać możliwie jak
najwięcej przydatnych cech technicznych w celu późniejszego
uzupełnienia po ich przyznaniu.
4. Egzekwowanie praw patentowych w Chinach
Posiadacze patentu, którzy stwierdzili naruszenie swoich praw,
mają do wyboru dwa sposoby ich egzekwowania.
Skargę na naruszenie można złożyć w miejscu w którym
znajduje się podmiot naruszający lub, w którym doszło do
naruszenia (np. sprzedaży). Jednak, w przeciwieństwie do sądów
prowincjonalnych, sądy w Pekinie, Szanghaju i Guangzhou
posiadają większe doświadczenie w rozpatrywaniu spraw
patentowych. Z tego względu zaleca się złożenie skargi na
naruszenie w jednym z tych sądów. Równie istotne jest zdobycie
dowodu popełnienia przestepstwa, na przykład poprzez
zainicjowanie dostawy. W tym celu zelca sie korzystanie z usług
lokalnych firm dochodzeniowych.
Strona pozywająca może również wystąpić do sądu ludowego z
wnioskiem o bezzwłoczne wstrzymanie czynności naruszających
w celu zapobieżenia stratom przed rozpoczęciem postępowania
sądowego i w jego trakcie. Ten środek określa się mianem
„wstępnego nakazu sądowego”.
6. Postępowania procesowe, ramy czasowe i wynik
Jeżeli postępowanie nie toczy się równolegle do osobnego
postępowania przed Komisją ds. Ponownej Weryfikacji Patentów,
średni czas trwania postępowania przed sądem pierwszej instancji
z udziałem podmiotu zagranicznego trwa około dwóch lat. Kodeks
postępowania cywilnego przewiduje trzy miesiące na rozpatrzenie
sprawy przez sąd drugiej instancji, jednakże sądy mogą poszerzyć
ramy czasowe procesu. Nie został określony limit czasowy na
wydanie ostatecznego orzeczenia w sprawach dotyczących
podmiotu zagranicznego.
Opłaty sądowe w przypadku wszystkich instancji są stosunkowo
niskie (1,0 % wartości naruszenia i 0,5 % wartości przekraczającej
1 000 000 RMB).
W praktyce najważniejsze jest postępowanie sądowe.
7. Odszkodowanie i kary
Postępowanie administracyjne prowadzone przez Regionalny
Urząd Własności Intelektualnej może być rozwiązaniem w
sprawach mniej skomplikowanych, na przykład sprawach o
naruszenie patentu na wzór (w szczególności w trakcie targów
handlowych). Urząd Własności Intelektualnej może być pomocny
przy prowadzeniu mediacji w sporach patentowych.
Kwotę odszkodowania za naruszenie prawa patentowego
(uzasadnione wydatki posiadacza patentu poniesione na rzecz
dochodzenia i zapobiegania naruszeniu) można obliczyć na cztery
sposoby:
Postępowanie administracyjne, jednak jest mniej odpowiednie w
przypadku złożonych kwestii technicznych dotyczących patentów
na „wynalazek” lub „wzór użytkowy”.
5. Przygotowanie skargi na naruszenie prawa patentowego
Złożenie skargi na naruszenie prawa patentowego w postępowaniu
cywilnym wymaga bardzo starannego planowania i przygotowania
sprawy. Wszelkie błędy mogą spowodować utrudnienia w
postępowaniu sądowym. Jeżeli przedsiębiorstwo stwierdzi
naruszenie swojego prawa patentowego w Chinach:
 W
pierwszej kolejności powinno zatrudnić doświadczonego
prawnika specjalizującego się w sprawach patentowych.
 K
olejny krok wymaga dogłębnej analizy stanu faktycznego
przez prawnika patentowego (przede wszystkim analiza
samego naruszenia i weryfikacja ważności patentu).
 straty poniesione przez posiadacza patentu;
 zyski podmiotu naruszającego;
 odpowiednia wielokrotność opłat licencyjnych;
 w
razie braku możliwości obliczenia kwoty odszkodowania przy
wykorzystaniu jednej z trzech wyżej wymienionych metod sąd
może przyznać jednorazową kwotę nie przekraczającą 500 000
RMB.
Narzędzia biznesowe
do tworzenia wartości PWI i
do zarządzania ich ryzykiem
www.china-iprhelpdesk.eu
Projekt inansowany przez Unię Europejską
Ochrona znaków towarowych w Chinach
•
Wnioski krajowe można składać wyłącznie w języku
chińskim. W przypadku wniosków składanych bezpośrednio
w Chinach należy złożyć osobne wnioski dla każdej klasy.
•
Termin (odnawialny) ochrony krajowej wynosi 10 lat.
Wstęp
Od momentu wprowadzenia w Chinach scentralizowanego
systemu rejestracji, procedura weryfikacyjna i rejestracyjna jest
relatywnie prosta.
Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującą w Chinach
zasadą przyznawania patentu pierwszemu wnioskodawcy,
przedsiębiorstwa mogą utracić ochronę prawną w Chinach, jeżeli
wcześniej zarejestrowano tam podobny znak. Z uwagi na fakt, że
Chiny są sygnatariuszem konwencji paryskiej i członkiem WTO, aby
zachować pierwotną datę złożenia wniosku, należy złożyć wniosek
w ciągu sześciu miesięcy od daty rejestracji tego samego znaku
towarowego w Europie.
Korzystanie ze znaku towarowego to „używanie znaku na
towarach, opakowaniach lub pojemnikach, na dokumentach
handlowych, w reklamie, podczas wystawy lub w ramach dowolnej
działalności gospodarczej” w celu uniknięcia prośby o zaprzestanie
używania.
1. Znaki towarowe
 System międzynarodowy
•
o otrzymaniu wniosku o poszerzenie ochrony, WIPO
P
wystawia certyfikat, publikuje znak towarowy w
Międzynarodowym Dzienniku Patentowym i powiadamia
Organ ds. Znaków Towarowych danego państwa.
•
niosek międzynarodowy można złożyć w języku
W
angielskim lub francuskim.
•
niosek międzynarodowy może obejmować, w tym
W
samym czasie i przy takich samych kosztach, więcej niż
jedno państwo, a podstawowa opłata uwzględnia nie
więcej niż trzy klasy towarów lub usług.
•
ejestracja międzynarodowa zazwyczaj przebiega szybciej
R
niż rejestracja krajowa.
•
iędzynarodowe znaki towarowe podlegają ochronie
M
przez okres (odnawialny) 20 lat.
•
Z uwagi na to, że termin obowiązywania międzynarodowej
ochrony wynosi 10 lat, opłaty należy wnosić w dwóch
ratach.
 Co to jest znak towarowy?
Znak towarowy to symbol stosowany dla potrzeb jednoznacznej
i podstawowej identyfikacji towarów i usług producenta,
umożliwiający konsumentom rozróżnianie towarów lub usług
poszczególnych producentów.
3. Certyfikat znaku towarowego
 C
o podlega rejestracji jako znak towarowy?
Znak może składać się ze słów, znaków graficznych, liter, cyfr,
znaków (kształtów) trójwymiarowych, zestawień kolorów lub
połączenia wyżej wymienionych elementów.
W Chinach należy złożyć wniosek o wydanie międzynarodowego
certyfikatu rejestracji w Chińskim Urzędzie ds. Znaków
Towarowych, co może potrwać do trzech miesięcy i wpłynąć na
tempo postępowania związanego z dochodzeniem praw.
 Z naki towarowe w Chinach
Chińscy konsumenci często nadają chińskie nazwy zagranicznym
znakom towarowym poprzez tłumaczenie lub transliterację. Zaleca
się rejestrację chińskiej wersji zagranicznego znaku towarowego.
W rzeczywistości rejestracja znaku towarowego zapisanego za
pomocą alfabetu łacińskiego nie zapewni automatycznej ochrony
przed używaniem lub rejestracją podobnego lub identycznego
znaku zapisanego w języku chińskim.
Chińscy rzecznicy patentowi zazwyczaj zapewniają swoim klientom
monitoring w tym zakresie. Szczególnie zaleca się powierzenie tej
usługi, jak również weryfikacji i doradztwa dotyczącego możliwości
wniesienia sprzeciwu, rzecznikowi mówiącemu w języku chińskim,
ponieważ niektóre znaki towarowe naruszające prawo mogą być
znakami w języku chińskim.
2. Procedura rejestracji
Znak firmowy podlega rejestracji w ramach „systemu krajowego”,
obejmującego złożenie wniosku bezpośrednio w Chińskim
Urzędzie ds. Znaków Towarowych lub w ramach „systemu
międzynarodowego”, który zakłada złożenie wniosku do Światowej
Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).
 S ystem krajowy
• N a początek należy wybrać rzecznika patentowego z
oficjalnej listy rzeczników. Korzystanie z usług rzecznika
patentowego jest zalecane w przypadku wszystkich
przedsiębiorstw składających wnioski o przyznanie znaku
towarowego, przede wszystkim spółek wchodzących na
rynek chiński, i obowiązkowe w przypadku podmiotów
zagranicznych, których miejsce zamieszkania lub siedziba
spółki znajduje się poza terytorium Chin.
4. Składanie skargi: Administracja Przemysłu i Handlu
Skargę można złożyć w lokalnym urzędzie patentowym
A d m i n i s t ra c j i P r ze my s ł u i H a n d l u ( A I C ) , n a s zc ze b l u
ponadnarodowym w miejscu, w którym doszło do naruszenia
(produkcja, sprzedaż, magazynowanie itp.), przedstawiając prawa
posiadacza znaku towarowego (kopia certyfikatu rejestracji znaku
towarowego) i jakikolwiek dowód naruszenia (na przykład próbka
produktu naruszającego prawo).
Działanie to ma przede wszystkim wymiar „praktyczny”, a jego
celem jest przeprowadzenie dochodzenia i przejęcie. W fazie
końcowej dochodzenia, w przypadku gdy AIC jest przekonana o
popełnieniu naruszenia, podmiot naruszający otrzymuje nakaz
natychmiastowego zaprzestania działań sprzecznych z prawem. Z
zasady AIC powinna systematycznie konfiskować i niszczyć towary
naruszające prawo oraz narzędzia używane do wyrobu towarów
lub etykiet naruszających prawo.
Narzędzia biznesowe
do tworzenia wartości PWI i
do zarządzania ich ryzykiem
www.china-iprhelpdesk.eu
Projekt inansowany przez Unię Europejską
Administracja Przemysłu i Handlu może również nakładać kary.
Wysokość kary zależy od wartości nielegalnej działalności i nie
może przekraczać trzykrotności tej kwoty. Jednak obliczanie
wartości „nielegalnej działalności” nie jest łatwe, ponieważ w
większości przypadków podmiot naruszający prawo nie posiada
żadnych dokumentów księgowych, a chińskie organy zazwyczaj
nie akceptują odniesień do ceny oryginalnych towarów. W razie
trudności w obliczeniu wysokości kary, Administracja może nałożyć
karę w jednorazowej kwocie nieprzekraczającej 100 000 RMB.
AIC nie ma uprawnień do przyznawania odszkodowania – może
występować wyłącznie w roli mediatora. Oszacowanie i przyznanie
kwoty odszkodowania należy do wyłącznej jurysdykcji sądów
ludowych.
 Środki naprawcze przewidziane w postępowaniu cywilnym
Sąd może zastosować następujące środki:
•
akaz zaprzestania działań naruszających prawo (nakaz
N
sądowy);
•
onfiskata towarów i materiałów naruszających prawo,
K
jak również narzędzi i sprzętu używanego do produkcji
towarów naruszających prawo;
•
Nakaz zapłaty odszkodowania.
Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego
oblicza się z uwzględnieniem:
•
szkód poniesionych przez posiadacza praw WI,
5. Administracja Ogólna ds. Nadzoru Jakości, Nadzoru i
Kwarantanny (AQSIQ)
•
z ysków podmiotu naruszającego uzyskane wskutek
naruszenia prawa;
AQSIQ odpowiada za utrzymywanie wysokiej jakości produktów:
wyznaczanie standardów krajowych, udzielanie certyfikatów
jakości produktów i podejmowanie działań przeciwko fałszerstwu
i produkcji wyrobów niskiej jakości. Z uwagi na fakt, że skupia
się ona głównie na jakości, a nie na ochronie praw własności
intelektualnej, skargę do AQSIQ może wnieść każdy, bez
konieczności uzasadnienia osobistego interesu.
•
k woty odszkodowania nieprzekraczającej 500 000 RMB
w przypadku trudności w identyfikacji nielegalnego zysku
podmiotu naruszającego lub strat poniesionych przez
stronę poszkodowaną.
Skargę należy oprzeć na jednej z dwóch przesłanek:
7. Postępowanie karne
 Jakie działania stanowią przestępstwo patentowe?
Przestępstwo patentowe stanowią następujące działania:
•
Zaniżona jakość towarów
•
Produkcja lub świadoma sprzedaż sfałszowanych towarów,
•
S przedaż towarów opatrzonych nazwą i adresem innego
podmiotu.
•
F ałszerstwo lub sprzedaż nielegalnych odwzorowań znaku
towarowego.
K o m p e t e n c j e A Q S I Q p o k r y w a j ą s i ę z u p ra w n i e n i a m i
przysługującymi Administracji Przemysłu i Handlu podczas
prowadzenia dochodzenia. W większości przypadków wysokość
kary nakładanej na towary sfałszowane i o niskiej jakości stanowi
minimalnie dwukrotność, a maksymalnie pięciokrotność wartości
towarów.
6. Postępowanie cywilne
 Ochrona znaku towarowego
Postępowanie cywilne przebiega według następującego
scenariusza:
•
Złożenie skargi do wydziału cywilnego Sądu Ludowego.
•
S ąd wyznacza datę przesłuchania przedprocesowego,
podczas którego strony weryfikują i omawiają materiał
dowodowy przed sądem.
•
S ąd może występować w roli gromadzącego fakty i nakazać
inspekcję, ale materiał dowodowy na ogół przedstawiają
strony postępowania.
•
od koniec postępowania sąd pyta strony, czy chcą zawrzeć
P
ugodę.
•
S ąd wydaje decyzję w ciągu kilku miesięcy, w zależności od
stopnia złożoności sprawy.
 Ściganie z urzędu
Na ogół sprawy karne są kierowane na drogę sądową na mocy
aktu oskarżenia Prokuratury Ludowej.
Linki
State Administration for Industry and Commerce (SAIC)/
Trademark Office (TMO)
www.saic.gov.cn
www.tmo.gov.cn
General Administration of Quality Supervision, Inspection and
Quarantine (AQSIQ)
www.aqsiq.gov.cn
State Intellectual Property Office (SIPO) www.sipo.gov.cn
China IPR SME Helpdesk
E-mail: [email protected]
Tel: +86 (10) 6462 0892
Fax: +86 (10) 6462 3206
Office C319, Beijing Lufthansa Center
50 Liangmaqiao Road, Beijing