SPRAWY z ZAKRESU WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

1
NOWE TECHNOLOGIE
WYNALAZKI
WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE
ORZECZNICTWO
PRZEGLĄD na tle orzecznictwa ETS
SPRAWY z ZAKRESU
WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
www.kramarz.pl
BADANIA
OPRACOWANIA
WDROśENIA
OCHRONA
LICENCJE
2
SPRAWY z ZAKRESU WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
1. W 2006 r. z zakresu własności przemysłowej (symbol 646) wpłynęło ogółem 270
spraw, z czego najwięcej ze znaków towarowych (174), wynalazków (41) oraz wzorów
przemysłowych (34). W porównaniu do 2005 r., kiedy to z tej problematyki wpłynęło
ogółem 211 spraw, nastąpił dość znaczący wzrost liczby tych spraw. Ta tendencja odnosi
się przede wszystkim do spraw z zakresu znaków towarowych. Wzrost ten moŜna
tłumaczyć postępującą integracją polskiej gospodarki z gospodarkami państw o rozwiniętej
gospodarce rynkowej, a takŜe zaostrzającą się konkurencją.
W analizowanym okresie wpływ spraw z zakresu własności przemysłowej został
opanowany. Załatwiono bowiem ogółem 289 spraw.
Znaczna część decyzji Urzędu Patentowego RP, które są przedmiotem kontroli WSA
w Warszawie, była wydana na podstawie stanu prawnego uwzględniającego ustawę z dnia
30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 119, poz.
1117 ze zm.). Tym niemniej, z uwagi na przepis art. 315 ust. 3 ustawy, w myśl którego
ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z
rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku,
wzoru uŜytkowego, znaku towarowego albo topografii układów scalonych w Urzędzie
Patentowym RP, przedmiotem kontroli Sądu były równieŜ decyzje wydawane na podstawie
wcześniejszego stanu prawnego.
2. W związku z wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej orzecznictwo w
sprawach z zakresu własności przemysłowej w znacznej mierze uwzględnia ustawodawstwo
wspólnotowe i dorobek Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W świetle wyroku z
dnia 31 marca 2006 r., VI SA/Wa 1654/05 (orzeczenie prawomocne), wydanym w sprawie
uniewaŜnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. „Nakładka reklamowa na
pistolet dozujący dystrybutora paliw płynnych", jeŜeli w dacie zgłoszenia do ochrony w
Polsce wzoru przemysłowego obowiązywała juŜ dyrektywa nr 98/71/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady UE z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony
wzorów (Dz. Urz. WE z 28 października 1998 r., L 289, s. 28), badając przesłankę
oryginalności wzoru przemysłowego, o której mowa w art. 104 ustawy Prawo własności
przemysłowej, Urząd Patentowy RP, rejestrując decyzją z dnia 8 kwietnia 2002 r.
3
wspomniany wzór przemysłowy, był zobowiązany odwołać się do dodatkowej przesłanki
indywidualnego charakteru, odnoszącej się do zakresu swobody projektowania, o której
mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy, bez względu na to, Ŝe w dacie podejmowania decyzji w
sprawie rejestracji wspomniany przepis nie został jeszcze w całości implementowany przez
prawo krajowe, gdyŜ nastąpiło to z dniem 18 października 2002 r. Obowiązek wykładni
prawa krajowego zgodnie z prawem europejskim jest wyprowadzany, jak wskazano, z art.
10 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej (TWE), na mocy którego państwa
członkowskie powinny podjąć wszelkie środki w celu zapewnienia realizacji zobowiązań
wypływających z Traktatu lub działań podejmowanych przez instytucje Wspólnoty.
Powinny one teŜ ułatwiać wykonywanie zadań Wspólnoty. Takie stosowanie prawa
uzasadnia równieŜ potrzeba jego harmonizacji, która wymaga nie tylko wdroŜenia prawa
europejskiego, ale i zgodnego z nim stosowania przepisów krajowych. Sąd powołał się na
odpowiednie w tym zakresie wyroki ETS: 14/83, ECR 1984, s. 1891, ECR 1988, s. 673,
106/89, ECR 1990,1-4135. ETS.
W orzecznictwie WSA w Warszawie dla uzasadnienia kierunku rozstrzygnięcia
wielokrotnie powoływano się na orzecznictwo europejskie w sprawach z zakresu własności
przemysłowej. I tak:
W wyroku z 2 marca 2006 r., VI SA/Wa 1705/05 (orzeczenie nieprawomocne),
dotyczącym uniewaŜnienia prawa ochronnego na znak towarowy „TERRAVITA", w
kwestii badania niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd na gruncie znaków
towarowych Sąd powołał się na wyrok ETS z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95, S...
przeciwko P..., R... (Zb. Orz. z 1997 r., s. 1-6191, w myśl którego całościowa ocena
podobieństwa przeciwstawionych znaków na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i
znaczeniowej musi być oparta na całościowym oddziaływaniu tych znaków, przy
uwzględnieniu w szczególności, ich odróŜniających i dominujących elementów.
W wyroku z dnia 24 marca 2006 r., VI SA/Wa 1152/05 (orzeczenie
nieprawomocne), dotyczącym uniewaŜnienia prawa ochronnego na znak towarowy
„KUCHAREK", powołano się na wyrok ETS z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97
C... (ECR 1998 1-5507), w świetle którego przy ocenie, czy podobieństwo między
oznaczanymi przez obydwa znaki towarami stanowić moŜe wystarczającą przesłankę dla
stwierdzenia niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd, naleŜy uwzględnić siłę
oddziaływania znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem, w szczególności
4
stopień jego znajomości. Powołano się takŜe na wyrok ETS z dnia 22 czerwca 2000 r. w
sprawie C-425/98 M... (ECR 2000 1-4861), dla podkreślenia wykształconego w unijnym
orzecznictwie stanowiska, iŜ znaki, które mają silną zdolność odróŜniającą, w szczególności
z powodu ich renomy, korzystają z szerszego zakresu ochrony, niŜ znaki o słabszej
zdolności odróŜniającej.
W wyroku z dnia 11 kwietnia 2006 r., VI SA/Wa 159/06 (orzeczenie prawomocne),
dotyczącym odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy NOWA śYTNIA
WÓDKA CZYSTA, powołano się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot
Europejskich z dnia 22 czerwca 1999 r., C 342/97 L..., według którego dla celów
całościowej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd przeciętny konsument
określonego rodzaju dóbr jest postrzegany jako osoba naleŜycie dobrze poinformowana,
naleŜycie uwaŜna i ostroŜna.
3. Jak juŜ wskazano, najliczniejszą grupę spraw z zakresu własności przemysłowej
stanowią sprawy z zakresu znaków towarowych.
W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej chronione są na terytorium
Polski wspólnotowe znaki towarowe. Zgodnie art. 159 a rozporządzenia Rady (WE) Nr
40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz.
WE Nr L 11 z 14 stycznia 1994 r. ze zm.) od dnia przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii,
Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, wspólnotowy znak
towarowy zarejestrowany lub zgłoszony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przed
dniem przystąpienia uległ rozszerzeniu na terytorium tych Państw Członkowskich tak, aby
wywierał taki sam skutek w całej Wspólnocie. W myśl art. 159 a ust. 5 ww. rozporządzenia,
uŜywanie wspólnotowego znaku towarowego, o którym jest mowa w ust. 1, moŜe być
zakazane zgodnie z art. 106 i 107, jeŜeli wcześniejszy znak towarowy lub inne wcześniejsze
prawo zostało zarejestrowane, zgłoszone lub nabyte w dobrej wierze w nowym Państwie
Członkowskim przed dniem przystąpienia tego państwa. Z tych względów skoro, jak
ustalono w wyroku z dnia 5 lipca 2006 r., VI SA/Wa 2310/05 (orzeczenie nieprawomocne),
krajowy przedsiębiorca w złej wierze uzyskał rejestrację znaku towarowego SPINNING, dla
oznaczania towarów i usług z zakresu odnowy biologicznej, uprawniony z rejestracji
wspólnotowej mógł skutecznie domagać się uniewaŜnienia prawa ochronnego na znak
towarowy zarejestrowany w Polsce, stosownie do przepisów art. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
5
31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.).
Z ogólniejszych spraw o charakterze proceduralnym na uwagę zasługuje wyrok z
dnia 20 marca 2006 r., VI SA/Wa 1747/05 (orzeczenie prawomocne), dotyczący kwestii
dopuszczalności zawieszenia przed Urzędem Patentowym RP postępowania w sprawie
uniewaŜnienia prawa ochronnego na znak towarowy, a to w związku z toczącym się przed
tym organem postępowaniem w sprawie uznania za wygasłe prawa ochronnego na znak
towarowy. W omawianej sytuacji, jak uznał Sąd, nie ma podstaw na dopatrywanie się
istnienia zagadnienia wstępnego, w rozumieniu przepisu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Zagadnienie
wstępne musi bowiem naleŜeć, ze względu na jego przedmiot, do kompetencji innego
organu niŜ ten, przed którym toczy się postępowanie w głównej sprawie. Skoro zaś Urząd
Patentowy RP jest wyłącznie właściwym organem do rozstrzygania obu kategorii
powołanych wyŜej spraw, zawieszając postępowanie wspomniany organ błędnie zastosował
przepis, art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.
Z problematyki znaków towarowych przewaŜają sprawy, w których kwestionowana
jest zdolność rejestracyjna znaku towarowego, a to z uwagi na jego podobieństwo do innego
znaku towarowego. Orzecznictwo sądowe zapobiega sytuacjom rejestracji znaków
towarowych z naruszeniem zasad współŜycia społecznego i złej wiary. I tak w powołanym
juŜ wyroku z dnia 5 lipca 2006 r., VI SA/Wa 2310/05 opowiedziano się za rozszerzającą
wykładnią przepisu art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, w myśl którego
niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny m.in. z zasadami współŜycia
społecznego. Według zaprezentowanego tam stanowiska powołany przepis obejmuje nie
tylko zobiektywizowane mierniki odnoszące się do samego znaku, ale równieŜ elementy
podmiotowe zgłaszającego, jak przykładowo naruszenie w następstwie zgłoszenia do
rejestracji znaku towarowego dobrych obyczajów, czy zasad uczciwego obrotu. Do
praktykowania uczciwych zasad przy zgłaszaniu do rejestracji znaków towarowych
mogących naruszać prawa innych podmiotów, przyczynia się orzecznictwo Sądu, które
wzorem orzecznictwa państw zachodnich przyjmuje, Ŝe w wypadku kolizji dwóch znaków
wszelkie wątpliwości naleŜy rozstrzygać na rzecz uprawnionego do znaku towarowego z
wcześniejszym pierwszeństwem. Zatem, przedsiębiorca, który dla towarów tego samego
rodzaju wybiera znak towarowy podobny do znaku z wcześniejszym pierwszeństwem,
działa na własne ryzyko i wątpliwości winny być rozstrzygane na jego niekorzyść (wyrok z
dnia 13 czerwca 2006 r., VI SA/Wa 744/06 dotyczący znaku PRESSTO).
6
W kwestii zdolności odróŜniającej znaku towarowego orzecznictwo uwzględnia
postulaty piśmiennictwa i wykształcone w tej mierze orzecznictwo. I tak, w wyroku z dnia
24 marca 2006 r., VI SA/Wa 1152/05 (orzeczenie nieprawomocne), dotyczącym zdolności
rejestracyjnej znaku KUCHAREK dla oznaczania przyprawy do potraw, zajęto stanowisko,
iŜ badając podobieństwo przeciwstawionych oznaczeń naleŜy uwzględniać ogólne wraŜenie,
jakie oba porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę, a następnie porównać je w
trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Niemniej, nie moŜna nie
wziąć pod uwagę - przy ocenie przeciwstawionych znaków towarowych - ich siły
oddziaływania na przeciętnego odbiorcę. Według wyraŜonego przez Sąd stanowiska
niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów jest tym
większe, im większą zdolność odróŜniającą posiada znak z wcześniejszym pierwszeństwem
oraz bardziej podobne są towary lub usługi opatrzone porównywanymi znakami. Ustalając
zdolność odróŜniającą znaku i oceniając tym samym, czy ma on szczególną zdolność
odróŜniającą, naleŜy przeprowadzić całościową ocenę zdolności do identyfikowania
towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany. Podobnie teŜ, czego przykładem
jest wyrok z dnia 2 marca 2006 r., VI SA/Wa 1705/05, dotyczący znaku towarowego
TERRAVITA dla oznaczania czekolady, orzecznictwo rut. Sądu opowiada się, zgodnie z
utrwalonym stanowiskiem doktryny i praktyką orzeczniczą, za oceną znaku towarowego
jako integralnej całości. Brak jest więc podstaw dla oceny jednego tylko elementu znaku np.
grafiki na potrzeby jego funkcji odróŜniającej, nie odnosząc się do elementów słownych
tego znaku. Zatem, jak podkreślono, jeŜeli Urząd Patentowy RP dokonuje oceny
poszczególnych elementów przeciwstawionych znaków towarowych, to następnie powinien
je zestawić w całość i wyciągnąć końcowe wnioski.
W wyroku z dnia 21 marca 2006 r., VI SA/Wa 1653/05 (orzeczenie nieprawomocne)
zajęto się istotnym dla praktyki zagadnieniem odnoszącym się do obowiązku uŜywania
znaku towarowego, pod rygorem wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak (art. 169 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej). Termin „uŜywanie" przyjęty w powołanym
przepisie, jak wskazano, zaczerpnięty został z języka potocznego. W odniesieniu do znaku
towarowego, powołując się na piśmiennictwo, termin ten rozumiany jest takŜe jako
„korzystanie", „stosowanie" lub „robienie uŜytku". Wobec braku legalnej definicji pojęcia
„uŜywanie", o którym mowa w powołanym wyŜej przepisie, wskazano, iŜ uŜywanie znaku
polega na jego stosowaniu w celu odróŜnienia w obrocie oznaczonych nim towarów lub
usług jednego przedsiębiorstwa, od tego samego rodzaju towarów lub usług innego
7
przedsiębiorstwa. Obowiązkowi uŜywania znaku czyni zadość jedynie jego uŜywanie w
związku z towarem lub usługą, albowiem znak towarowy to odbity w świadomości odbiorcy
związek oznaczenia towaru bądź usługi. Znaku uŜywa się przede wszystkim w reklamie lub
korespondencji handlowej. W odniesieniu zaś do usług uŜywanie znaku moŜe polegać
równieŜ na nakładaniu znaku na substrakt materialny, jeŜeli usługa przewiduje taki nośnik.
Jako przykład podano usługi bankowe i umieszczenie znaku przykładowo na czekach,
wekslach czy teŜ kartach, a przy usługach transportowych - umieszczanie znaku na
etykietach mocowanych, np. do walizek. Mając na względzie niematerialną naturę usługi,
znak usługowy pełni więc w istocie funkcję oznaczenia przedsiębiorstwa i wskazuje na
podmiot świadczący usługi, a nie na usługę jako taką.
Orzecznictwo Sądu dość duŜe znaczenie przywiązuje do kolorystyki znaku, jako
elementu odróŜniającego towary i usługi jednego przedsiębiorcy, od analogicznych
towarów i usług innego przedsiębiorcy. W wyroku z dnia 11 kwietnia 2006 r., VI SA/Wa
159/06 (orzeczenie prawomocne), dotyczącym znaku NOWA śYTNIA WÓDKA CZYSTA
podkreślono, Ŝe kolory są waŜnymi elementem odróŜniającym znak. Tym sposobem
zgłaszający zamierza nadać znakowi silniejszą funkcję odróŜniającą, niŜ by to miało
miejsce w sytuacji, gdy kolor lub kolory znaku nie są zastrzegane. Dlatego rozstrzygnięcie
przez Urząd Patentowy RP o istnieniu podobieństwa przeciwstawionych znaków
towarowych słowno-graficznych, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach
towarowych, w istotnym stopniu róŜniących się pod względem kolorystycznym, wymagało
wykazania istnienia takich innych wspólnych elementów przeciwstawionych znaków
towarowych, które stanowią dla nabywcy towaru skuteczną przeciwwagę dla uznania
podobieństwa tych znaków.
W odniesieniu do oceny zdolności odróŜniającej przestrzennych znaków
towarowych, orzecznictwo Sądu przyjmuje generalnie te same kryteria, które decydują o
zdolności odróŜniającej innych rodzajów znaków (słownych, obrazowych, itd.). Stąd,
zgodnie z ukształtowanym orzecznictwem (por. wyrok Sądu NajwyŜszego z dnia 13 marca
1999 r. III RN 136/99; OSNAP 2000/1/2), znak towarowy powinien być oceniany jako
całość, nawet jeŜeli elementy składające się na kompozycję danego znaku nie miałyby same
w sobie wspomnianej zdolności odróŜniającej (wyrok prawomocny z dnia 29 maja 2006 r.,
VI SA/Wa 602/06).
W orzecznictwie przywiązuje się teŜ znaczenie do ochrony przed bezprawnym
8
zawłaszczaniem dla innych grup towarowych, renomowanych znaków towarowych, które to
znaki są rozpoznawane przez potencjalnych odbiorców i słuŜą w ich przekonaniu do
oznaczenia towarów pochodzących z tego samego, konkretnego lub abstrakcyjnie
określonego źródła i wywołują pozytywne skojarzenia wśród potencjalnych klientów,
zachęcając ich do nabywania oznaczonym nim towarów. Taka ochrona, jak podkreślono,
moŜe wystąpić poza granicami podobieństwa towarów, na podstawie przepisu art. 8 pkt 1
ustawy o znakach towarowych. I tak, w wyroku z dnia 13 marca 2006 r., VI SA/Wa
1626/05 podzielono stanowisko firmy T..., Ŝe wytwórnia wódek bezprawnie zarejestrowała
dla oznaczania alkoholi renomowany znak LEXUS, którym firma T... od lat oznacza
luksusowe marki samochodów.
4. W sprawach z zakresu ochrony patentowej odnotowano przykłady wskazujące na
mankamenty Urzędu Patentowego RP w zakresie stosowania przepisów postępowania w
omawianej kategorii spraw. Dotyczy to w szczególności nie dość wnikliwego rozpoznania
zgłoszeń o udzielenie patentu, czy teŜ wniosków o ich uniewaŜnienie. I tak, w świetle
wyroku z dnia 10 lutego 2006 r., VI SA/Wa 1400/05 (orzeczenie prawomocne),
dotyczącego odmowy udzielenia patentu na wynalazek pt. „Instalacja i sposób odsalania
wody", który został opatentowany w innych krajach, odmawiając udzielenia patentu na ten
wynalazek Urząd Patentowy RP nie rozwaŜył istoty rozwiązania zgłoszonego do ochrony, a
takŜe pominął stanowisko zgłaszającego w kwestii zastosowanych w wynalazku rozwiązań
technicznych i ich efektów gospodarczych, wskazujących na nieoczywistość wynalazku w
świetle znanego stanu techniki.
W sprawach z zakresu ochrony patentowej niejednokrotnie dochodzi do istotnych
rozbieŜności pomiędzy zgłaszającym wynalazek do opatentowania, a Urzędem Patentowym
RP, co do posiadania przez rozwiązanie techniczne poziomu wynalazczego (nieoczywistość
rozwiązania w świetle znanego stanu techniki). W wielu sprawach zauwaŜa się, czego
przykładem są ustalenia stwierdzone w wyroku z dnia 19 maja 2006 r., VI SA/Wa 2276/05
(orzeczenie prawomocne), Ŝe w razie zaistniałego sporu w przedmiocie nieoczywistości
wynalazku, odmawiając udzielenia patentu (bądź odmawiając uniewaŜnienia patentu),
Urząd Patentowy niejednokrotnie poprzestaje jedynie na swoim własnym przekonaniu, co
do braku spełnienia przez wynalazek wspomnianego wyŜej kryterium. Natomiast organ ten
nie zawsze powołuje się na odpowiednie w tej mierze dowody, a w szczególności rzadko
9
dopuszcza dowód z opinii biegłego na wspomnianą okoliczność. Nie dostrzega, Ŝe
niejednokrotnie zbadanie kwestii nieoczywistości wynalazku, zwłaszcza w razie
zaistniałego w tym przedmiocie sporu, wymaga wiadomości specjalnych (art. 84 § 1 k.p.a.).
Brak przeprowadzenia przez Urząd Patentowy RP postępowania dowodowego w tym
zakresie, a oparcie się jedynie na własnym przekonaniu w omawianej kwestii, uzasadnia
zarzut naruszenia przepisów postępowania administracyjnego (art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 §
3 k.p.a.). Ponadto w sprawie, o której wyŜej mowa, Sąd nie podzielił stanowiska Urzędu
Patentowego RP, jakoby w postępowaniu spornym nie miała obowiązywać zasada prawdy
obiektywnej, o której mowa w art. 7 k.p.a. Postępowanie sporne, jak podkreślił Sąd,
pomimo charakteryzowania się pewną specyfiką, w tym m.in. znacznie podwyŜszonym
poziomem kontradyktoryjności, pozostaje jednak postępowaniem administracyjnym
prowadzonym przez organ administracji publicznej, do którego mają zastosowanie normy i
zasady wyraŜone w kKodeksie postępowania administracyjnego (por. art. 256 ust. 1 ustawy
- Prawo własności przemysłowej).
Mankamenty postępowania Urzędu Patentowego RP stwierdzono takŜe w wyroku z
dnia 22 marca 2006 r., VI SA/Wa 2198/05 (orzeczenie prawomocne), którego przedmiotem
była odmowa udzielenia patentu na wynalazek pt. „Sposób przetopu koncentratu miedzi w
piecu zawiesinowym". W celu wyjaśnienia kwestii poziomu wynalazczego rozwiązania
zgłoszonego do opatentowania Urząd Patentowy RP, wykonując uprzednie zalecenia WSA
w Warszawie, dopuścił dowód z opinii kilku biegłych, którzy jednakŜe róŜnili się w kwestii
zdolności patentowej wynalazku. Odmawiając udzielenia patentu Urząd Patentowy RP
oparł się na opinii tego biegłego, według którego rozwiązanie nie posiada poziomu
wynalazczego, bez jednoczesnego ustosunkowania się do opinii pozostałych biegłych, w
ocenie których zgłoszone do ochrony rozwiązanie cechuje nowość i nieoczywistość
uzyskanych efektów, co uzasadnia udzielenie patentu na wynalazek.
W sprawach z zakresu wynalazczości pojawiało się zagadnienie zakresu
patentowalności wynalazku z uwagi na jego przedmiot. W wyroku z dnia 28 czerwca 2006
r., VI SA/Wa 1163/05 (orzeczenie prawomocne) Sąd podkreślił, iŜ na gruncie ustawy o
wynalazczości rozwiązanie jest patento walnym wynalazkiem, o ile w obszarze technicznym
jest przynajmniej jeden nowy nieoczywisty element. Jeśli wkład wynalazczy leŜy wyłącznie
w obszarze nietechnicznym, rozwiązanie naleŜy uznać za niepatentowalne. W wyroku z
dnia 21 marca 2006 r., VI SA/Wa 2014/05 (orzeczenie nieprawomocne) podzielono
stanowisko Urzędu Patentowego RP, odmawiającego udzielenia patentu na wynalazek pt.
10
„Sposób i urządzenie do cyfrowego zapisu informacji na nośniku", w części dotyczącej
sposobu i nośnika zapisu uznając, iŜ brak charakteru technicznego zastrzeŜenia patentowego
niezaleŜnego jest brakiem merytorycznym, przesądzającym o braku zdolności patentowej
wynalazku określonego tymi zastrzeŜeniami, a nie brakiem formalnym. Z tego teŜ względu
wspomniany brak nie podlega uzupełnieniu. Ponadto według Sądu zastrzeŜenie patentowe
niezaleŜne powinno określać wynalazek, o którym mowa w art. 10 ustawy o wynalazczości,
środkami technicznymi odpowiednimi dla kaŜdej kategorii wynalazku. Te środki powinny
prowadzić do uzyskania poŜądanego rezultatu przewidzianego w wynalazku. Tym samym
zastrzeŜenie patentowe powinno być zupełne, a więc rozwiązywać określone zagadnienie
techniczne.
W orzecznictwie pojawił się problem relacji prawa do patentu, o którym mowa w art.
12 ustawy Prawo własności przemysłowej, z prawem do uprzedniego pierwszeństwa,
uregulowanym w art. 17 tej ustawy. Według stanowiska zajętego w wyroku z dnia 30
czerwca 2006 r., VI SA/Wa 2317/05 (orzeczenie prawomocne) prawo do patentu i prawo
do uprzedniego pierwszeństwa, są odrębnymi prawami zbywalnymi. Oba te prawa
podlegają dziedziczeniu, a umowa o ich przeniesienie wymaga zachowania formy pisemnej.
W konsekwencji na zgłaszającym, który nie jest twórcą wynalazku, spoczywa wymóg
formalnego oświadczenia się, poprzez wskazanie w podaniu zgłoszeniowym podstawy
uprawnienia do kaŜdego ze wspomnianych wyŜej praw. JednakŜe prawo do uprzedniego
pierwszeństwa zgłaszający moŜe wykazywać w nieprzekraczalnym terminie do 3 miesięcy
od daty zgłoszenia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej w
związku z § 4 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września
2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów
uŜytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119). Uchybienie terminowi trzymiesięcznemu, o którym
mowa w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, skutkuje wydaniem
postanowienia Urzędu Patentowego RP o odmowie przyznania uprzedniego pierwszeństwa,
stosownie do art. 48 pkt 5 ustawy.
5. Wśród spraw dotyczących rejestracji wzorów zdobniczych i wzorów
przemysłowych przewaŜały sprawy podwaŜające zdolność rejestracyjną przedmiotu
zgłoszonego do ochrony z uwagi na brak nowości. Podyktowane jest to tym, Ŝe w
przeciwieństwie do wynalazków od wzoru uŜytkowego (takŜe wzoru zdobniczego) nie
11
wymaga się, aby to rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub
zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, miało walor nieoczywistości. Natomiast musi być
ono nowe i uŜyteczne. W świetle wyroku WSA z 25 maja 2006 r., VI SA/Wa 657/06
(orzeczenie nieprawomocne) dla wykazania braku nowości wzoru uŜytkowego konieczne
jest przeciwstawienie danemu rozwiązaniu konkretnego rozwiązania o identycznych w
istocie cechach. Nie wystarczy dowieść, Ŝe poszczególne istotne elementy danego
rozwiązania są znane z kilku odrębnych rozwiązań zaliczonych do stanu techniki. W
oparciu o więcej niŜ jedno rozwiązanie (kilka wcześniejszych rozwiązań) moŜna bowiem
dowodzić braku nieoczywistości rozwiązania, co nie wchodzi tutaj w grę, a nie braku
nowości rozwiązania.
W kwestii dotyczącej nowości rozwiązania zgłoszonego do ochrony Sąd stosuje
zasady obowiązujące na gruncie prawa europejskiego, a w szczególności objęte treścią art. 4
i art. 5 dyrektywy 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998
r. w sprawie ochrony prawnej wzorów przemysłowych oraz § 6 rozporządzenia Rady nr
6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. o wzorze przemysłowym Wspólnoty. Pod kątem
powołanych wyŜej przepisów w wyroku z dnia 30 marca 2006 r., VI SA/Wa 2048/05
(orzeczenie nieprawomocne), dotyczącym uniewaŜnienia prawa ochronnego na wzór
zdobniczy pt. „Donica ozdobna", dokonano wykładni § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45). I
tak, według Sądu, kaŜdy sposób ujawnienia wzoru zdobniczego (podania go do
powszechnej wiadomości) w dowolnym miejscu na świecie albo w Polsce jest relewantny, o
ile ujawnia dla znawcy dostateczne dane do stosowania tego wzoru. Ujawnienie musi
stwarzać moŜliwość zapoznania się ze wzorem znawcom, a więc osobom działającym w
sposób profesjonalny w tym samym sektorze działalności gospodarczej. MoŜliwość ta musi
mieć charakter rzeczywisty. Zatem, w przypadku wzorów zdobniczych, nie wystarcza
stworzenie potencjalnej moŜliwości zapoznania się z danym wzorem. Ujawnienie (podanie
do wiadomości powszechnej) musi mieć charakter materialnie istotny, a więc nastąpić w
okolicznościach, które pozwalają zakładać rzeczywistą jego znajomość, będącą efektem
prowadzenia normalnej działalności zawodowej, wyspecjalizowanej w danym sektorze (np.
w dziedzinie produkcji doniczek plastikowych w sektorze przetwórstwa tworzyw
sztucznych). Ujawnienie (podanie do powszechnej wiadomości) wzoru zdobniczego w
sposób szkodzący nowości moŜe nastąpić m.in. poprzez jego publikację w czasopiśmie, czy
teŜ ofercie handlowej (reklamowej) skierowanej do szerokiego kręgu odbiorców, niemniej
12
nie wystarcza w tym przypadku stworzenie jedynie potencjalnej (teoretycznej) moŜliwości
zapoznania się z tym rozwiązaniem (jak np. w przypadku wynalazków podlegających
opatentowaniu). W przypadku wzorów zdobniczych ujawnienie naleŜałoby uznać za
nieszkodzące nowości, gdy zapoznanie się z takim wzorem nie nastąpi w normalnym toku
działalności zawodowej. Ocena, czy doszło do ujawnienia musi zatem uwzględniać stan
rzeczywistej wiedzy w relewantnym kręgu odbiorców.
W obrocie gospodarczym dość częstą praktyką jest zgłaszanie do rejestracji, na
podobną postać, znaku towarowego przestrzennego oraz wzoru przemysłowego. W myśl
wyroku z dnia 24 marca 2006 r., VI SA/Wa 2339/05 (orzeczenie prawomocne) znak
towarowy w formie trójwymiarowej, jeśli spełnia takŜe przesłanki rejestracji jako wzór
przemysłowy, moŜe korzystać z ochrony kumulowanej, której nie wyklucza polskie
ustawodawstwo. Podobnie, zarejestrowanie wzoru przemysłowego nie wyklucza udzielenia
prawa ochronnego na tę formę trójwymiarową, jako znaku towarowego, jeŜeli spełnione są
odpowiednie przesłanki przewidziane w ustawie Prawo własności przemysłowej.
Natomiast, co powszechnie przyjmuje się w piśmiennictwie, wcześniejsze udzielenie prawa
ochronnego bądź ogłoszenie o zgłoszeniu formy przestrzennej, jako znaku towarowego,
powoduje utratę cech nowości, która jest przesłanką ochrony wzoru przemysłowego.
W orzecznictwie Sądu przywiązuje się znaczenie, aby zgłoszony do rejestracji wzór
nie zawierał elementów stanowiących przedmiot prawa wyłącznego innego przedsiębiorcy,
co niekiedy stosują zgłaszający w formie zawoalowanej, a więc przykładowo bez objęcia
cudzego prawa zastrzeŜeniem ochronnym lub bez zamieszczenia w tym zakresie stosownej
wzmianki w opisie wzoru. I tak w wyroku z dnia 12 września 2006 r., VI SA/Wa 846/06
(orzeczenie prawomocne), którego przedmiot dotyczył uniewaŜnienia prawa z rejestracji
wzoru zdobniczego „Etykieta", nie podzielono stanowiska Urzędu Patentowego RP, iŜ
wspomniana praktyka nie narusza prawa. Według Sądu zamieszczenie we wzorze
zdobniczym istotnego elementu znaku towarowego innego przedsiębiorcy, bez jego zgody,
w świetle przepisu § 8 rozporządzenia w sprawie ochrony wzorów zdobniczych stanowi
negatywną przesłankę dla wydania świadectwa ochronnego na taki wzór i bez znaczenia jest
tutaj niezamieszczenie odpowiedniej informacji w opisie wzoru zdobniczego w
dokumentacji zgłoszeniowej w Urzędzie Patentowym RP, czy teŜ brak objęcia tego
elementu zastrzeŜeniami ochronnymi.
13
6. W postanowieniu z dnia 14 lutego 2006 r., VI SA/Wa 318/05 (orzeczenie
prawomocne) Sąd zajmował się kwestią waloru prawnego rozstrzygnięcia K... w sprawie
atestu na wyroby rękodzielnicze, co pozwala właścicielowi takiego atestu uzyskać
uprawnienie do opodatkowania sprzedaŜy tych wyrobów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze
zm.), podatkiem 7%, a nie stawką podstawową. Odrzucając skargę na rozstrzygnięcie w
przedmiocie odmowy przyznania atestu rękodzieła artystycznego uznano, iŜ owe
rozstrzygnięcie nie ma waloru decyzji administracyjnej, w rozumieniu art. 104 k.p.a., gdyŜ
wydawanie takich decyzji nie wynika z przepisu prawa powszechnie obowiązującego.
Zatem, wspomniane rozstrzygnięcie nie mieści się w kategorii aktów administracyjnych,
które podlegają kontroli sądu administracyjnego, stosownie do przepisów art. 3 ustawy
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
14
www.kramarz.pl
TRANSFER
NOWYCH TECHNOLOGII
PATENTÓW i PRAW WYŁĄCZNYCH
OFERTA
transferu wynalazku
„Ściekowy absorber ciepła”
w drodze licencji pełnej i niewyłącznej
lub innych propozycji w ramach moŜliwych negocjacji
Skierowana do podmiotów fizycznych i prawnych z terenu RP i UE do realizacji przedmiotu licencji
na terenie całego kraju w drodze finansowania i dotacji z Uni Europejskiej w ramach programu
operacyjnego INNOWACYJNA GOSPODARKA oraz innych rządowych.
ZAPRASZAMY
TELEFON / FAX
+ 014 6778523
http://www.kramarz.pl