wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw związanych ze

Transkrypt

wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw związanych ze
Konwersja
WYTYCZNE DOTYCZĄCE
ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH
ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI
TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD
HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO
(ZNAKI TOWAROWE I WZORY)
CZĘŚĆ E
CZYNNOŚCI WYKONYWANE W REJESTRZE
DZIAŁ 2
KONWERSJA
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze
FINAL
VERSION 1.0
Strona 1
DATE 02/01/2014
Konwersja
Spis treści
1
Wstęp .......................................................................................................... 3
2
Konwersja WZT i RM wskazującej UE...................................................... 3
2.1
Konwersja WZT .......................................................................................... 3
2.2
Konwersja RM wskazującej UE ................................................................. 4
3
Ważność zgłoszenia WZT jako warunek konwersji ................................ 5
4
Okoliczności wykluczające konwersję .................................................... 5
5
4.1
Wygaśnięcie praw na podstawie nieużywania znaku .............................. 6
4.2
Podstawy
odmowy
ograniczone
do
jednego
państwa
członkowskiego lub obejmujące całą UE.................................................. 6
4.3
Wycofanie/zrzeczenie się po wydaniu decyzji .......................................... 7
4.4
Uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie podstaw
wykluczających konwersję ........................................................................ 8
Wymagania formalne dotyczące wniosku o konwersję ......................... 8
5.1
Termin ......................................................................................................... 8
5.1.1
5.1.2
6
5.2
Wniosek o konwersję ............................................................................... 10
5.3
Język ......................................................................................................... 12
5.4
Opłata ........................................................................................................ 12
Rozpatrywanie wniosków przez Urząd .................................................. 13
6.1
Etapy procedury i uprawnienia................................................................ 13
6.2
Badanie wniosku ...................................................................................... 13
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
7
Rozpoczęcie terminu w przypadku powiadomienia przez Urząd ................... 8
Rozpoczęcie terminu w pozostałych przypadkach ......................................... 9
Opłaty ........................................................................................................... 13
Termin........................................................................................................... 13
Język ............................................................................................................. 14
Kryteria formalne .......................................................................................... 14
Podstawy ...................................................................................................... 14
Pełnomocnictwo ........................................................................................... 15
Częściowa konwersja ................................................................................... 15
6.3
Publikacja wniosku i wpis do rejestru .................................................... 16
6.4
Przekazanie wniosku wyznaczonym urzędom ....................................... 17
Skutki konwersji ...................................................................................... 18
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze
FINAL
VERSION 1.0
Strona 2
DATE 02/01/2014
Konwersja
1
Wstęp
Konwersja to proces zmiany WZT na jedno lub więcej zgłoszeń krajowych. Główne
cechy konwersji zostały zdefiniowane w art. 112–114 RWZT oraz w zasadach 44–47
RWWZT. Jeśli WZT przestanie istnieć, w zależności od konkretnej przyczyny tego
stanu można dokonać jego konwersji na znaki towarowe ważne w niektórych
państwach członkowskich. Konwersja jest szczególnie przydatna przy rozstrzyganiu
ewentualnych problemów dotyczących jednolitego charakteru WZT. Przykładowo jeśli
występuje problem z zarejestrowaniem wspólnotowego znaku towarowego tylko w
jednym kraju lub w określonych krajach ze względu na bezwzględne podstawy
odmowy lub wskutek sprzeciwu wynikającego z wcześniejszego prawa ważnego tylko
w jednym kraju lub w określonych krajach, zgłaszający WZT może wnieść o konwersję
WZT na pojedyncze zgłoszenia krajowego znaku towarowego w innych krajach,
których te podstawy nie dotyczą.
System
wspólnotowych
znaków
towarowych
opiera
się
na
zasadzie
komplementarności tego systemu z systemami krajowymi. Systemy te są ze sobą w
dużym stopniu powiązane poprzez procedury zastrzeżenia starszeństwa i konwersji.
System funkcjonuje w taki sposób, że wcześniejsza data zgłoszenia rejestracji prawa
będzie zawsze przeważać na terytorium, na którym obowiązuje, bez względu na to, czy
rejestracja znaku towarowego jest wynikiem krajowego zgłoszenia, międzynarodowego
wskazania, czy zgłoszenia WZT (zob. orzeczenie Wielkiej Izby Odwoławczej z
15/07/2008 w sprawie R 1313/2006-G, pkt 34).
Konwersja jest procesem dwuczęściowym, obejmującym w pierwszej części uiszczenie
opłaty za konwersję w wysokości 200 EUR i rozpatrzenie wniosku o konwersję w
UHRW, zaś w drugiej części procedurę konwersji jako takiej w krajowych urzędach ds.
znaków towarowych i patentów. W zależności od przepisów prawa krajowego znak
towarowy po konwersji zostanie bezzwłocznie zarejestrowany bądź poddany krajowej
procedurze badania, rejestracji i sprzeciwu, tak jak zwykłe zgłoszenie krajowego znaku
towarowego.
W przypadku wskazania UE w RM i w przypadku wycofania i odrzucenia wskazania lub
gdy przestało ono wywoływać skutki prawne istnieje również możliwość złożenia
wniosku o konwersję na zgłoszenie krajowego znaku towarowego w jednym, kilku lub
wszystkich państwach członkowskich lub na późniejsze wskazanie państw
członkowskich w systemie madryckim.
Konwersji RM wskazującej UE nie należy mylić z przekształceniem, które jest środkiem
prawnym wprowadzonym na podstawie protokołu madryckiego („PM”) w celu
złagodzenia skutków pięcioletniego okresu zależności wynikającego z porozumienia
madryckiego (zob. art. 6 ust. 3 PM). Przekształcenie umożliwia zmianę zaatakowanego
znaku w bezpośrednie zgłoszenie WZT, ale nie umożliwia konwersji wskazania UE na
zgłoszenia krajowe. Więcej informacji dotyczących przekształcenia zawierają
Wytyczne, część M: Znaki międzynarodowe.
2
Konwersja WZT i RM wskazującej UE
2.1
Konwersja WZT
Artykuł 112 ust. 1, art. 113 ust. 1, art. 159 RWZT
Zasada 44 ust. 1 lit. e) i f), zasada 122, zasada 123 RWWZT
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze
FINAL
VERSION 1.0
Strona 3
DATE 02/01/2014
Konwersja
Podmiot przedkładający zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego (WZT) lub
właściciel zarejestrowanego WZT może złożyć wniosek o konwersję zgłoszenia WZT
lub zarejestrowanego WZT. Wniosek może dotyczyć konwersji na zgłoszenia
krajowych znaków towarowych w jednym, kilku lub wszystkich państwach
członkowskich, z zastrzeżeniem, że w przypadku Belgii, Luksemburga i Niderlandów
termin „krajowe zgłoszenia” lub „urząd krajowy” obejmuje zgłoszenia znaków
towarowych z krajów Beneluksu lub Urząd Znaków Towarowych Beneluksu.
Konwersja jest możliwa w następujących przypadkach („podstawy konwersji”):
•
gdy zgłoszenie WZT zostało ostatecznie odrzucone przez Urząd (art. 112 ust. 1
lit. a) RWZT) w wyniku decyzji opartej o bezwzględne lub względne podstawy
odmowy w procedurze badania lub sprzeciwu;
•
gdy zgłoszenie WZT zostało wycofane przez zgłaszającego (art. 112 ust. 1 lit. a),
art. 44 RWZT);
•
gdy zgłoszenie WZT zostało uznane za wycofane, tzn. w przypadku
nieuiszczenia w wymaganym terminie opłat klasowych po dokonaniu zgłoszenia
lub opłaty rejestracyjnej (art. 112 ust. 1 lit. a), art. 36 ust. 5, art. 45 RWZT);
•
gdy rejestracja WZT przestała wywoływać skutki prawne (art. 112 ust. 1 lit. b)
RWZT), przy czym ma to zastosowanie w następujących okolicznościach:
2.2
○
w przypadku ważnego zrzeczenia się rejestracji WZT (art. 50 RWZT);
○
w przypadku braku przedłużenia rejestracji WZT (art. 47 RWZT);
○
w przypadku unieważnienia rejestracji WZT przez Urząd lub sąd w
sprawach WZT (art. 55 i 100 RWZT);
○
w przypadku, gdy Urząd lub sąd w sprawach WZT stwierdził wygaśnięcie
praw właściciela rejestracji WZT (art. 55 RWZT), z wyjątkiem wygaśnięcia
praw wynikającego z nieużywania znaku (art. 112 ust. 2 RWZT).
Konwersja RM wskazującej UE
Właściciel RM wskazującej UE może złożyć wniosek o konwersję wskazania UE:
•
na zgłoszenia krajowego znaku towarowego w jednym, kilku lub wszystkich
państwach członkowskich;
•
na późniejsze wskazanie jednego lub kilku państw członkowskich będących
stronami porozumienia madryckiego lub protokołu madryckiego („opting-back”),
pod warunkiem, że dane państwo członkowskie było stroną obu traktatów nie
tylko w momencie składania wniosku o konwersję, ale już w dacie RM
wskazującej UE;
•
na zgłoszenia krajowego znaku towarowego w niektórych państwach
członkowskich i późniejsze wskazania innych państw członkowskich, z
zastrzeżeniem, że to samo państwo członkowskie może być wskazane tylko raz.
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze
FINAL
VERSION 1.0
Strona 4
DATE 02/01/2014
Konwersja
Konwersja RM jest możliwa w następujących przypadkach („podstawy konwersji”), gdy
wskazanie UE w RM przestało wywierać skutki prawne, co ma zastosowanie w
następujących okolicznościach:
•
gdy skutki RM wskazującej UE zostały unieważnione przez Urząd lub sąd w
sprawach WZT (art. 158 RWZT, zasada 117 RWWZT);
•
gdy odstąpienie od wskazania UE zostało wpisane do Międzynarodowego
Rejestru (zasada 25 ust. 1, zasada 27 WR1);
•
gdy unieważnienie RM zostało wpisane do Międzynarodowego Rejestru
(zasada 25 ust. 1, zasada 27 WR) – w takiej sytuacji konwersja typu „optingback” nie jest możliwa; możliwa jest jedynie krajowa konwersja, jeśli Urząd został
poinformowany przez WIPO, że RM nie została przedłużona, z zastrzeżeniem, że
zakończył się okres karencji dla przedłużenia (zasada 31 ust. 4 lit. a) lub b) WR);
•
gdy RM wskazująca UE została ostatecznie odrzucona przez Urząd (zasada 113
ust. 2 lit. b) i c), zasada 115 ust. 5 lit. b) i c) RWWZT).
Wniosek o konwersję może być złożony dla wszystkich lub niektórych towarów lub
usług, do których odnoszą się powyższe akty lub decyzje.
Jeśli powyższe decyzje lub akty odnoszą się tylko do niektórych towarów i usług
będących przedmiotem zgłoszenia lub rejestracji, wniosek o konwersję może dotyczyć
tylko takich towarów lub ich części.
3
Ważność zgłoszenia WZT jako warunek konwersji
Artykuł 112 ust. 1 RWZT
W przypadku składania wniosku o konwersję na podstawie zgłoszenia WZT,
konwersja będzie możliwa tylko w przypadku, gdy zgłoszenie WZT jest ważne (zob.
Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 2: Formalności).
4
Okoliczności wykluczające konwersję
Artykuł 112 ust. 2 i art. 159 RWZT
Zasady 45 i 123 RWWZT
Konwersja nie może nastąpić w następujących dwóch przypadkach: po pierwsze, w
przypadku stwierdzenia wygaśnięcia praw związanych z WZT lub RM wskazującej UE
z powodu nieużywania znaku (zob. pkt 4.1. poniżej); po drugie, gdy określona
podstawa unieważnienia zgłoszenia WZT lub zarejestrowanego WZT lub RM
wskazującej UE wyklucza rejestrację tego samego znaku towarowego w danym
państwie członkowskim (zob. pkt 4.2. poniżej). Dlatego wniosek o konwersję
odrzuconego zgłoszenia WZT nie zostanie dopuszczony w odniesieniu do państwa
Wspólne rozporządzenia na mocy Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i
protokołu do tego porozumienia.
1
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze
FINAL
VERSION 1.0
Strona 5
DATE 02/01/2014
Konwersja
członkowskiego, do którego mają zastosowanie podstawy odmowy, unieważnienia lub
stwierdzenia wygaśnięcia.
Nawet jeśli podstawą konwersji jest wycofanie zgłoszenia, w przypadku gdy wycofanie
będzie miało miejsce po wydaniu decyzji o odrzuceniu znaku ze względu na podstawę
wykluczającą rejestrację w danym państwie członkowskim, wniosek o konwersję
zostanie odrzucony w przypadku braku wniesienia odwołania.
Nawet jeśli podstawą konwersji jest zrzeczenie się rejestracji, w przypadku gdy
zrzeczenie się będzie miało miejsce po wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie
WZT lub RM na podstawie nieużywania znaku lub decyzji o odrzuceniu znaku ze
względu na podstawę wykluczającą rejestrację w danym państwie członkowskim,
wniosek o konwersję zostanie odrzucony w przypadku braku wniesienia odwołania
(zob. pkt 4.3 poniżej).
4.1
Wygaśnięcie praw na podstawie nieużywania znaku
Artykuł 112 ust. 2 lit. a) RWZT
Pierwszym powodem wykluczenia konwersji jest stwierdzenie wygaśnięcia praw
właściciela WZT lub RM na podstawie nieużywania znaku.
Konwersja nie jest możliwa w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela
wspólnotowego znaku towarowego lub rejestracji międzynarodowej na podstawie
nieużywania znaku, chyba że w państwie członkowskim, dla którego właściciel
wnioskował o konwersję, wspólnotowy znak towarowy był używany w warunkach, które
stanowią rzeczywiste używanie w rozumieniu ustawodawstwa tego państwa
członkowskiego.
Wnioskujący o konwersję nie będzie mógł wysuwać późniejszych zarzutów
dotyczących istoty sprawy. Na przykład w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia WZT z
powodu nieużywania znaku wnioskujący o konwersję nie może powoływać się przed
Urzędem na argument, że jest w stanie udowodnić używanie znaku w określonym
państwie członkowskim.
4.2
Podstawy odmowy ograniczone do
członkowskiego lub obejmujące całą UE
jednego
państwa
Artykuł 112 ust. 2 lit. b) RWZT
Zasada 45 ust. 4 RWWZT
Drugi powód wykluczający konwersję jest związany z podstawą odmowy, stwierdzenia
wygaśnięcia (z przyczyn innych niż nieużywanie znaku) lub unieważnienia. Ma on
zastosowanie w przypadku, gdy decyzja Urzędu lub sądu w sprawach wspólnotowych
znaków towarowych wyraźnie stwierdza, że podstawa odmowy, stwierdzenia
wygaśnięcia lub unieważnienia ma zastosowanie w odniesieniu do danego państwa
członkowskiego i uniemożliwia konwersję w odniesieniu do tego państwa
członkowskiego.
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze
FINAL
VERSION 1.0
Strona 6
DATE 02/01/2014
Konwersja
Przykłady
•
Jeśli bezwzględne podstawy odmowy dotyczą tylko jednego języka, konwersja
nie będzie możliwa w odniesieniu do państw członkowskich, w których ten język
jest językiem oficjalnym. Przykładowo, jeśli przytoczono bezwzględne podstawy
odmowy w odniesieniu do odbiorców anglojęzycznych, konwersja nie będzie
miała miejsca w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa, Irlandii i Malty (zob.
zasada 54 ust. 4 RWWZT).
•
Jeśli bezwzględne podstawy odmowy dotyczą tylko jednego państwa
członkowskiego, co jest możliwe w przypadku, gdy dany znak towarowy jest
opisowy lub mylący tylko w danym państwie członkowskim, ale nie w innych
państwach członkowskich (zob. Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń,
dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji i wspólnotowe znaki
wspólne), konwersja nie będzie możliwa w odniesieniu do takiego państwa
członkowskiego, natomiast można o nią wnioskować w stosunku do wszystkich
państw członkowskich, dla których nie stwierdzono wyraźnie istnienia podstaw do
odmowy.
•
Jeśli zgłoszenie WZT lub RM wskazująca UE zostały odrzucone w postępowaniu
w sprawie sprzeciwu na gruncie występowania wcześniejszego krajowego znaku
towarowego w danym państwie członkowskim, konwersja nie zostanie
przeprowadzona w takim państwie członkowskim. Jeśli sprzeciw został oparty na
kilku wcześniejszych prawach w różnych państwach członkowskich, ale na
podstawie wiążącej decyzji odrzucono zgłoszenie WZT lub RM wskazującej UE
na podstawie tylko jednego z takich wcześniejszych praw, można złożyć wniosek
o konwersję w odniesieniu do pozostałych państw członkowskich. Przykładowo,
jeśli sprzeciw zgłoszony w oparciu o prawa krajowe brytyjskie, włoskie i
francuskie jest skuteczny tylko w odniesieniu do brytyjskich praw krajowych i brak
analizy pozostałych wcześniejszych praw, konwersja nie będzie możliwa w
Zjednoczonym Królestwie, ale może być dokonana we Włoszech i we Francji (i w
pozostałych państwach członkowskich) (zob. wyrok z 16/09/2004 w sprawie
T-342/02 „MGM” i wyrok z 11/05/2006 w sprawie T-194/05 „Teletech”).
•
Zgodnie z zasadą 45 ust. 4 RWWZT, stosowaną przez analogię do rejestracji
międzynarodowych wskazujących UE na podstawie zasady 123 ust. 2 RWWZT,
jeśli zgłoszenie WZT zostało odrzucone z powodu względnych podstaw odmowy
lub rejestracja WZT została unieważniona na podstawie wcześniejszego WZT,
skutkiem tego będzie uniemożliwienie konwersji w całej Unii Europejskiej, nawet
jeśli prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje tylko w niektórych
krajach Unii. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy WZT korzysta z zastrzeżenia
starszeństwa na podstawie art. 34 lub 35 RWZT.
4.3
Wycofanie/zrzeczenie się po wydaniu decyzji
Jeśli w którymś z powyższych przypadków zgłaszający wycofa zgłoszenie WZT lub
właściciel zrzeknie się WZT bądź odstąpi od wskazania UE przed uprawomocnieniem
się decyzji (tzn. w okresie odwołania), a następnie złoży wniosek o konwersję znaku na
krajowe znaki towarowe w niektórych lub wszystkich państwach członkowskich, do
których mają zastosowanie podstawy odmowy, stwierdzenia wygaśnięcia lub
unieważnienia, wniosek o dokonanie konwersji zostanie odrzucony w stosunku do
takich państw członkowskich.
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze
FINAL
VERSION 1.0
Strona 7
DATE 02/01/2014
Konwersja
Jeśli zgłaszający/właściciel złoży odwołanie, następnie wycofa odrzucone zgłoszenie /
dokona zrzeczenia się unieważnionego/wygasłego WZT/wskazania, a następnie
wniesie o konwersję, wycofanie/zrzeczenie się zostanie przekazane właściwej Izbie i
może zostać zawieszone w oczekiwaniu na wynik postępowania odwoławczego (zob.
wyrok z 24/03/2011 w sprawie C-552/09 P „TiMi KiNDERJOGHURT”, pkt 43,
orzeczenie z 22/10/2010 w sprawie R-0463/2009-4 „MAGENTA”, pkt 25-27 i
orzeczenie z 07/08/2013 w sprawie R-2264/2012-2 „SHAKEY’S”). Dopiero po
rozpatrzeniu wniosku o wycofanie/zrzeczenie się zostanie wydana decyzja o udzieleniu
zgody na konwersję w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich wymienionych
we wniosku lub o odmowie konwersji, w zależności od wyniku sprawy (zob. również
Wytyczne, część D: Unieważnienie oraz część E: Czynności wykonywane w rejestrze,
dział 1: Zmiany w rejestracji).
4.4
Uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie podstaw
wykluczających konwersję
Artykuł 113 ust. 1 i 3 RWZT
Urząd podejmie decyzję, czy wniosek o konwersję spełnia kryteria określone w
rozporządzeniach oraz we wszelkich prawomocnych decyzjach (dotyczących części
operacyjnej i uzasadnienia) stanowiących podstawy do konwersji.
Jeśli wystąpi jedna z podstaw wykluczających konwersję, Urząd odmówi przekazania
wniosku do odpowiedniego urzędu krajowego (lub w przypadku konwersji typu „optingback”, odmówi przekazania wniosku do WIPO w celu późniejszego wskazania państw
członkowskich, w odniesieniu do których konwersja została w powyższy sposób
wykluczona). Od decyzji Urzędu przysługuje odwołanie.
5
Wymagania formalne dotyczące wniosku o konwersję
5.1
Termin
Wniosek o konwersję może być zgłoszony w ciągu trzech miesięcy. Data rozpoczęcia
tego terminu zależy od podstaw konwersji.
Powyższy termin nie może zostać przedłużony.
Ponadto nie można wnioskować o kontynuację postępowania dla tego terminu,
zgodnie z art. 82 ust. 2 RWZT. Co do zasady możliwe jest jednak przywrócenie do
stanu poprzedniego.
5.1.1
Rozpoczęcie terminu w przypadku powiadomienia przez Urząd
Artykuł 112 ust. 4 RWZT
Zasada 70 ust. 4 RWWZT
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze
FINAL
VERSION 1.0
Strona 8
DATE 02/01/2014
Konwersja
W przypadku gdy zgłoszenie WZT jest uznane za wycofane, Urząd powiadamia
zgłaszającego lub właściciela o możliwości wniesienia wniosku o konwersję w ciągu
trzech miesięcy od daty powiadomienia.
Powiadomienie będzie zawarte w piśmie powiadamiającym o utracie praw.
5.1.2
Rozpoczęcie terminu w pozostałych przypadkach
Artykuł 112 ust. 5 i 6 RWZT
We wszystkich pozostałych przypadkach termin trzech miesięcy na zgłoszenie wniosku
o konwersję rozpoczyna się automatycznie, tj.:
•
w przypadku wycofania zgłoszenia WZT – w dniu otrzymania wniosku o
wycofanie przez Urząd;
•
w przypadku zrzeczenia się WZT – w dniu wpisania zrzeczenia się do rejestru
WZT (czyli dniu, w którym zrzeczenie stało się skuteczne zgodnie z art. 50 ust. 2
RWZT);
•
w przypadku ograniczenia lub odstąpienia od ochrony RM w UE – w dniu, w
którym takie ograniczenie lub odstąpienie zostało zarejestrowane przez WIPO,
zgodnie z zasadą 27 ust. 1 lit. b) WR;
•
w przypadku braku przedłużenia rejestracji WZT – w dniu następującym po
ostatnim dniu terminu składania wniosków o przedłużenie, zgodnie z art. 47
ust. 3 RWZT, tzn. w terminie sześciu miesięcy po ostatnim dniu miesiąca, w
którym wygasła ochrona;
•
w przypadku braku przedłużenia RM ważnego w UE – w dniu następującym po
ostatnim dniu terminu przedłużenia w WIPO, zgodnie z art. 7 ust. 4 PM;
•
w przypadku odrzucenia zgłoszenia WZT lub RM wskazującej UE – w dniu
uprawomocnienia się decyzji o odrzuceniu;
•
w przypadku unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia WZT lub RM
wskazującej UE – w dniu uprawomocnienia się decyzji Urzędu lub wyroku sądu w
sprawach WZT.
Decyzja Urzędu staje się prawomocna:
•
w przypadku braku złożenia odwołania – po upływie dwumiesięcznego terminu
odwołania;
•
w przypadku podjęcia decyzji przez Izbę Odwoławczą – po zakończeniu terminu
odwołania do Sądu lub, w stosownych przypadkach, z chwilą wydania
prawomocnej decyzji przez Trybunał Sprawiedliwości.
Decyzja sądu w sprawach wspólnotowych znaków towarowych staje się prawomocna:
•
w przypadku braku złożenia odwołania – po upływie terminu odwołania
określonego w przepisach krajowych;
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze
FINAL
VERSION 1.0
Strona 9
DATE 02/01/2014
Konwersja
•
w przeciwnym wypadku – z chwilą wydania prawomocnej decyzji przez sąd w
sprawach WZT ostatniej (drugiej lub trzeciej) instancji.
Przykładowo, jeśli WZT zostanie odrzucony decyzją Urzędu z powodu bezwzględnych
podstaw odmowy, o której Urząd powiadomi 11/11/2011, decyzja staje się
prawomocna 11/01/2012. Termin trzech miesięcy, w którym można zgłaszać wnioski o
konwersję, upływa 11/04/2012.
5.2
Wniosek o konwersję
Artykuł 113 ust. 1 RWZT
Zasada 83 ust. 2 RWWZT
Wniosek o konwersję wnosi się do Urzędu. Formularz wniosku o konwersję znajduje
się na stronie internetowej Urzędu. Zaleca się korzystanie z tego formularza.
Formularz „Wniosek o konwersję rejestracji międzynarodowej (RM) wyznaczającą Unię
Europejską (UE)” znajduje się na stronie internetowej Urzędu. Formularz może być
również stosowany w przypadku konwersji typu „opting-back”. Można również użyć
formularza MM16 WIPO, jednakże Urząd wyśle do WIPO dane dotyczące konwersji w
formie elektronicznej, nie wysyłając samego formularza.
Korzystanie z formularzy udostępnionych przez Urząd umożliwia Urzędowi pobranie
istotnych informacji dotyczących WZT będącego przedmiotem konwersji i danych
dotyczących wnioskodawcy i pełnomocnika z bazy danych, a następnie przekazanie
ich wraz z formularzem konwersji wyznaczonym urzędom.
Zasada 44 ust. 1 i 2 RWWZT
Wnioskodawcy lub ich pełnomocnicy mogą korzystać z formularzy o budowie podobnej
do formularzy udostępnianych przez Urząd, pod warunkiem, że będą one zawierać
następujące podstawowe informacje:
•
nazwę (imię i nazwisko) i adres wnioskującego o konwersję,
zgłaszającego/właściciela zgłoszenia lub rejestracji WZT lub RM;
•
nazwisko pełnomocnika, jeśli występuje;
•
numer akt zgłoszenia WZT lub numer rejestracji WZT lub RM;
•
datę zgłoszenia WZT lub rejestracji lub, w przypadku RM wskazującej UE, datę
RM lub późniejszego wskazania;
•
szczegółowe dane dotyczące zastrzeżenia pierwszeństwa lub starszeństwa;
•
państwo/państwa członkowskie, dla którego/których wnosi się o konwersję; w
przypadku RM należy również zaznaczyć, czy wniosek dotyczy konwersji na
zgłoszenie krajowe dla takiego państwa członkowskiego, czy też na wskazanie
państwa członkowskiego będącego stroną porozumienia madryckiego lub
protokołu madryckiego. W przypadku Belgii, Niderlandów i Luksemburga wniosku
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze
FINAL
VERSION 1.0
tzn.
Strona 10
DATE 02/01/2014
Konwersja
o konwersję nie wypełnia się niezależnie dla każdego z tych państw, lecz łącznie
dla wszystkich trzech; formularz wniosku o konwersję udostępniony przez Urząd
pozwala na wskazanie Belgii, Niderlandów i Luksemburga tylko w sposób łączny;
jeśli mimo wszystko wnioskodawca wskaże tylko jeden z tych trzech krajów,
Urząd uzna, że wniosek o konwersję dotyczy Belgii, Niderlandów i Luksemburga,
i przekaże wniosek Urzędowi Znaków Towarowych Beneluksu;
•
wskazanie podstawy wniosku o konwersję:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
w przypadku wniosku o konwersję w następstwie wycofania zgłoszenia
należy podać datę wycofania;
w przypadku wniosku o konwersję w następstwie braku przedłużenia
rejestracji należy podać datę wygaśnięcia ochrony;
w przypadku wniosku o konwersję w następstwie zrzeczenia się WZT
należy podać datę wpisu zrzeczenia się do rejestru;
w przypadku wniosku o konwersję w następstwie częściowego zrzeczenia
się należy podać towary/usługi, dla których ochrona WZT wygasła, a także
datę wpisu częściowego zrzeczenia się do rejestru;
w przypadku wniosku o konwersję w następstwie ograniczenia należy
podać towary/usługi, dla których ochrona zgłoszenia WZT wygasła, a także
datę ograniczenia;
w przypadku wniosku o konwersję z powodu, iż znak przestał wywoływać
skutki prawne w wyniku decyzji sądu w sprawach WZT należy podać datę
uprawomocnienia się decyzji oraz kopię tej decyzji, która może być
sporządzona w języku wydania decyzji;
w przypadku wniosku o konwersję z powodu odmowy RM wskazującej UE
na podstawie prawomocnej decyzji Urzędu należy podać datę decyzji;
w przypadku wniosku o konwersję z powodu unieważnienia skutków RM
wskazującej UE przez Urząd lub sąd w sprawach WZT należy podać datę
uprawomocnienia się decyzji Urzędu lub wyroku sądu w sprawach WZT
wraz z załączeniem kopii wyroku;
w przypadku wniosku o konwersję z powodu unieważnienia lub zrzeczenia
się wskazania UE przed WIPO należy podać datę dokonania wpisu przez
WIPO;
w przypadku wniosku o konwersję z powodu braku przedłużenia RM
wskazującej UE i z zastrzeżeniem, że upłynął okres karencji dla
przedłużenia, należy podać datę wygaśnięcia ochrony.
Wniosek o konwersję może zawierać:
•
informację, że konwersja dotyczy tylko części towarów i usług objętych
zgłoszeniem lub rejestracją; w takim przypadku należy wskazać towary i usługi,
dla których wnioskuje się o konwersję;
•
informację, że konwersja dotyczy różnych towarów i usług w różnych państwach
członkowskich; w takim przypadku należy wskazać odpowiednie towary i usługi
dla każdego państwa członkowskiego.
We wniosku o konwersję można również wyznaczyć pełnomocnika występującego
przed wyznaczonym urzędem krajowym, zaznaczając odpowiednie rubryki w
załączniku do formularza wniosku. Podanie powyższych informacji nie jest
obowiązkowe i nie ma znaczenia dla procedury konwersji w Urzędzie, umożliwi jednak
krajowym urzędom natychmiastowe skontaktowanie się z pełnomocnikiem
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze
FINAL
VERSION 1.0
Strona 11
DATE 02/01/2014
Konwersja
upoważnionym do występowania przed danym urzędem krajowym w momencie
otrzymania wniosku o konwersję (zob. pkt 6 poniżej).
5.3
Język
Zasada 95 lit. a), zasada 126 RWWZT
W przypadku wniosku o konwersję w odniesieniu do zgłoszenia WZT wniosek musi być
sporządzony w języku zgłoszenia WZT lub w drugim języku wskazanym w zgłoszeniu
WZT.
W przypadku wniosku o konwersję w odniesieniu do RM wskazującej UE przed
wydaniem oświadczenia o przyznaniu prawa ochronnego zgodnie z zasadą 116
RWWZT wniosek musi być sporządzony w języku międzynarodowego zgłoszenia do
WIPO lub w drugim języku wskazanym w takim zgłoszeniu.
Zasada 95 lit. b), zasada 126 RWWZT
W przypadku wniosku o konwersję w odniesieniu do rejestracji WZT wniosek może być
sporządzony w jednym z pięciu języków Urzędu. W przypadku wniosku o konwersję w
odniesieniu do RM wskazującej UE po wydaniu oświadczenia o przyznaniu prawa
ochronnego wniosek może być sporządzony w jednym z pięciu języków Urzędu.
Jednak w przypadku gdy wniosek o konwersję jest składany na formularzu
udostępnianym przez Urząd na podstawie zasady 83 RWWZT, formularz może zostać
wypełniony w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że
należy go wypełnić w jednym z języków Urzędu w części dotyczącej pisemnych
wyjaśnień. Dotyczy to w szczególności wykazu towarów i usług w przypadku wniosku o
częściową konwersję.
5.4
Opłata
Artykuł 113 ust. 1 RWZT
Zasada 45 ust. 2 RWWZT
Artykuł 2 ust. 20 i art. 8 ust. 3 ROWZT
Od wniosku o konwersję należy uiścić opłatę w wysokości 200 EUR; dotyczy to
również konwersji RM wskazującej UE. Wniosek nie będzie uznany za wniesiony
dopóki nie zostanie dokonana opłata za konwersję. Oznacza to, że opłatę za
konwersję należy uiścić w przewidzianym terminie trzech miesięcy. Opłata dokonana
po upływie powyższego terminu zostanie uznana za wniesioną w terminie, jeśli
wnioskodawca przedstawi dowód potwierdzający, że przed upływem terminu trzech
miesięcy dokonał wpłaty do banku lub zlecił płatność przelewem w państwie
członkowskim, i jeśli w momencie dokonania płatności uiścił dopłatę wynoszącą
dziesięć procent całkowitej należnej kwoty (zob. Wytyczne, część A: Zasady ogólne,
dział 3: Płatności z tytułu opłat, kosztów i należności).
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze
FINAL
VERSION 1.0
Strona 12
DATE 02/01/2014
Konwersja
6
Rozpatrywanie wniosków przez Urząd
6.1
Etapy procedury i uprawnienia
Urząd rozpatruje wnioski o konwersję w ramach następujących etapów:
Artykuł 113 ust. 2 i 3 RWZT
Zasady 45–47 RWWZT
•
badanie wniosku,
•
publikacja wniosku, oraz
•
przekazanie wniosku do wyznaczonych urzędów.
6.2
Badanie wniosku
Badanie wniosku o konwersję przez Urząd dotyczy takich aspektów, jak:
•
•
•
•
•
•
•
6.2.1
opłaty
termin
język
kryteria formalne
podstawy
pełnomocnictwo
częściowa konwersja.
Opłaty
Zasada 45 ust. 2, zasada 122 ust. 3 RWWZT
Urząd bada, czy opłata za konwersję została uiszczona w przewidzianym terminie.
W przypadku gdy opłata za konwersję nie została uiszczona w przewidzianym terminie,
Urząd powiadomi wnioskodawcę, że wniosek o konwersję uważa się za niewniesiony.
Opłaty uiszczone po terminie zostaną zwrócone.
6.2.2
Termin
Zasada 45 ust. 1, zasada 122 ust. 3 RWWZT
Urząd bada, czy wniosek o konwersję został wniesiony w terminie trzech miesięcy.
W przypadku gdy wniosek o konwersję nie został wniesiony w przewidzianym terminie
trzech miesięcy, Urząd odrzuci wniosek. Opłaty uiszczone po terminie nie zostaną
zwrócone.
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze
FINAL
VERSION 1.0
Strona 13
DATE 02/01/2014
Konwersja
6.2.3
Język
Zasada 95 lit. a), zasada 126 RWWZT
Urząd bada, czy wniosek o konwersję został wniesiony we właściwym języku.
W przypadku gdy wniosek o konwersję został sporządzony w języku, który nie jest
jednym z języków przyjętych w procedurze konwersji (zob. pkt 5.3 powyżej), Urząd
wysyła do wnioskodawcy pismo w sprawie braków i określa termin, w którym
wnioskodawca powinien skorygować wniosek o konwersję. W przypadku braku reakcji
ze strony wnioskodawcy, wniosek nie będzie rozpatrywany i zostanie uznany za
niewniesiony. Uiszczone opłaty nie zostaną zwrócone.
6.2.4
Kryteria formalne
Zasada 44 ust. 1 lit. b), d), e) RWWZT
Urząd bada, czy wniosek spełnia kryteria formalne określone w rozporządzeniu
wykonawczym (zob. pkt 5 powyżej).
W przypadku gdy wnioskujący o konwersję nie zastosował formularza konwersji
udostępnionego przez Urząd i w przypadku stwierdzenia braku zaznaczenia
elementów określonych w zasadzie 44 ust. 1 lit. b), d) lub e) RWWZT, wnioskodawca
zostanie wezwany do uzupełnienia brakujących informacji, lub w przypadku, gdy
informacje te mogą być w łatwy sposób uzyskane z danych, do których Urząd ma
dostęp, uznaje się, że wnioskodawca upoważnia Urząd do udostępnienia
wyznaczonym urzędom odpowiednich wyciągów z bazy danych Urzędu.
6.2.5
Podstawy
Urząd bada:
•
czy istnieją podstawy do konwersji określone w pkt 2 powyżej,
•
czy istnieje jedna z podstaw do wykluczenia konwersji określona w pkt 4
powyżej,
Zasada 123 ust. 2 RWWZT
•
w przypadku konwersji typu „opting-back” – czy wskazanie danego państwa
członkowskiego w zgłoszeniu międzynarodowym było możliwe w dacie RM;
•
w przypadku częściowej konwersji – czy towary i usługi, których ma dotyczyć
konwersja, były częścią i nie wykraczały poza zakres towarów i usług WZT lub
RM wskazującej UE w momencie wygaśnięcia lub utraty ważności znaku (zob.
pkt 6.3 poniżej);
•
w przypadku częściowej konwersji, w której część WZT lub RM wskazującej UE
zostaje podtrzymana – czy towary i usługi, których ma dotyczyć konwersja
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze
FINAL
VERSION 1.0
Strona 14
DATE 02/01/2014
Konwersja
pokrywają się z towarami i usługami, dla których znak zostaje podtrzymany (zob.
pkt 6.3 poniżej).
Celem ostatnich dwóch etapów badania jest uniknięcie konwersji większej liczby lub
szerszej kategorii towarów i usług, niż odrzucone lub unieważnione.
W przypadku gdy wniosek o konwersję nie spełnia żadnego z pozostałych
obowiązkowych elementów i wskazań, o których mowa w pkt 4 i 5.2 powyżej, Urząd
wysyła do wnioskodawcy pismo w sprawie braków i określa termin, w którym
wnioskodawca powinien skorygować wniosek o konwersję. W przypadku braku reakcji
ze strony wnioskodawcy wniosek nie będzie rozpatrywany i zostanie uznany za
niewniesiony. Uiszczone opłaty nie zostaną zwrócone.
6.2.6
Pełnomocnictwo
Zasada 76 ust. 1–4 RWWZT
Zastosowanie mają ogólne zasady dotyczące pełnomocnictwa (zob. Wytyczne,
część A: Zasady ogólne, dział 5: Zawodowe pełnomocnictwo). Osoba wnioskująca o
konwersję może wyznaczyć nowego lub dodatkowego pełnomocnika (prawnika lub
zawodowego pełnomocnika UHRW) do procedury konwersji.
Jakiekolwiek upoważnienie do działania w imieniu zgłaszającego lub właściciela
dotyczy wyłącznie działania przed Urzędem. To, czy pełnomocnik wyznaczony do
występowania przed Urzędem może występować przed urzędem krajowym w związku
z późniejszym krajowym zgłoszeniem oraz to, czy musi przedstawić dodatkowe
upoważnienie, wynika z przepisów danego kraju. W przypadku konwersji typu „optingback”, imię i nazwisko pełnomocnika wyznaczonego do występowania przed UHRW
zostaną przekazane do WIPO.
6.2.7
Częściowa konwersja
Artykuł 112 ust. 1 RWZT
Zasada 44 ust. 1 lit. e) RWWZT
W przypadku gdy wniosek o konwersję dotyczy tylko niektórych towarów i usług lub
różnych towarów i usług dla różnych państw członkowskich („częściowa konwersja”),
Urząd zbada, czy towary i usługi, których dotyczy wniosek o konwersję są objęte
zakresem towarów i usług, do których ma zastosowanie podstawa konwersji. W
przypadku tej oceny zastosowanie mają te same kryteria, co w podobnych sytuacjach
proceduralnych, takie jak ograniczenie zgłoszenia lub częściowe odrzucenie w
postępowaniu w sprawie sprzeciwu.
W przypadku częściowego odrzucenia zgłoszenia lub częściowego unieważnienia
bądź stwierdzenia wygaśnięcia rejestracji wniosek o konwersję może dotyczyć jedynie
towarów lub usług, których dotyczy odrzucenie zgłoszenia lub unieważnienie albo
stwierdzenie wygaśnięcia rejestracji, ale nie towarów lub usług, dla których zgłoszenie
lub rejestracja zachowują ważność.
W przypadku ograniczonego zgłoszenia lub częściowego zrzeczenia się rejestracji
wniosek o konwersję może dotyczyć jedynie towarów lub usług, których dotyczy
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze
FINAL
VERSION 1.0
Strona 15
DATE 02/01/2014
Konwersja
ograniczenie / częściowe zrzeczenie się, ale nie towarów lub usług, dla których
zgłoszenie
lub
rejestracja
zachowują
ważność.
W
przypadku
gdy
ograniczenie/zrzeczenie się nastąpi po podjęciu decyzji, należy odwołać się do pkt 4.3
powyżej.
Wnioskodawca musi zaznaczyć w powyższych przypadkach towary i usługi, których
dotyczy wniosek o konwersję. Wyrażenie ograniczenia przez negację, np. za pomocą
wyrażeń typu „napoje, z wyjątkiem....”, jest dopuszczalne w takim samym stopniu, w
jakim tego typu wyrażenie jest dopuszczalne przy składaniu lub ograniczaniu
zgłoszenia WZT bądź częściowym zrzeczeniu się rejestracji WZT (zob. Wytyczne,
część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 3: Klasyfikacja).
6.3
Publikacja wniosku i wpis do rejestru
Artykuł 113 ust. 2 RWZT
Zasada 84 ust. 3 lit. p) RWWZT
Po zaakceptowaniu wniosku o konwersję, który został uznany za wniesiony po
uiszczeniu wymaganej opłaty, Urząd dokona wpisu do rejestru wspólnotowych znaków
towarowych, rejestrując otrzymanie wniosku o konwersję, pod warunkiem, że wniosek
dotyczy opublikowanego zgłoszenia WZT lub zarejestrowanego WZT.
Artykuł 113 ust. 2 RWZT
Zasada 46 ust. 1 RWWZT
Po zbadaniu wniosku o konwersję i uznaniu, że jest on prawidłowy Urząd rejestruje i
publikuje wniosek o konwersję w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych w
części E.1. w przypadku wspólnotowych znaków towarowych i w części E.3. w
przypadku rejestracji międzynarodowych wskazujących UE. Publikacja nie zostanie
dokonana, jeśli wniosek o konwersję zostanie wniesiony w czasie, gdy zgłoszenie WZT
nie zostało jeszcze opublikowane zgodnie z art. 39 RWZT.
Zasada 46 RWWZT
Wniosek o konwersję jest publikowany dopiero po zakończeniu badania wniosku przez
Urząd i uznaniu, że jest on prawidłowy. Wniosek nie jest prawidłowy w przypadku
braku uiszczenia opłaty.
Zasada 46 ust. 2 RWWZT
Publikacja wniosku o konwersję musi zawierać wskazania określone w zasadzie 46
ust. 2 RWWZT oraz, jeśli nie dotyczy RM wskazującej UE, odniesienie do
wcześniejszej publikacji w Biuletynie wspólnotowych znaków towarowych i datę
wniosku o konwersję.
Zasada 46 ust. 2, zasada 122 i 123 RWWZT
Wykazy towarów i usług, których dotyczy wniosek o konwersję, nie zostaną
opublikowane w przypadku konwersji RM wskazującej UE.
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze
FINAL
VERSION 1.0
Strona 16
DATE 02/01/2014
Konwersja
6.4
Przekazanie wniosku wyznaczonym urzędom
Artykuł 113 ust. 3, art. 114 ust. 1 RWZT
Zasada 47 RWWZT
Po zakończeniu badania wniosku o konwersję i uznaniu, że jest on prawidłowy, Urząd
bezzwłocznie przekazuje wniosek wyznaczonym urzędom. Przekazanie odbędzie się
niezależnie od tego, czy dokonano już wymaganej publikacji.
Urząd prześle kopię wniosku o konwersję i udostępni wyciąg ze swojej bazy danych
zawierający dane, o których mowa w zasadzie 84 ust. 2 RWWZT, dotyczące będących
przedmiotem konwersji WZT lub RM. Centralny urząd zajmujący się ochroną własności
przemysłowej, któremu przekazywany jest wniosek o konwersję, może uzyskać od
Urzędu wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wniosku, umożliwiające takiemu
centralnemu urzędowi podjęcie decyzji w sprawie krajowego znaku towarowego
będącego rezultatem konwersji.
Zasada 47 RWWZT
Jednocześnie Urząd informuje wnioskującego o konwersję o dacie przekazania
wniosku do krajowych urzędów.
W przypadku konwersji typu „opting-back” WIPO rozpatrzy wniosek jako późniejsze
wskazanie zgodnie z zasadą 24 ust. 6 i ust. 7 WR.
W przypadku gdy wyznaczonym urzędem jest urząd krajowy, wynikiem konwersji
będzie krajowe zgłoszenie lub krajowa rejestracja.
Artykuł 114 ust. 3 RWZT
Zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w danym państwie członkowskim
wniosek o konwersję może podlegać jednemu z poniższych wymogów lub wszystkim
tym wymogom:
•
uiszczenie opłaty za zgłoszenie krajowe;
•
przedstawienie tłumaczenia wniosku oraz załączonych dokumentów w jednym z
języków urzędowych danego państwa członkowskiego; w szczególności w
przypadku wniosków o konwersję przed publikacją WZT krajowy urząd będzie
zwykle wymagał przedstawienia tłumaczenia wykazu towarów i usług;
•
wskazanie adresu do doręczeń w danym państwie członkowskim;
•
dostarczenie przedstawienia znaku w liczbie egzemplarzy określonej przez dane
państwo członkowskie.
Krajowe przepisy dotyczące powołania krajowego pełnomocnika pozostają w mocy. W
przypadku skorzystania z opcji wskazania w formularzu konwersji pełnomocnika do
występowania przed danym urzędem krajowym, krajowy urząd będzie upoważniony do
komunikowania się bezpośrednio z takim pełnomocnikiem i nie będzie konieczne
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze
FINAL
VERSION 1.0
Strona 17
DATE 02/01/2014
Konwersja
dostarczanie oddzielnego
pełnomocnika.
powiadomienia
w
sprawie
powołania
krajowego
Artykuł 114 ust. 2 RWZT
Wniosek o konwersję nie może być poddany formalnym wymogom ustawodawstwa
krajowego, które są różne od lub dodatkowe w stosunku do wymagań przewidzianych
w RWZT i RWWZT.
7
Skutki konwersji
Artykuł 112 ust. 3 RWZT
Zgłoszenie krajowego znaku towarowego wynikające z konwersji korzysta, w
odniesieniu do danego państwa członkowskiego, z daty zgłoszenia lub z daty
pierwszeństwa zgłoszenia WZT, jeśli występuje, a także ze starszeństwa
wcześniejszego znaku towarowego obowiązującego dla tego państwa, zastrzeżonego
dla zgłoszenia lub rejestracji WZT na mocy art. 34 lub 35 RWZT. Więcej informacji
dotyczących konwersji WZT na zgłoszenia krajowych znaków towarowych w nowych
państwach członkowskich zob. Wytyczne, część A: Zasady ogólne, dział 9:
Rozszerzenie.
W przypadku konwersji typu „opting-back” zgłoszenie międzynarodowe wynikające z
późniejszego wskazania państwa członkowskiego zgodnie z zasadą 24 ust. 6 lit. e) i
ust. 7 WR korzysta z pierwotnej daty RM wskazującej UE, tzn. albo faktycznej daty RM
(w tym, jeśli występuje, daty pierwszeństwa), albo daty późniejszego wskazania UE.
Nie istnieje jednak zharmonizowana procedura dotycząca badania wspólnotowych
znaków towarowych poddanych konwersji w urzędach krajowych. Tak jak wspomniano
we wprowadzeniu, procedura konwersji jest procesem dwuczęściowym, w którym
druga część procesu, czyli procedura samej konwersji, odbywa się w krajowych
urzędach ochrony znaków towarowych i patentów. W zależności od przepisów prawa
krajowego znak towarowy po konwersji zostanie bezzwłocznie zarejestrowany bądź
poddany krajowej procedurze badania, rejestracji i sprzeciwu, tak jak zwykłe
zgłoszenie krajowego znaku towarowego.
Krajowe zgłoszenia będące rezultatem konwersji wcześniejszego WZT (zgłoszenia
WZT) wchodzą w życie w momencie złożenia ważnego wniosku o konwersję. Dlatego
w postępowaniu w sprawie sprzeciwu uznaje się tego typu prawa za właściwie
zidentyfikowane dla celów dopuszczalności zgodnie z zasadą 18 ust. 1 RWWZT, jeśli
osoba wnosząca sprzeciw wskaże numer WZT (zgłoszenia WZT), którego dotyczy
konwersja oraz państwa, o których mowa we wniosku o konwersję.
Jeśli podczas postępowania w sprawie sprzeciwu lub postępowania w sprawie
unieważnienia w oparciu o względne podstawy zgłoszenie WZT (lub WZT) stanowiące
podstawę sprzeciwu przestanie istnieć (lub wykaz towarów i usług zostanie
ograniczony), ale jednocześnie wniesiony zostanie wniosek o konwersję, postępowanie
w sprawie sprzeciwu lub unieważnienia może być kontynuowane. Dzieje się tak
dlatego, że krajowe rejestracje znaków towarowych będące rezultatem konwersji
zgłoszenia WZT (lub WZT) mogą stanowić podstawę procedury sprzeciwowej lub
unieważnienia pierwotnie opartej na takim zgłoszeniu WZT lub rejestracji WZT (zob.
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze
FINAL
VERSION 1.0
Strona 18
DATE 02/01/2014
Konwersja
decyzja Wielkiej Izby Odwoławczej w sprawie R 1313/2006-G) (zob. Wytyczne,
część C: Sprzeciw, dział 1: Kwestie proceduralne).
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze
FINAL
VERSION 1.0
Strona 19
DATE 02/01/2014