Wybrane aspekty amerykańskiego prawa patentowego

Wybrane aspekty amerykańskiego
prawa patentowego
2016-01-15 15:47:19
2
Wybrane aspekty amerykańskiego prawa patentowego w kontekście wchodzenia polskich firm na rynek
amerykański
Firmy rozważające ekspansję na rynku amerykańskim, w szczególności oferujące innowacyjne rozwiązania
technologiczne, powinny już na pierwszych etapach projektu wziąć pod uwagę kwestie ochrony własności
intelektualnej. Z punktu widzenia inwestorów ochrona patentowa, lub ochrona innymi dostępnymi prawami
własności intelektualnej, stanowi niejednokrotnie warunek do zainwestowania kapitału.
Poniższe informacja ma na celu przybliżenie ważnych aspektów prawa patentowego, w związku z
następującymi 16 marca 2013 r. zmianami prawa.
Co może być opatentowane w Stanach Zjednoczonych?
Patent może być przyznany w następujących kategoriach:
■
■
■
■
■
■
■
Urządzenie (machine)
Artykuł przemysłowy (article of manufacture)
Proces (process), pod pewnymi warunkami
Zestawienie składników (composition of matter)
Rośliny (plant patent)
Wzory przemysłowe[1] (design patent)
Programy komputerowe (software), w ograniczonym zakresie
Najważniejszymi czynnikami są: odpowiednia kategoria wynalazku, pierwszeństwo w złożeniu aplikacji
(z pewnymi wyjątkami) oraz ograniczenie upubliczniania wynalazku przed złożeniem aplikacji.
Dodatkowo każdy wynalazek musi spełniać kryteria formalne (być nowatorski, nieoczywisty oraz użyteczny),
które wymagają potwierdzenia po dokonaniu wnikliwej analizy prawnika patentowego względem wydanych już
patentów a także powszechnie dostępnych informacji.
Nie należy zakładać, że patent przyznany w jednym kraju będzie automatycznie przyznany na
terenie Stanów Zjednoczonych.
Jakie korzyści daje patent uzyskany w Stanach Zjednoczonych?
Na podstawie patentu właściciel ma prawo wyłączności[2] w następujących czynnościach:
■
■
■
■
Wytwarzania/produkcji wynalazku
Używania wynalazku
Sprzedaży i oferowania wynalazku na sprzedaż
Importowania wynalazku do Stanów Zjednoczonych
Prawa te mogą być udostępniane innym podmiotom na warunkach określonych w umowie. Okres trwania
patentu to 20 lat od momentu złożenia aplikacji. W przypadku aplikacji międzynarodowej, na podstawie której
składany jest patent amerykański, okres ten liczy się od złożenia oryginalnej aplikacji.
Ograniczenia w dostępności ochrony patentowej w związku z upublicznianiem
3
wynalazku
Ochrona patentowa w Stanach Zjednoczonych może być niedostępna nawet w przypadku, gdy potencjalny
aplikant jest pierwszym i jedynym pomysłodawcą danego wynalazku. Może się tak stać za sprawą czynności
podjętych przez tego wynalazcę przed złożeniem aplikacji o patent.
Zakładając, że wynalazek spełnia wszystkie inne warunki aplikacji oraz że składający aplikację ma pełne prawa
do wynalazku:
A. A. W przypadku, gdy wynalazek jest w fazie pomysłu/projektu i nie był w żaden sposób upubliczniony
(komercyjnie, w publikacji, na konferencji, w złożonej już w innym kraju aplikacji lub w jakikolwiek inny
sposób):
■
■
■
■
■
generalnie nie ma przeszkód do złożenia aplikacji patentowej w Stanach Zjednoczonych;
co więcej, jest to zdecydowanie najbezpieczniejsza sytuacja dla wynalazcy planującego opatentować
wynalazek;
najlepiej, jeżeli wynalazca nie ujawnia pomysłu publicznie przed złożeniem aplikacji o patent, mimo,
iż prawo do pewnego stopnia dopuszcza taką możliwość;
jakiekolwiek dyskusje z osobami trzecimi (spoza zespołu wynalazców) powinny być prowadzone po
podpisaniu umowy o dotrzymaniu tajemnicy (Non-Disclosure Agreement);
należy również zaplanować kolejność składania aplikacji w innych państwach (jeżeli są takie plany), istnieją
bowiem ograniczenia krajowe które mogą uniemożliwić późniejsze aplikacje.
B. W przypadku, gdy nastąpiło jakiekolwiek ujawnienie pomysłu, najczęstsze sytuacje oraz możliwości aplikacji o
ochronę patentową opisane zostały w poniższej tabeli:
Prawo stosowane do
aplikacji złożonych do 15
marca 2013
Prawo stosowane do
aplikacji złożonych 16
marca 2013 lub później
4
Przed
dokonaniem
odkrycia lub
wynalazku przez
składającego
aplikację:
Wynalazek ten
został opisany w
ogólnie dostępnej
publikacji lub został
wydany patent
(gdziekolwiek na
świecie).
Wynalazek był w
użyciu publicznym
lub znany w USA.
Wynalazek został
opisany w
opublikowanej
aplikacji
patentowej złożonej
w USA przez innego
wynalazcę.
Wynalazek został
opisany w
wydanym patencie
i aplikacja na ten
patent została
złożona przed
dokonaniem
odkrycia przez
aplikanta.
Aplikacja o ochronę
patentową w USA jest
niemożliwa.
Generalnie datą decydującą
o ochronie patentowej
będzie data złożenia
aplikacji, natomiast pewne
czynności dokonane przez
wynalazcę w ciągu roku
bezpośrednio
poprzedzającego złożenie
aplikacji pozostają
dozwolone (więcej poniżej).
5
Wynalazek został
opisany w
jakiejkolwiek
publikacji ogólnie
dostępnej w druku
(w USA lub innym
kraju).
Wynalazek
znajduje się w
sprzedaży lub
jest używany
publicznie w
USA.
Wynalazca może złożyć
aplikację o ochronę
patentową w
USAnajpóźniej w ciągu
roku od publikacji
materiałów dotyczących
wynalazku.
Po upływie tego terminu
aplikacja jest już
niemożliwa.
Aplikacja o ochronę
patentową w USA jest
możliwa w przypadku gdy
aplikacja zostaniezłożona w
ciągu 12 miesięcy od
rozpoczęcia takiego
użycia/sprzedaży.
Aplikacja o ochronę
patentową w USA jest
możliwa jeżeli zostanie
złożona w ciągu roku od
publikacji, pod
warunkiem że
upublicznienie to nastąpiło z
inicjatywy lub za zgodą
wynalazcy.
Należy pamiętać że
upublicznienie w USA lub
innym kraju przed złożeniem
aplikacji może uniemożliwić
ubieganie się o patent w
poszczególnych krajach, w
zależności od prawa
krajowego.
Sprzedaż produktu lub
publiczne użycie przed
złożeniem aplikacji o patent
uniemożliwia przyznanie
ochrony patentowej.
6
Wynalazek
znajduje się w
sprzedaży poza
granicami USA.
UWAGA: W takiej
sytuacji należy
rozważyć złożenie
aplikacji do
15.03.2013 by nie
stracić prawa
ubiegania się o
patent w USA.
Wynalazca złożył
aplikację o ten
sam patent w
innym kraju.
Aplikacja o ochronę
patentową w USA jest
możliwa – prawo stosowane
do aplikacji złożonych do 15
marca 2013 r. nie
przewiduje ograniczeń jeżeli
sprzedaż miała miejsce
poza granicami USA.
Jak wyjaśniono powyżej,
istnieje jednak ograniczenie
w związku z opisywaniem
wynalazku w publikacjach
(co często ma miejsce w
związku ze sprzedażą) które
wymaga złożenia aplikacji w
ciągu 12 miesięcy od
momentu publikacji.
Aplikacja o ochronę
patentową jest możliwa
jeżeli aplikacja w USA
zostanie złożona w ciągu 12
miesięcy od oryginalnej
aplikacji lub jeżeli nie został
jeszcze wydany patent w
innym kraju.
Sprzedaż produktu lub
publiczne użycie przed
złożeniem aplikacji o patent
uniemożliwia przyznanie
ochrony patentowej.
Aplikacja o ochronę
patentową w USA jest
możliwa jeżeli aplikacja
zostanie złożona w ciągu
roku od pierwotnego
ujawnienia wynalazku
przez wynalazcę.
Decydującą datą jest
jakiekolwiek publiczne
ujawnienie wynalazku, co
może mieć miejsce przed
złożeniem zagranicznej
aplikacji. Oznacza to że
aplikant może mieć mniej niż
rok po złożeniu zagranicznej
aplikacji aby złożyć aplikację
w USA.
7
Został przyznany
patent dotyczący
tego samego
wynalazku w USA
lub innym kraju.
Inna osoba złożyła
aplikację o ochronę
podobnego
wynalazku.
Aplikacja o ochronę
patentową w USA jest
możliwa wyłącznie jeżeli
zostanie złożona w ciągu 12
miesięcy od wydania
patentu w jakimkolwiek
kraju.
Jednocześnie niezależny
przepis nakazuje złożenie
aplikacji w ciągu 12
miesięcy od upublicznienia
wynalazku (które
uwzględnia opublikowaną
aplikację patentową). W
praktyce więc aplikację w
USA należy złożyc w ciągu
roku od jakiegokolwiek
upublicznienia wynalazku w
innym kraju, a najpóźniej w
ciągu roku od złożenia
zagranicznej aplikacji.
Decydująca może być data
dokonania wynalazku jeżeli
istnieją dowody
wcześniejszego odkrycia.
Aplikacja o ochronę
patentową w USA jest
możliwa jeżeli patent został
przyznany na podstawie
informacji pochodzących od
aplikanta oraz aplikacja w
USA będzie złożona w ciągu
roku od pierwotnego
ujawnienia wynalazku przez
aplikanta.
Oznacza to, że termin
pozostały do złożenia
aplikacji w USA może być
krótszy niż rok od złożenia
zagranicznej aplikacji.
Patent może zostać
przyznany osobie która
wcześniej złożyła aplikację
nawet jeżeli nie był to
pierwszy wynalazca.
Uwzględniając powyższe rekomenduje się firmom zainteresowanym ekspansją na rynku amerykańskim:
■
■
szczegółową analizę nowo obowiązującego prawa patentowego, przede wszystkim chodzi tutaj o zapisy
dotyczące nieujawniania pomysłu publicznie;
rozważenie możliwości aplikacji o ochronę patentową przed 16 marca 2013 r., tak by patent był regulowany
starymi przepisami. Będzie to korzystne przede wszystkim w przypadku, gdy nowe przepisy uniemożliwią
aplikację o patent w Stanach Zjednoczonych. Należy jednakże pamiętać, że przepisy obowiązujące po 16
marca 2013 r. mogą mieć inne zalety ważne dla aplikanta. W związku z czym korzystniejsza może okazać się
późniejsza aplikacja (np. według nowych przepisów prawo do wynalazku będzie generalnie przyznawane
8
■
pierwszemu aplikantowi, niekoniecznie pierwszemu wynalazcy);
rozważenie możliwości ochrony technologii innymi formami własności intelektualnej (jak prawa autorskie czy
tajemnice przemysłowe), w przypadku, gdy ochrona patentowa nie jest możliwa, lub jako dodatkowe
zabezpieczenie.
Ważne jest również, by pamiętać, że w wypadku, gdy kilku wynalazców składa aplikacje o przyznanie podobnego
patentu decydująca może być data złożenia aplikacji (nawet w innym kraju), bez względu na to, kto pierwszy
rozpoczął prace nad pomysłem (szczególnie dla aplikacji złożonych po 16 marca 2013 r.). Z tego względu
ważne jest by nie opóźniać składania aplikacji patentowej w przypadku, gdy istnieje potencjał na
komercjalizację pomysłu.
Ochrona patentowa jest często najbardziej pożądaną formą własności intelektualnej. Nie należy jednak
zapominać o innych formach ochrony, np. programy komputerowe mogą być chronione prawami autorskimi,
a metody, czy procesy mogą podlegać ochronie, jako sekrety przemysłowe. Ostateczna decyzja zależeć
będzie od szeregu czynników, takich jak spełnienie wymogów formalnych, ale również od
planowanego sposobu sprzedaży czy długoterminowych planów rozwoju firmy.
Aplikacja patentowa powinna być przygotowana przez prawnika wyspecjalizowanego w danej dziedzinie
technologicznej. Czas od złożenia aplikacji do przyznania patentu wydłuża się z roku na rok (obecnie czeka się
przeciętnie od 5 do 7 lat). Jednak już po złożeniu aplikacji w Stanach Zjednoczonych można eksploatować
wynalazek w określonych okolicznościach. Koszt przeprowadzenia aplikacji to przeciętnie od od 10,000
do 20,000 USD.
Opracowała:
Beata Adamczyk, I Sekretarz na podstawie informacji udostępnionych przez Panią Maję Kieturakis, prawnika
specjalizującego się w prawie własności intelektualnej, współpracującego z biurem akceleracyjnym WPHI
w Waszyngtonie, z siedzibą w San Jose (Kalifornia).
[1] Podlegają nieco innym zasadom, między innymi przyznawane są na okres 14 od daty przyznania patentu.
[2] Co oznacza w tym przypadku prawo do zabronienia innym wykonywania tych czynności.
9