D - Sąd Okręgowy w Warszawie

Sygn. akt XXII GWo 14/16
POSTANOWIENIE
Dnia 19 lutego 2016 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII
Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych
w składzie następującym :
Przewodniczący SSO Beata Piwowarska
na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 lutego 2016 r. w Warszawie
w sprawie z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.
z udziałem J. W. i P. D. wspólników spółki cywilnej (...), P. D.” w W., J. B., J. K., K. G., K. S., M. J., (...) spółki
z ograniczoną odpowiedzial-nością w W., (...) spółki jawnej w W. i P. Ś.
o zabezpieczenie dowodów
postanawia: oddalić wniosek.
UZASADNIENIE
Po uzupełnieniu braków formalnych wniosku 16/02/2016 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W.
zażądała zabezpieczenia dowodów:
1. z oględzin ruchomości - ubrań dziecięcych z oznaczeniem (...) magazynowanych, oferowanych do sprzedaży i
wprowadzanych do obrotu przez J. W. i P. D., przez protoklarny opis cech zewnętrznych w/w ubrań, w szczególności
dot. rodzaju, wielkości i oznaczenia znakiem towarowym (...) oraz przez wykonanie ich dokumentacji fotograficznej
– na okoliczność oznaczenia ich nazwą (...) oraz wprowadzania do obrotu handlowego ubrań opatrzonych znakiem
towarowym (...) przez J. W. i P. D., co skutkuje naruszeniem prawa wnioskodawcy do znaku towarowego (...);
2. z dokumentów handlowych i reklamowych znajdujących się w posiadaniu J. W. i P. D., związanych z posiadaniem
i wprowadzaniem do obrotu towarów oznakowanych nazwą (...), w szczególności: wystawianych przez nie faktur
sprzedażowych, innych dokumentów księgowych, w tym księgi przychodów i rozchodów, umów dystrybucyjnych,
ulotek, listów handlowych – na okoliczność oznaczenia ich nazwą (...), reklamowania i sprzedaży towarów
opatrzonych znakiem towarowym (...), co skutkuje naruszeniem prawa wnioskodawcy do znaku towarowego (...).
Wskazała przy tym, że ubrania i dokumenty znajdują się w posiadaniu obowiązanych w miejscach prowadzenia przez
nich działalności gospodarczej.
Sąd ustalił:
(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. jest uprawniona do słowno-graficznego znaku towarowego
zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr (...) z pierwszeństwem od 12/03/2013 r. dla towarów w klasach
14, 16, 18, 20, 25 (bandany na szyję, bielizna osobista, berety, bluzy, kombinezony, boa na szyję, boty, bryczesy,
buty, buty sportowe, buty sznurowane, chusty, fulardy, czapki, dzianina, dżerseje, etole, futra, gabardyną garnitury,
getry, halki, półhalki, kalosze, kamizelki, kapelusze, kapelusze papierowe, kaptury, kąpielówki, kołnierze, kołnierzyki,
kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki,
legginsy, majtki, szelki, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, majtki dziecięce, szlafroki, stroje na maskarady,
maski na oczy do spania, nakrycia głowy, nauszniki, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie
plażowe, obuwie sportowe, odzież, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna, slipy,
odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie jako odzież, płaszcze, palta, pantofle domowe, pantofle
domowe, pantofle kąpielowe, paski jako odzież, peleryny, pelisy, piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki, półbuty,
poncza, pończochy, prochowce, rajstopy, rękawiczki jako odzież, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały
kąpielowe, skarpetki, spodnie, spódnice, staniki, spódnico-spodenki tenisowe, stroje kąpielowe, stroje plażowe,
sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szale, szaliki, śliniaki niepapierowe, trykoty jako
ubrania, T-shirty, wyprawka dziecięca jako ubrania, żakiety pikowane jako ubrania), 28 i 35 klasyfikacji nicejskiej.
Uprawniona deklaruje używanie swego znaku towarowego w związku z prowadzoną przez nią działalnością
gospodarczą w zakresie dystrybucji odzieży dziecięcej, w szczególności na stronie internetowej pod adresem
polaadnfrank.com, w dokumentacji handlowej i w reklamie.
J. W. i P. D. wspólniczki spółki cywilnej (...), P. D.” w W. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży
detalicznej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Działalność rozpoczęły odpowiednio w 2013 i 2010 r. Od
początku 2013 r. obowiązane oferują do sprzedaży, wprowadzają do obrotu i reklamują odzież dziecięcą opatrzoną
oznaczeniem (...).
Sąd zważył:
Z art. 153 ust. 1 i 2 ustawy z 30/06/2000 r. prawo własności przemysłowej wynika, że prawo ochronne na znak
towarowy jest bezwzględnym prawem podmiotowym o czasowo i terytorialnie ograniczonej skuteczności. Przepis ten
stanowi podstawę do wyodrębnienia strony pozytywnej, obejmującej swym zakresem prawo wyłącznego używania
znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terytorium Polski oraz strony negatywnej obejmującej roszczenia
służące uprawnionemu na wypadek wkroczenia przez naruszyciela w zakres przysługującego mu prawa wyłącznego.
Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje zaś właścicielowi prawo wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego
oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie (gospodarczym):
1. znaku identycznego do zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów;
2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych,
jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaków;
3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowa-nego w odniesieniu
do jakichkolwiek towarów, jeżeli może to przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla
odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.
Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle tego przepisu powinna być dokonywana
według zasad wypracowanych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej na tle Pierwszej
Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do znaków towarowych (zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/
WE z 22/10/2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków
towarowych) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku
towarowego.
Zdefiniowane przez ustawodawcę typy naruszeń wiążą się – co do zasady - z negatywnym wpływem działania osoby
nieuprawnionej na możliwość pełnienia przez znak towarowy przynależnych mu funkcji (w szczególności oznaczenia
pochodzenia), nie w każdej zatem sprawie uprawniony zmuszony jest do odrębnego wykazywania spełnienia tej
przesłanki. Wydaje się jednak celowe i przydatne wyjaśnienie tej kwestii, by wyeliminować wszelkie mogące powstać
na gruncie określonego stanu faktycznego wątpliwości co do charakteru działania pozwanego i jego potencjalnych
skutków na wykonywanie przez powoda prawa do znaku towarowego. (art. 6 k.c.)
Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone lub osoba, której
ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie
uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:
1. na zasadach ogólnych albo
2. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego
wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na
korzystanie ze znaku towarowego.
Uprawniony może ponadto żądać usunięcia skutków naruszeń, na podstawie:
- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących
własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które
zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu
uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,
- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może
orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o
orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.
Uprawnionemu do znaku towarowego służą także żądania określone w art. 2861 p.w.p., zgodnie z pkt
1 ust. 1, sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca, w którym sprawca
wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa, rozpoznaje, nie
później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej,
wniosek uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy o zabezpieczenie dowodów. Ustawodawca nie
wyjaśnia relacji tego przepisu z unormowaniami art. 310-315 k.p.c. W doktrynie i orzecznictwie przeważa pogląd,
że nie są to regulacje tożsame. Art. 2861 ust. 1 pkt 1 p.w.p. ma na celu utrwalenie określonego stanu faktycznego
stanowiącego naruszenie prawa ochronnego lub prawa z rejestracji (np. zajęcie próbek towarów dla późniejszego
ich wykorzystania w toku postępowania sądowego dla wykazania faktu naruszenia). Powinien on jednak także
znaleźć zastosowanie wówczas, gdy istnieje obawa, że przeprowadzenie tego dowodu stanie się
niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia
istniejącego stanu rzeczy, podobnie jak stanowi art. 310 k.p.c.
Zgodnie z art. 310 k.p.c., na wnioskodawcy spoczywa powinność wykazania, że zabezpieczenie dowodów w
konkretnym przypadku ma zapobiec niebezpieczeństwu utraty możności ich przeprowadzenia w późniejszym
czasie. Zabezpieczenie to nie może przy tym służyć weryfikacji szans powodzenie w ewentualnym przyszłym
postępowaniu. (uchwała Sądu Najwyższego z 20/03/1987 r., III CZP 11/87) Mając również na uwadze zasady
generalne postępowania zabezpieczającego, zgodnie z art. 730( 1)§ 1 k.p.c. na podmiocie wnioskującym spoczywa
obowiązek uprawdopodobnienia roszczenia oraz interesu prawnego. (por. M. du Vall, E. Nowińska, U. Promińska,
Prawo własności przemysłowej, LEX)
Wystąpienie z wnioskiem o zabezpieczenie dowodów na podstawie art. 2861 ust. 1 pkt 1 p.w.p. wymaga od
uprawnionego dochowania szczególnej staranności w sformułowaniu żądania, określeniu obowiązanego oraz
przedstawieniu twierdzeń i dowodów dla uprawdopodobnienia faktu naruszenia praw wyłącznych, szczególnie
gdy wniosek składany jest przed wniesieniem pozwu. W tym przypadku mamy zwykle do czynienia z relacjami
konkurencyjnymi, a uwzględnienie wniosku w mniejszym lub większym stopniu narusza podlegającą ochronie
tajemnicę przedsiębiorstwa obowiązanego.
Wniosek spółki (...) nie zasługuje na uwzględnienie:
W pierwszym rzędzie należy wskazać na nieprecyzyjne oznaczenie strony obowiązanej. Uprawniona, reprezentowana
przez profesjonalnego pełnomocnika, używa wobec J. W. i P. D. określenia (...) zaś wobec pozostałych obowiązanych
określenia (...). Nie wyjaśnia przy tym z czego wynika dokonane rozróżnienie i do jakiego aktu prawnego je odnosi.
Nie wskazuje podstawy do żądania od osób trzecich niemających być pozwanymi wydania dowodów naruszenia
prawa do znaku towarowego R. (...), tymczasem od tego zależy uwzględnienie wniosku. Skoro bowiem krajowy
ustawodawca nie precyzje warunków zabezpieczenia dowodów na użytek postępowania o naruszenie praw własności
przemysłowej, należy odwołać się do art. 6 i 7 dyrektywy nr 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
29/04/2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Przepisy te zaś jednoznacznie wskazują na
obowiązek udostępnienia dowodów przez naruszyciela (osobę, która jest lub ma być pozwana w sprawie o naruszenie),
nie zaś przez osobę trzecią.
Z art. 6 ust. 1 dyrektywy wynika obowiązek państw członkowskich Unii Europejskiej zapewnienia możliwości żądania
od naruszyciela przedstawienia dowodów znajdujących się pod jego kontrolą na wniosek uprawnionego do znaku
towarowego - w sytuacji wykazania przezeń zasadności jego roszczeń, pod warunkiem zapewnienia ochrony informacji
niejawnych. Z kolei art. 7 dyrektywy nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia szybkich i skutecznych
środków tymczaso-wych umożliwiających zachowanie dowodów zarzucanego naruszenia, także przed wszczęciem
postępowania. Środki takie mogą obejmować szczegółowy opis z pobieraniem próbek lub bez, zajęcie fizyczne
naruszających prawo towarów, a także - we właściwych przypadkach - materiałów i narzędzi użytych do produkcji i/
lub dystrybucji tych towarów oraz związanych z nimi dokumentów. Jeśli istnieje taka potrzeba, środki te można podjąć
bez wysłuchania drugiej strony, zwłaszcza, gdy jakiekolwiek opóźnienie może spowodować szkodę nie do naprawienia
dla właściciela praw lub istnieje dające się udowodnić ryzyko zniszczenia dowodów.
Za przyjęciem prowspólnotowej wykładni omawianego przepisu przemawia także przewidziany w art. 2861 ust. 9
p.w.p. obowiązek zakreślenia terminu do wystąpieniu względem osoby, która znajduje się w posiadaniu dowodów
naruszenia z odpowiednimi (skonkretyzowanymi) roszczeniami, do których dochodzenia są one uprawnionemu
niezbędne.
Jeśli zatem uprawniona nie zamierza występować o ochronę prawa do znaku towarowego (...) względem J. B., J.
K., K. G., K. S., M. J., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., (...) spółki jawnej w W. ani względem
P. Ś., jej wniosek o zobowiązanie ich do udostępnienia ubrań i dokumentów podlega oddaleniu, jako oczywiście
nieuzasadniony. (a contrario art. 2861 ust. 1 pkt 1 p.w.p.)
Występując z wnioskiem o zabezpieczenie dowodów uprawniony do znaku towarowego powinien sprecyzować żądanie
(określić przedmiot oględzin w sposób jednoznaczny, umożliwiający jego zidentyfikowanie), uzasadnić konieczność
przeprowadzenia dowodu przed wszczęciem procesu, uprawdopodobnić swe prawo wyłączne i fakt jego naruszenia
przez obowiązanego. W szczególności powinien złożyć dokument potwierdzający istnienie i zakres ochrony oraz
przedstawić okoliczności wskazujące na sposób działania naruszycieli, używanie przez nich oznaczenia identycznego
lub konfuzyjnie podobnego, np.: złożyć wydruki ze stron internetowych, fotografie, katalogi itp.
W sytuacji gdy wymienione we wniosku osoby ( (...)) mają być w przyszłości pozwane (obok J. W. i P. D.) o zaniechanie
naruszeń i usunięcie skutków naruszeń prawa do znaku towarowego (...) uprawniona powinna to wyraźnie stwierdzić,
wskazując formę naruszenia (sposób używania jej znaku towarowego lub znaku podobnego, i jakiego), a przede
wszystkim choćby rodzajowo sformułować roszczenia (spośród wymienionych wyżej), jakich zamierza dochodzić
odrębnie względem każdej z nich. Nie trzeba bowiem chyba wyjaśniać, że od tego zależeć będzie ocena słuszności
wniosku, w rozumieniu uznania określonego dowodu za istotny (lub nie) dla rozstrzygnięcia sporu w rozumieniu art.
227 k.p.c., a ponadto stwierdzenie, czy jego zabezpieczenie już na tym etapie postępowania jest niezbędne, szczególnie
ze względu na możliwość utraty lub zniszczenia dowodu. Także jednak w tym zakresie wniosek nie zawiera żadnych
wyjaśnień.
Kolejnym elementem, który powinien być co najmniej uprawdopodobniony przez wnioskodawcę jest naruszenie jego
prawa wyłącznego. I w tym zakresie bardzo uboga argumentacja spółki (...) i zaoferowane przez nią dowody nie mogą
być uznane przez Sąd za wystarczające do uwzględnienia wniosku.
Zarejestrowany pod nr R. (...) znak towarowy jest znakiem słowno-graficznym, którego postaci spółka nie przedstawia
w materiale dowodowym, co więcej w ogóle się do niej nie odnosi. Nie stwierdza też jednoznacznie, czy poszczególni
naruszyciele używają oznaczeń słownych, czy słowno-graficznych, a więc identycznych, czy podobnych do znaku (...).
Tymczasem ma to zasadnicze znaczenie dla oceny naruszenia, podobnie jak wskazanie towarów i usług, dla których
uprawniona zarejestrowała swój znak, a naruszyciele używają kwestionowanych oznaczeń. Godzi się zauważyć,
że uprawniona nie zgłosiła do rejestracji znaku towarowego dla ubrań dziecięcych, stąd potencjalne naruszenie
należałoby oceniać na płaszczyźnie art. 296 ust. 2 pkt 2 lub pkt 3., o ile uprawniona wykazałaby renomę swego znaku
towarowego (czego nie uczyniła). Fakt, że spółka używa go dla innych towarów i usług ich sprzedaży, a więc poza
granicami specjalizacji, nie rozszerza jej wyłączności, twierdzenie, że mamy w tym wypadku do czynienia z towarami
identycznymi nie odpowiada więc faktom.
Obowiązani nie używają kwestionowanych oznaczeń w sposób stypizowany w art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Jeśli zaś
upatrywać naruszenia prawa do znaku towarowego R. (...) odpowiadającego definicji art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.,
to spółka (...) powinna była wykazać istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej, czego także w tym postępowaniu nie
uczyniła.
Z załączonego do wniosku pisma J. W. i P. D. datowanego 12/05/2015 r. wynika ponadto problem pierwszeństwa
używania na rynku spornego oznaczenia, którego możliwych konsekwencji uprawniona w żaden sposób nie wyjaśnia
lub stara się nie dostrzegać, traktując swe prawo do znaku towarowego jako wyłączne i niepodważalne.
Sąd nie jest także przekonany o potrzebie zabezpieczenia żądanych dowodów:
W praktyce orzekania w sprawach o ochronę praw własności przemysłowej zabezpieczenia dowodów dokonuje się
niezwykle rzadko, jeśli już to w sytuacjach naruszenia wyłączności korzystania z wynalazku, gdy niezbędne jest
utrwalenie działania naruszyciela, w szczególności wytwarzania produktu określonym sposobem. W przypadkach
naruszenia praw do znaków towarowych uprawnieni samodzielnie gromadzą materiał dowodowy, sposób działania
sprawcy wkraczającego w sferę ich wyłączności jest bowiem jawny i nie ogranicza w zasadniczo uprawnionego
w możliwości pozyskania dowodów, o ile oczywiście zechce on postarać się o ich zdobycie. Odnosi się to
do ubrań z kwestionowanymi oznaczeniami, które może swobodnie nabyć, a także materiałów reklamowych.
Dokumenty handlowe, w szczególności faktury i umowy mogą być faktycznie przydatne dla skutecznego dochodzenia
roszczeń pieniężnych, uprawniona nie deklaruje jednak zamiaru dochodzenia odszkodowania lub zwrotu uzyskanych
bezpodstawnie korzyści. Niewyjaśniona jest ponadto przyczyna, dla której dokumenty miałyby być niszczone przez
któregokolwiek z obowiązanych. Całkowicie niezrozumiałe - w kontekście wymienionych wyżej roszczeń służących
właścicielowi znaku towarowego - jest żądanie z pkt 1.1 protokolarnego opisu ubrań, w szczególności ich rodzaju i
wielkości.
Z powołanych przyczyn wnioski spółki (...) jako nieusprawiedliwione podlegać musiały oddaleniu
w całości. ( a contrario art. 286 1 ust. 1 pkt 1 p.w.p.)
ZARZĄDZENIE
• (...)
• (...)
oraz (...)
19/02/2016 r.