Jak chronić innowacyjne rozwiązania i na nich zarabiać

GP 30 września 08 (nr 191)
10 PYTAŃ DO...
Jak chronić innowacyjne rozwiązania i na nich zarabiać
Aleksandra Auleytner
radca prawny w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, specjalizuje się w prawie handlowym,
prawie własności intelektualnej, w prawie dotyczącym nowych technologii informatycznych oraz w
wybranych aspektach prawa UE
Kiedy warto sprzedać prawa do wymyślonego przez nas rozwiązania przed rozpoczęciem procesu
przyznawania ochrony patentowej?
Prawa do rozwiązania moŜna sprzedać na kaŜdym etapie prac nad wynalazkiem - przed jego zgłoszeniem do
Urzędu Patentowego, po zgłoszeniu do UP oraz juŜ po opatentowaniu. Oczywiście najkorzystniejszym
rozwiązaniem jest sprzedaŜ rozwiązania juŜ po uzyskaniu patentu, poniewaŜ wówczas wartość takiego
rozwiązania dla potencjalnego nabywcy jest znacznie większa. Sytuacja ekonomiczna czy teŜ niechęć do
uczestniczenia w długotrwałym postępowaniu przed Urzędem Patentowym moŜe jednak skłaniać wynalazców do
zbycia praw do rozwiązania jeszcze przed rozpoczęciem procedury przed Urzędem Patentowym. NaleŜy wówczas
pamiętać, by przystępować do rozmów na ten temat wtedy, gdy mamy pewność, Ŝe negocjacje z potencjalnym
nabywcą objęte są poufnością i nie istnieje zagroŜenie, Ŝe kontrahent skorzysta z rozwiązania lub sam go nie
zgłosi do Urzędu Patentowego, nie finalizując z nami umowy. Takie zagroŜenie oczywiście jest minimalne, gdy
zdecydujemy się na przeniesienie praw do wynalazku juŜ po jego zgłoszeniu do Urzędu Patentowego. Trzeba
pamiętać, Ŝe nie istnieje przymus dokonania zgłoszenia przez rzecznika patentowego i zawsze moŜna
wnioskować do Urzędu Patentowego o zwolnienie od opłaty urzędowej, co pozwala na ograniczenie kosztów
związanych z postępowaniem przed Urzędem.
Od czego rozpocząć negocjacje z nabywcą naszego rozwiązania innowacyjnego? Jak skonstruować
umowę, by sprzedaŜ rozwiązania przyniosła nam jak najwięcej korzyści?
Przed przystąpieniem do rozmów z potencjalnym nabywcą rozwiązania warto wcześniej rozpoznać
zapotrzebowanie rynkowe na ten wynalazek oraz oczekiwania i potrzeby kontrahenta po to, by ocenić swoją
pozycję negocjacyjną. Od niej zaleŜeć bowiem będzie, jak duŜo jesteśmy w stanie uzyskać, podpisując umowę.
Konstruując umowę, naleŜy rozwaŜyć, czy chcemy definitywnie wyzbyć się patentu - wówczas wynagrodzenie
trzeba skalkulować, biorąc pod uwagę fakt, Ŝe w przyszłości nie będziemy mogli czerpać z niego korzyści, czy teŜ
chcemy jedynie udzielić licencji - wówczas opłata licencyjna moŜe być kalkulowana na róŜne sposoby, np.
stanowić procent od ogólnej wartości sprzedaŜy produktów. W kaŜdej branŜy ta wysokość jest róŜna, np. w
branŜy kosmetycznej waha się od 2 do 7 proc. od ceny pojedynczego produktu.
Czy za granicą moŜna wykorzystywać opatentowany w Polsce wynalazek bez kupowania licencji czy
patentu?
Co do zasady moŜna w ten sposób wykorzystywać taki wynalazek bez kupowania licencji czy patentu. Zgodnie z
przepisami ustawy - Prawo własności przemysłowej, przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego
korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy jedynie na obszarze Polski. Ochrona ma zatem
charakter terytorialny. Oczywiście moŜliwe jest równieŜ uzyskanie ochrony na obszarze większej liczby państw,
ale do tego konieczne są dodatkowe zgłoszenia patentowe. Konsekwencją terytorialnego zakresu ochrony jest to,
iŜ jeśli producent określonych wyrobów w innym kraju w całości odtworzył rozwiązanie, które opatentowano tylko
w Polsce, to moŜe wykorzystywać je do produkowania swoich wyrobów, jednocześnie nie naruszając praw
właściciela patentu w Polsce. MoŜe równieŜ uzyskane w ten sposób produkty wprowadzać do obrotu. Nie moŜe
jednak swoich wyrobów, przy których produkcji wykorzystano zastrzeŜony wynalazek, sprzedawać w Polsce (oraz
ewentualnie w innych krajach, w których właściciel patentu uzyskał ochronę).
Przedsiębiorca sprowadza towar od chińskiej firmy X, która kopiuje chronione prawami własności
przemysłowej produkty chińskiej firmy Y. Czy moŜe legalnie sprzedawać taki towar w Polsce?
KaŜdy towar, który naśladuje czy kopiuje produkt innej firmy, powinien być produkowany i wprowadzany do
obrotu za zgodą osoby uprawnionej z praw własności przemysłowej, którymi chroniony jest ten produkt. Aby
towar taki mógł być legalnie sprzedawany na terenie Polski, najczęściej potrzebna byłaby zgoda firmy Y
(udzielona uprzednio firmie X). Nawet wówczas, gdyby firma Y nie miała zarejestrowanych w Polsce znaków
towarowych czy innych praw własności przemysłowej, którymi na terenie Chin produkt jest chroniony, albo
produkt ten nie podlegałby ochronie prawa autorskiego, nie moŜna wykluczyć, Ŝe przedsiębiorca sprowadzający
towar do Polski spotkałby się ze strony przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek towary firmy Y z
zarzutem czynu nieuczciwej konkurencji polegającym np. na naśladowaniu gotowego produktu, który moŜe
wprowadzać klientów w błąd.
Mam pomysł na niezawodny system antywłamaniowy do domów. Czy mogę go opatentować?
Patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, mają odpowiedni poziom wynalazczy oraz nadają się do
przemysłowego stosowania. JeŜeli nasz system włamaniowy do domów spełnia powyŜsze wymagania, jak
najbardziej kwalifikuje się do objęcia ochroną patentową.
Jak opatentować wynalazek lub ochronić wzór uŜytkowy?
Zgłoszenia zarówno wynalazku, jak i wzoru uŜytkowego dokonuje się przez wniesienie do Urzędu Patentowego
następujących dokumentów: podania o udzielenie patentu (wzoru uŜytkowego), opisu wynalazku (wzoru
uŜytkowego), zastrzeŜeń patentowych (zastrzeŜeń, w przypadku wzoru uŜytkowego) oraz skrótu opisu, a w razie
potrzeby - rysunków. Po zbadaniu, Ŝe wszystkie wymogi formalne zgłoszenia zostały spełnione (w tym wniesiono
konieczne opłaty), Urząd Patentowy podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania oraz o badaniu
merytorycznym zgłoszonego rozwiązania. Po przeprowadzeniu postępowania, które trwać moŜe nawet kilka lat,
Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu patentu (udzieleniu prawa ochronnego na wzór uŜytkowy).
Ile kosztuje postępowanie patentowe przed Urzędem Patentowym RP?
W celu uzyskania ochrony patentowej konieczne jest poniesienie szeregu kosztów. Na całość opłat związanych z
prowadzonym postępowaniem patentowym składają się opłaty urzędowe przed Urzędem Patentowym, opłaty
związane z utrzymaniem ochrony prawnej patentu oraz dodatkowe koszty związane z obsługą prawną zgłoszenia
patentowego i patentu (szczególnie usługi rzeczników patentowych). Osoba zgłaszająca wynalazek ponosi
jednorazową opłatę za zgłoszenie wynalazku w wysokości 550 zł. Dodatkowo zgłaszający musi ponieść szereg
innych opłat (np. za dodatkowe strony opisu wynalazku, za publikację informacji dotyczących patentu), które w
sumie wynoszą co najmniej kilkaset złotych. Po uzyskaniu ochrony konieczne jest wnoszenie opłat okresowych za
utrzymanie ochrony wynalazku, początkowo jest to 480 zł, za pierwsze trzy lata ochrony, a następnie od
czwartego roku ochrony wynalazku narastająco w wysokości od 250 zł, aŜ do 1550 zł, za ostatni - dwudziesty rok
ochrony.
Czy jeśli po uzyskaniu takiej ochrony zobaczymy nasz wynalazek na półkach w sklepie, mamy
gwarancję, Ŝe nadal jest on naszą własnością?
Na tak postawione pytanie naleŜy odpowiedzieć twierdząco, zaznaczając jednakŜe, Ŝe to do uprawnionego z
patentu naleŜy podejmowanie działań zmierzających do eliminowania naruszeń jego prawa. Patent jest prawem
podmiotowym o bezwzględnym charakterze majątkowym, co oznacza, Ŝe jest to prawo, które moŜna skutecznie
wykonywać wobec wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Uprawniony z patentu moŜe m.in. zakazać
osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający
przykładowo na wytwarzaniu, uŜywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów
produktu będącego przedmiotem wynalazku.
Czy skala korzyści, jakie osiągnęła osoba naruszająca nasze prawa patentowe, moŜe wpłynąć na
wysokość i formę odszkodowania przyznawanego przez sąd?
Uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, moŜe Ŝądać od
naruszającego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie
zawinionego naruszenia równieŜ naprawienia wyrządzonej szkody albo poprzez zapłatę sumy pienięŜnej w
wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich
dochodzenia byłyby naleŜne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku. NaleŜy
zaznaczyć, Ŝe nawet nieumyślne wkraczanie w zakres zarejestrowanego patentu nie zwalnia z obowiązku
wydania korzyści. Skala korzyści, jakie osiągnęła osoba naruszająca patent, ma więc wpływ na wysokość i formę
odszkodowania.
Czy autor wynalazku, wzoru uŜytkowego czy znaku towarowego moŜe domagać się od pracodawcy
udziału w korzyściach finansowych, jakie ten czerpie z jego twórczości?
Prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór uŜytkowy lub prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego, co do zasady, przysługuje twórcy. Bardzo często jest nim osoba, która opracowała taki
wynalazek lub wzór w ramach obowiązków pracowniczych. W razie dokonania wynalazku, wzoru uŜytkowego lub
wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy, prawo do uzyskania
patentu lub prawa ochronnego przysługuje pracodawcy, chyba Ŝe pracownik umówił się z pracodawcą inaczej.
Ustawa chroni jednak interesy pracownika - twórcy wynalazku lub wzoru, poniewaŜ przysługuje mu prawo do
wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku, wzoru uŜytkowego albo wzoru przemysłowego przez
przedsiębiorcę (tu równieŜ pracownik moŜe jednak inaczej umówić się z pracodawcą). Natomiast uprawnienia
majątkowe autora znaku towarowego, jeŜeli ten znak spełnia przesłanki uznania go za utwór w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim, naleŜy rozpatrywać na gruncie tej ustawy. Kwestię udziału autora w korzyściach
naleŜy wówczas osobno uregulować w umowie o pracę.
ROZMAWIAŁ ADAM MAKOSZ
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze
zm.).