Opakowanie i kształt produktu jako znak towarowy

„Opakowanie i kształt produktu jako znak towarowy ”
– debata zorganizowana przez SK&S i INTA w Warszawie
W dniu 23 września 2014 r. w Hotelu Bristol w Warszawie odbyła się debata pt. „Opakowanie i
kształt produktu jako znak towarowy”, zorganizowana przez International Trademark Association we
współpracy z kancelarią prawną Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak. Była to pierwsza tego rodzaju debata w
Polsce zorganizowana pod auspicjami International Trademark Association (INTA).
INTA powstała w 1878 r. w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Jest to najstarsze i najbardziej
renomowane stowarzyszeniem na świecie zajmujące się ochroną znaków towarowych. Członkami INTA są
wiodący praktycy-prawnicy oraz przedstawiciele światowych firm – właścicieli znaków towarowych. Do
statutowych celów INTA należy promocja własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych,
jak również ochrona konsumentów oraz uczciwego handlu między przedsiębiorcami. Do obszarów
działalności INTA należy m.in. opracowywanie oraz rekomendowanie rozwiązań prawnych z zakresu prawa
znaków towarowych, jak również działalność edukacyjna.
Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak sp. k. to wiodąca w Polsce kancelaria prawnicza, świadcząca
kompleksowe usługi we wszystkich dziedzinach prawa, wielokrotnie nagradzana w zakresie swojej praktyki
w zakresie ochrony własności intelektualnej w renomowanych rankingach prawniczych: Chambers and
Partners, Legal 500, Intellectual Asset Management, Managing Intellectual Property.
W dyskusji panelowej, którą moderowała dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska kierująca departamentem
własności intelektualnej w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak sp. k., uczestniczyli najwybitniejsi
specjaliści w Polsce, autorytety prawnicze z dziedziny ochrony własności intelektualnej: sędzia Mirosława
Wysocka (Przewodnicząca IV Wydziału Sądu Najwyższego), Sędzia Andrzej Kisielewicz (wiceprezes
Naczelnego Sądu Administracyjnego); Sędzia Beata Piwowarska (Przewodnicząca XXII Wydziału Sądu
Okręgowego w Warszawie - Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych), Edyta
1
www.skslegal.pl
„Opakowanie i kształt produktu jako znak towarowy ”- debata
Wrzesień 2014
Demby-Siwek, (Dyrektor Departamentu Badań Znaków Towarowych) oraz Prof. dr hab. Stanisław
Sołtysiński (założyciel kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki Szlęzak sp. k.). Oprócz zaproszonych do
dyskusji panelowej gości w debacie uczestniczyli liczni reprezentanci środowiska: naukowcy, adwokaci,
radcowie prawni, rzecznicy patentowi, urzędnicy oraz właściciele i kadra zarządzająca spółek branżowych.
Tematem debaty była jedno z najbardziej aktualnych w praktyce ochrony znaków towarowych
zagadnień, jakim jest uzyskiwanie przez przedsiębiorców ochrony w postaci praw wyłącznych na
przestrzenne znaki towarowe przedstawiające kształty produktów lub ich opakowania. W debacie zwrócono
uwagę na przesłanki rejestracji kształtu produktu lub opakowania jako znaku towarowego, skuteczność
ochrony znaków przestrzennych przed naśladownictwem, praktykę sądową dotyczącą ochrony znaków
przestrzennych oraz przyszłe kierunki ochrony kształtu produktu i jego opakowania.
W swoim wystąpieniu sędzia Mirosława Wysocka odniosła się między innymi do kwestii: zakresu
badania zdolności odróżniającej znaku towarowego przestrzennego przez sąd, wzajemnej relacji postępowań
przed Urzędem Patentowym i sądami, dowodzenia używania znaku przestrzennego pozbawionego
dodatkowych oznaczeń w praktyce orzeczniczej Sądu Najwyższego. Omówiła również aktualne orzeczenia
Sądu Najwyższego dotyczące ochrony kształtu produktu lub jego opakowania jako znaku towarowego.
Sędzia Beata Piwowarska poruszyła kwestię przełomowej decyzji na świecie dotyczącej udzielenia
ochrony dla znaku towarowego usługowego przedstawiającego charakterystyczne wnętrze stacjonarnych
sklepów z produktami firmy Apple Inc. (tzw. iStores i iSpots). Podkreśliła, że decyzja ta otworzy
przedsiębiorcom nowe możliwości ochrony kształtu produktów i ich opakowania przed naśladownictwem ze
strony konkurujących przedsiębiorców. Poruszyła również kwestię skuteczności dochodzenia roszczeń w
przypadku naruszenia praw do tego typu znaków towarowych.
Reprezentująca Urząd Patentowy dyrektor Edyta Demby-Siwek przedstawiła procedurę uzyskania
ochrony kształtów produktów i ich opakowań w Urzędzie Patentowym RP. Podkreśliła, że z uwagi na częsty
przypadek braku pierwotnej zdolności odróżniającej czystych znaków przestrzennych wielu przedsiębiorców
napotyka trudności w uzyskaniu ochrony ze względu na to, że na datę zgłoszenia nie składają dowodów
pozwalających wykazać uzyskanie wtórnej zdolności odróżniającej przez taki znak. Wskazała również na
ustawowe przeszkody rejestracji w postaci cech wynikających z charakteru znaku przestrzennego, efektu
technicznego, jaki osiągany jest przez określony kształt przestrzenny oraz znacznego podniesienia wartości
produktu przez nadanie mu określonego kształtu.
2
www.skslegal.pl
Wrzesień 2014
„Opakowanie i kształt produktu jako znak towarowy ”- debata
Sędzia Andrzej Kisielewicz przedstawił zagadnienia administracyjnej procedury odwoławczej
dotyczącej decyzji Urzędu Patentowego RP w sprawie ochrony prawnej kształtu produktu lub jego
opakowania jako znaku towarowego. Nawiązując do trudności w zakresie dowodzenia rzeczywistego
używania czystego znaku przestrzennego podkreślał konieczność wykazania używania na potrzeby
uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej przez znak lub wykazania jego renomy.
Na zakończenie debaty głos zabrał Prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, który podjął próbę zredagowania
wniosków co do przyszłej ochrony kształtów produktu lub ich opakowań jako przedmiotów własności
intelektualnej. Odniósł się także do zagadnienia dopuszczalności kumulatywnej lub substytucyjnej ochrony
kształtów przy pomocy różnych praw własności intelektualnej, zwłaszcza w kontekście potrzeby zachowania
domeny publicznej.
W podsumowaniu dyskusji prowadząca debatę dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska podkreśliła
praktyczne trudności występujące w zakresie ochrony czystych kształtów produktów i ich opakowań mimo
formalnego braku zróżnicowania wymagań warunkujących uzyskanie ochrony na znaki przestrzenne i
pozostałe znaki towarowe. Trudności te dotyczą po pierwsze wykazania zdolności odróżniającej takiego
znaku – zarówno pierwotnej jak i wtórnej. Po drugie uciążliwe jest udowodnienie rzeczywistego używania
znaku przestrzennego w obrocie zarówno dla celów zwalczania naruszeń przez osoby trzecie, jak i obrony
przed wygaszeniem prawa do znaku przestrzennego z powodu nieużywania. Powodem dla występowania
takich trudności jest przede wszystkim konieczność używania na rynku kształtów opakowań i produktów
wraz z etykietami lub innymi identyfikatorami, które nie są objęte rejestracją takiego opakowania lub
produktu jako znaku przestrzennego.
Kontakt
Dr Ewa Skrzydło-Tefelska
Partner
+48 22 608 70 47
[email protected]
3
www.skslegal.pl