Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności

Prawne i praktyczne aspekty transferu
i ochrony własności intelektualnej
adw. Bartłomiej Jankowski
adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M.
Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co
Adwokacka spółka partnerska
Plan Prezentacji
1. Zakres pojęcia „własność intelektualna”
2. Okresy ochronne
3. Źródła prawa
4. Znaczenie ochrony własności intelektualnej dla przedsiębiorcy
5. Ochrona własności intelektualnej
6. Odpowiedzialność za naruszenie
7. Transfer własności intelektualnej
8. Możliwe skutki zaniedbań i jak ich unikać - "due diligence"
9. Aport własności intelektualnej do spółki
10. Zarządzanie własnością intelektualną
11. Pytania
Własność Intelektualna
W ramach prawa własności intelektualnej wyróżnia się:
• prawo autorskie oraz tzw. przedmioty praw pokrewnych
• prawo własności przemysłowej, które chroni:
• wynalazki
• znaki towarowe
• wzory użytkowe
• wzory przemysłowe
• oznaczenia geograficzne
• topografie układów scalonych
• oznaczenia przedsiębiorstw
Okresy ochrony
Wynalazki (patent)
20 lat
Wzory użytkowe
10 lat
Znak towarowy
10 lat
Wzór przemysłowy
25 lat
Topografia układu scalonego
10 lat
Autorskie prawa majątkowe
70 lat od śmierci twórcy
Źródła prawa
• ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
• ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej
• ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych
• ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny
• ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Znaczenie ochrony własności intelektualnej dla przedsiębiorcy
Znaczenie ochrony wartości intelektualnej dla przedsiębiorcy:
• źródło przewagi konkurencyjnej na rynku,
• zwiększenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa,
• niskie v. wysokie koszty wytworzenia?
• budowa renomy firmy,
• źródło dodatkowych korzyści materialnych (np. z udzielonych licencji),
• dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania (np. kredyt technologiczny),
• zabezpieczanie przed kopiowaniem produktów przez konkurencję,
• uzyskanie prawnego monopolu do nowatorskiego rozwiązania,
• korzyści ekonomiczne przekraczają poniesione koszty.
Negatywne konsekwencje braku ochrony:
• możliwość korzystania przez konkurentów z wytworów pracy przedsiębiorcy,
• utrata renomy,
• brak zgłoszenia w odpowiednim czasie skutkuje utratą możliwości uzyskania wyłączności ze względu
na brak cechy „nowości”.
Ochrona własności intelektualnej
Środki ochrony:
- ustawowe
• ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
• prawo własności przemysłowej
• kodeks cywilny
• ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
• kodeks karny
- umowne
Instytucje:
• Urząd Patentowy (Warszawa v Monachium)
• Urząd do Spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante
• Sądy Powszechne i Prokuratura
Odpowiedzialność za naruszenie
• przestepstwa i wykroczenia przeciwko własności intelektualnej
np. plagiat, paserstwo, zgłoszenie cudzego wynalazku, podrobienie znaku towarowego
• odpowiedzialność cywilnoprawna
• roszczenie o zaniechanie naruszania
• roszczenie o usunięcie skutków: naruszenia
• roszczenie o ustalenie (art. 189 KPC)
• roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody
• roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści
• roszczenie o zadośćuczynienie
• roszczenie o złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści i/lub formie lub podanie do publicznej
wiadomości
• roszczenia informacyjne
Prawa autorskie - przykłady potencjalnych
roszczeń
• Ochrona praw osobistych:
• Roszczenie o zaniechanie naruszeń oraz usunięcie
jego skutków
• Powództwo o ustalenie istnienia/nieistnienia prawa
• Roszczenie o zadośćuczynienie lub o uiszczenie
odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel
społeczny
Prawa autorskie - przykłady potencjalnych
roszczeń
• Ochrona praw majątkowych - w wielu wypadkach
odpowiedzialność jest:
niezależna od winy
niezależna od zaistnienia szkody
wystarcza sama bezprawność
•
•
•
Prawa autorskie - przykłady potencjalnych
roszczeń
• Ochrona autorskich praw majątkowych:
• Roszczenie o zaniechanie naruszeń oraz usunięcie jego
skutków
• Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej (na
zasadach ogólnych albo zapłatę dwu/trzykrotności
należnego wynagrodzenia)
• Wydanie uzyskanych korzyści
• Wnioski o zabezpieczenie powództwa i roszczenia
informacyjne
• Inne roszczenia majątkowe (np. zapłata na rzecz
Funduszu Promocji Twórczości, roszczenia informacyjne)
Transfer własności intelektualnej
• umowa o przeniesienie praw autorskich
• umowa licencyjna
• umowa know - how
• umowa franchisingu
• umowa spółki technologicznej
• sprzedaż przedsiębiorstwa
• NDA (umowa o zachowaniu poufności)
• Swoboda umów i jej ograniczenia
Prawa własności intelektualnej
możliwe skutki zaniedbań
•
•
•
•
•
Wadliwie określony przedmiot wkładu
Nieuwzględnienie proautorskich postanowień ustawy
Wadliwie określone pola eksploatacji
Wadliwie okreslony typ umowy - domniemania licencji
Niewłaściwie określony krąg założycieli, czyli pominięcie
osób kluczowych lub uwzględnienie osób
niepotrzebnych
• Wadliwe przeniesienie na spółkę wkładów
niepieniężnych i skutki prawne z tego wynikające
Prawa własności intelektualnej
możliwe skutki zaniedbań
• Ryzyko dodatkowych roszczeń przy zakładaniu spółki
lub na późniejszych etapach jej finansowania
• Obniżenie wartości spółki
• Ryzyko odpowiedzialności wspólników lub członków
zarządu z tytułu zaniżenia wartości wkładu
niepieniężnego
• Utrudnienie lub uniemożliwienie pozyskania inwestora
zewnętrznego
Jak minimalizować ryzyko czyli due diligence
- Cel badania
- Kluczowe elementy pod kątem sprawdzenia praw własności
intelektualnej:
• Czy spółka posiada prawa (np. patenty) do swoich kluczowych produktów?
• Co jest przedmiotem zawartych umów? Utwór, wynalazek, inne prawo?
•
•
Pomiędzy kim a kim zawierana jest umowa?
Jaka umowa jest zawierana (przeniesienie prawa czy licencja)?
•
Wycena
Jak minimalizować ryzyko czyli due diligence
•
•
•
•
Odpowiedzialność za wady prawne przedmiotu umowy
Zakres przenoszonego/licencjonowanego prawa:
• pola eksploatacji (przy prawach autorskich)
• zakres terytorialny
• zakres licencji (wyłączna/niewyłączna, czas trwania, możliwość udzielenia
sublicencji)
Zasady wynagrodzenia
Czy dopełniono formalności zgłoszeniowych do właściwych rejestrów (jeśli
wymagane)?
Aport własności intelektualnej
do spółki
Zdolność Aportowa
Korzyści z wniesienia własności intelektualnej do spółki:
• możliwość pozyskania finansowania na wczesnym etapie rozwoju
przedsięwzięcia
• szybka komercjalizacja
• pozostawienie twórcy kontroli nad „dziełem” i rozwojem przedsięwzięcia
Zarządzanie własnością intelektualną
• Ochrona fizyczna
• Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
• Umowy z pracownikami i kontrahentami
Pytania
?
adw. Bartłomiej Jankowski
adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M.
Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co.
Adwokacka Spółka Partnerska
al. Jana Pawła II 34 lok.3
00-141 Warszawa
tel. +48 22 624 72 81, fax: +48 22 624 72 83
email: [email protected]