Urząd Harmonizacji w ramach Rynku - euipo

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(ZNAKI TOWAROWE I WZORY)
DEPARTAMENT OPERACYJNY – W YDZIAŁ UNIEWAŻNIEŃ
Decyzja
Wydziału Unieważnień
z dnia 12/11/2013
w postępowaniu o stwierdzenie nieważności zarejestrowanego wzoru
wspólnotowego
SYGNATURA AKT
WZÓR WSPÓLNOTOWY NR
JĘZYK POSTEPOWANIA
ICD 000009020
001643727-0001
Polski
Wnioskodawca
Przedsiębiorstwo ”INCHEM”
W. Graczyk i Wspólnicy sp. j.
ul. Bartnicza 18
PL - 92-612 Łódź
Pełnomocnik
Vena Group Kancelaria Prawna
Ewa Gryc-Zerych
ul. Ofiar Oświęcimskich 17
PL - 50-069 Wrocław
Właściciel wzoru
Lucyna Stasiak
ul. Osiniecka 68
PL - 54-530 Wrocław
Avenida de Europa, 4 • Apartado de Correos 77 • E - 03080 Alicante • Hiszpania
Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344
1
Wydział Unieważnień w składzie następującym: Jakub Pinkowski (sprawozdawca) Martin
Schlötelburg (członek zespołu) oraz Anna Makowska (członkini zespołu) postanowił decyzją z dnia
12 listopada 2013 r.:
1. Oddalić wniosek o stwierdzenie nieważności wzoru wspólnotowego nr 001643727-0001;
2. Zobowiązać wnioskodawcę do zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez właściciela
wzoru.
I. Fakty i wnioski stron
(1)
Właściciele wzoru wspólnotowego nr 001643727-0001 (dalej zwanego wzorem
wspólnotowym) złożyli wniosek o jego rejestrację w dniu 4 grudnia 2009 r., wskazując, jako produkty
„butelki”. Wzór ten został opublikowany w Biuletynie Wzorów Wspólnotowych:
http://oami.europa.eu//bulletin/rcd/2009/2009_257/001643727_0001.htm
(2)
W dniu 16 stycznia 2013 roku wnioskodawca, wystąpił o stwierdzenie nieważności wzoru,
opierając zarzuty na art. 25 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Rady nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie wzorów wspólnotowych (dalej Rozporządzenie 6/2002) w związku z art. 4 ust. 1, art. 5
ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 lit b) tegoż Rozporządzenia. W dalszej kolejności, wnioskodawca powołał, jako
podstawę stwierdzenia nieważności art. 25 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia 6/2002. Wnioskodawca
2
stwierdził także, że wzór wspólnotowy stanowi niedozwolone używanie dzieła, tzn. odwołuje się
również do art. 25 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 6/2002.
(3)
W uzasadnieniu Wnioskodawca podniósł, że wzór identycznej butelki został zgłoszony przez
niego już w 1998 r. jako znak towarowy, co potwierdza udzielone z dniem 16 marca 1998 r. prawo
ochronne. Znak ten został zarejestrowany dla takich towarów jak farby, barwniki i pigmenty. Jako
dowód wnioskodawca przedstawił kopię świadectwa ochronnego nr 128830, w którym przedstawiono
poniższy znak:
Z uwagi na jakość nadesłanej kopii sprawdzono z urzędu rejestr znaków towarowych Urzędu
Patentowego RP. Pod nr R.128830 figuruje w nim następujący znak:
.
Jako właściciel znaku figuruje Przedsiębiorstwo INCHEM W. Graczyk i Wspólnicy sp.j., z Łodzi. Data
wygaśnięcia znaku to 16 marca 2018 r.
(3)
Wnioskodawca stwierdził, że jego znak towarowy prezentuje butelkę identyczną jak wzór
wspólnotowy. Butelka ta ma tak samo wyprofilowany kształt, taką samą formę oraz nakrętkę.
Powoduje to, iż w wyniku porównania wzoru wspólnotowego ze znakiem dochodzi się do
przekonania, iż oba produkty pochodzą od tego samego przedsiębiorcy. Nadto, wnioskodawca
przypomniał, iż jego znak towarowy w dalszym ciągu korzysta z ochrony jako znak zarejestrowany w
Urzędzie Patentowym RP. Wnioskodawca wskazał także, iż autorami projektu butelki
zarejestrowanego jak znak towarowy są wspólnicy wnioskującej spółki, tj. Panowie Wojciech Graczyk,
Krzysztof Krysiak, Piotr Labuk oraz Wiktor Malinowski. Prawa autorskie przysługujące wszystkim
wspólnikom zostały przeniesione na wnioskującą spółkę.
3
(4)
W swoim stanowisku z dnia 11 kwietnia 2013 r. właściciel wzoru stwierdził, że zgłoszony do
ochrony wzór wspólnotowy jest nowy i posiada indywidualny charakter. W jego opinii, wzór
reprezentuje charakterystyczny kształt a nadto używa się widocznego i jednoznacznego logo: ELiX.
Wszelkie podobieństwa kształtu wynikają jedynie ze standardowo wykorzystywanych wielkości i
kształtów tego typu opakowania.
(5)
W odpowiedzi na stanowisko właściciela wzoru z dnia 11 kwietnia 2013 r., wnioskujący
wyraził przy piśmie z dnia 24 czerwca 2013 r. pogląd, iż Wydział Unieważnień powinien pominąć
wszelkie argumenty właściciela wzoru odwołujące się do strategii marketingowej firmy MB ELIX sp. z
o.o. Spółka Komandytowa. Podnosi, iż wzór wspólnotowy nie ma specyficznego kształtu i jest
identyczny ze wzorem wcześniejszym, nie odróżnia się także przez jakiekolwiek oznaczenia
dodatkowe. Wnioskujący twierdzi ponadto, że swoboda twórcy wzoru w tym przypadku nie jest
ograniczona i wskazuje, iż sam właściciel wzoru podniósł, iż na rynku dostępnych jest wiele wzorów
opakowań na farby i pigment.
(6)
Właściciel wzoru w piśmie z dnia 17 września 2013 r. podniósł, iż firma ELIX jest
licencjobiorcą wzoru. W związku z powyższym argumentacja przedstawiona w piśmie z dnia 11
kwietnia 2013 r. powinna być wzięta pod uwagę. Nadto właściciel stwierdził, że wzór ma specyficzne
kształty, był tworzony od podstaw i jest dlatego oryginalny.
II. Uzasadnienie decyzji
A. Dopuszczalność wniosku
(7))
Wniosek o stwierdzenie nieważności wzoru odpowiada wymogom art. 28 ust. 1
rozporządzenia 6/2002. Tym samym wniosek należy uznać za dopuszczalny. Zgodnie z wnioskiem
stron językiem postępowania jest język polski.
B. Podstawy prawne
(8)
Artykuł 63 rozporządzenia 6/2002 określa, iż w trakcie postępowania dotyczącego
unieważnienia badania Urzędu ograniczone są do okoliczności faktycznych, dowodów i argumentów
przedstawionych przez strony.
(9)
Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia 6/2002 wzór uważa się za nowy, jeśli identyczny wzór
nie został udostępniony publicznie przed datą pierwszego publicznego udostępnienia wzoru, o
którego ochronę się wnosi w przypadku niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, przy czym wzory
uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami. Jednakże,
zgodnie z art. 4 (2)(a) rozporządzenia wzór stosowany lub zawarty w produkcie, który stanowi część
składową produktu złożonego, jest uważany za nowy i posiada indywidualny charakter jedynie jeżeli
część składowa włączona do produktu złożonego pozostaje widoczna podczas zwykłego używania
tego produktu.
(10)
W przypadku zarejestrowanego wzoru wspólnotowego wzór ten uznaje się za posiadający
indywidualny charakter w rozumieniu art. 7 rozporządzenia 6/2002, jeśli całościowe wrażenie, jakie
wywołuje on na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na tym
użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do
rejestracji. Przy ocenie indywidualnego charakteru należy brać pod uwagę stopień swobody twórcy
przy opracowywaniu wzoru.
(11)
W myśl art. 7 rozporządzenia 6/2002 wzór uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli został
opublikowany po zarejestrowaniu lub wystawiony, wykorzystany w handlu lub w inny sposób
ujawniony, przed datą pierwszego publicznego udostępnienia wzoru, o którego ochronę się wnosi z
wyjątkiem przypadków, gdy wydarzenia te nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego
toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we
Wspólnocie.
4
Art. 25 ust. 1 lit. e) i f) stanowi, iż wzór wspólnotowy może zostać uznany za nieważny, tylko wtedy
gdy oznaczenie posiadające zdolność odróżniającą zostało użyte w późniejszym wzorze, a prawo
wspólnotowe lub prawo Państwa Członkowskiego, któremu podlega to oznaczenie, upoważnia
właściciela prawa do tego znaku do zakazywania takiego używania, a nadto wzór stanowi
niedozwolone używanie dzieła chronionego przez prawo autorskie Państwa Członkowskiego.
C. Ujawnienie poprzedniego wzoru
(12)
Jest niesporne, że stanowiący podstawę wniosku o stwierdzenie nieważności wzoru
wspólnotowego wzór butelki został udostępniony publicznie jako zarejestrowany znak towarowy
(R.128830) zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP już w roku 1998.
D. Nowość
(13)
Należy zauważyć, że wzór wspólnotowy nie zawiera dodatkowych elementów werbalnych
wspomnianych w wystąpieniu właściciela, tzn. logo „ELiX”. Ocenie zatem podlegają te cechy wzoru,
które zostały udostępnione publicznie w biuletynie Urzędu i które odwzorowano powyżej.
(14)
Zarówno zawarty w znaku towarowym wzór wcześniejszy jak i wzór wspólnotowy
przedstawiają płaskie butelki, które generalnie mają służyć jako pojemniki. Obie butelki mają
charakterystyczne uwypuklenia kształtu u spodu i u góry. O ile jednak w przypadku wzoru
wcześniejszego uwypuklenia te przebiegają równolegle do podłoża, to w przypadku wzoru
wspólnotowego uwypuklenia mają po jednej swej stronie kształt łuku wygiętego do dołu (w przypadku
uwpuklenia dolnego) albo do góry (w przypadku uwypuklenia górnego). Ponadto, w przypadku wzoru
wcześniejszego uwypuklenia górne i dolne łączą się na bokach butelki powodując wrażenie, że
butelka posiada jedynie wgłębienia na obu powierzchniach widzianych z przodu i z tyłu. Tymczasem
uwypuklenia butelki wg wzoru wspólnotowego nie łączą się, przez co butelka ta na całym swoim
obwodzie ma trzy charakterystyczne strefy (uwypuklone o góry i dołu oraz nieuwypuklone po środku).
(15)
Stwierdzone różnice nie są w przypadku badanych wzorów jedynie nieistotnymi szczegółami,
a zatem wzór wspólnotowy należy uznać za nowy w rozumieniu art. 5 ust. 1 rozporządzenia 6/2002.
E. Indywidualny charakter
(18)
Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru należy brać pod uwagę całościowe wrażenie,
jakie wywołuje on na poinformowanym użytkowniku. Jak podkreślił Sąd w wyroku z dnia 22 czerwca
2010 r. w sprawie T-153/08 (pragrafy-46-50), przymiot „użytkownika” oznacza, że dana osoba używa
produktu, w którym zawiera się wzór, zgodnie z przeznaczeniem tego produktu, a określenie
„poinformowany” sugeruje, że użytkownik ten, nie będąc twórcą czy ekspertem technicznym, zna
różne wzory istniejące w danej branży, posiada pewien zakres wiedzy na temat elementów, jakie te
wzory zwykle posiadają, i w związku z zainteresowaniem danymi produktami wykazuje stosunkowo
wysoki poziom uwagi przy ich używaniu. W omawianym przypadku użytkownikiem takim jest bez
wątpienia albo producent farb lub pigmentów, który butelek będących przedmiotem ochrony może
używać jako opakowania swoich produktów, albo przedsiębiorca dokonujący obrotu takimi towarami.
Osoba taka zwracać będzie szczególną uwagę na kształt butelki, w szczególności wszelkiego rodzaju
załamania i wgłębienia, albowiem to są miejsca w naturalny sposób przeznaczone do umieszczenia
wszelkich etykiet i naklejek.
(19)
W tych warunkach różnice występujące pomiędzy obydwoma wzorami uznać należy za
wystarczające do stwierdzenia, iż wzór wspólnotowy ma swój indywidualny charakter w rozumieniu
art. 7 rozporządzenia 6/2002.
5
F. Oznaczenie posiadające zdolność odróżniającą
(20)
Zgodnie z art. 296 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r (t. jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 119,
poz. 1117, z późn. zmianami) osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub
osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania
naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również
naprawienia wyrządzonej szkody. Nie ma zatem wątpliwości, iż wnioskodawca ma prawo do
zakazania użycia jego znaku w późniejszym wzorze, jeśli tylko do tego doszło. Nie ma także
wątpliwości, iż tak długo jak długo znak wnioskodawcy jest zarejestrowany, posiada on zdolność
odróżniającą w rozumieniu art. 25 ust. 1 lit e) rozporządzenia 6/2002.
(21)
Oceniając charakter odróżniający trójwymiarowych znaków towarowych Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w wyroku z dnia 7 października 2004 r. (sygn.. C-136/02
P. par. 30-31), iż jakkolwiek „kryteria oceny charakteru odróżniającego trójwymiarowych znaków
towarowych, które stanowi kształt samego towaru, nie różnią się od kryteriów znajdujących
zastosowanie do innych kategorii znaków towarowych” , to jednak brać należy pod uwagę, że
„przeciętni konsumenci nie mają zwyczaju domyślania się pochodzenia towaru w oparciu o jego
kształt lub kształt jego opakowania przy jednoczesnym braku jakichkolwiek elementów graficznych
czy słownych i stąd wykazanie charakteru odróżniającego trójwymiarowego znaku towarowego może
okazać się trudniejsze niż w przypadku znaku słownego czy graficznego”. W ocenie Trybunału
„jedynie znak towarowy, który w wyraźny sposób odbiega od norm i zwyczajów panujących w danym
sektorze, a tym samym jest w stanie spełnić swą podstawową, pierwotną funkcję, nie jest pozbawiony
charakteru odróżniającego.”
(22)
W kontekście przedstawionej opinii Trybunału stwierdzić należy, iż znak wnioskodawcy objęty
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świadectwem ochronnym nr R.128830 posiada bardzo słaby
charakter odróżniający, a zatem wszelkie odmienności w znaku użytym we wzorze wykluczają
ewentualny konflikt. Jak stwierdzono powyżej, oznaczenie zastosowane we wzorze rożni się od
znaku towarowego wnioskodawcy, tym samym można stwierdzić, iż przesłanka unieważnienia wzoru,
określona w art. 25 ust. 1 lit. e rozporządzenia 6/2002 nie ma w badanym przypadku zastosowania.
E. Niedozwolony użytek utworu chronionego przez prawo autorskie Państwa
Członkowskiego
(23)
Wymienione powyżej różnice pomiędzy dziełem chronionym przez prawo autorskie na
Rzeczypospolitej Polskiej, tj. rysunkiem butelki (będącym podstawą zarejestrowanego znaku
towarowego) a wzorem wspólnotowym, pozwalają stwierdzić, iż wzór wspólnotowy nie narusza praw
jego autorów, a zatem nie stanowi niedozwolonego użycia utworu należącego do skarżącej spółki.
Wnioski
(24)
W świetle zgromadzonego materiału dowodowego można uznać, iż w chwili rejestracji wzoru
wspólnotowego spełniał on wymóg tak nowości jak i indywidualnego charakteru. Rejestracja tego
wzoru ani nie naruszała prawa wnioskodawcy do jego utworu w postaci butelki, ani też we wzorze tym
nie użyto oznaczenia posiadającego zdolność odróżniającą. Z tych względów należało wniosek o
stwierdzenie nieważności przedmiotowego wzoru oddalić.
6
III. Koszty
(25)
Zgodnie z art. 70 ust. 1 rozporządzenia 6/2002 oraz art. 79 ust.1 Rozporządzenia komisji
(WE) nr 2245/2002 z dnia 21 października 2002 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE)
nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, wnioskodawca, jako strona przegrywająca
w postępowaniu w sprawie unieważnienia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, jest obowiązany
do pokrycia kosztów postępowania poniesionych przez właściciela wzoru. Ponieważ jednak
w niniejszej sprawie właściciel wzoru nie poniósł ani kosztów w postaci opłat, ani kosztów zastępstwa
procesowego, ani innych przewidzianych w art. 79 (7)(f)(ii) Rozporządzenia Komisji (WE)
nr 2245/2002 z dnia 21 października 2002 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002
w sprawie wzorów wspólnotowych, Wydział odstępuje od orzekania o kosztach.
IV. Prawo do skargi
(26)
Od niniejszej decyzji przysługuje skarga. Skargę wnosi się do Urzędu w terminie dwóch
miesięcy od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Skargę uważa się za wniesioną tylko wtedy, gdy
uiszczona została opłata. W terminie czterech miesięcy od daty doręczenia decyzji należy wnieść
uzasadnienie skargi.
WYDZIAŁ UNIEWAŻNIEŃ
Jakub Pinkowski
Martin Schlötelburg
Anna Makowska
7