wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw związanych ze

Transkrypt

Znaki międzynarodowe
WYTYCZNE DOTYCZĄCE
ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH
ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI
TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD
HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO
(ZNAKI TOWAROWE I WZORY)
CZĘŚĆ M
ZNAKI MIĘDZYNARODOWE
Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część M: Znaki międzynarodowe
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 1
Spis treści
1
Wstęp .......................................................................................................... 4
2
UHRW jako urząd pochodzenia ................................................................ 4
2.1
Badanie i przekazywanie zgłoszeń międzynarodowych .......................... 4
2.1.1
2.1.2
Oznaczanie zgłoszeń międzynarodowych ..................................................... 5
Opłaty ............................................................................................................. 5
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.3
Formularze...................................................................................................... 6
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.3.5
2.1.3.6
2.1.4
2.1.5
Uprawnienie do złożenia zgłoszenia ........................................................... 7
Znak podstawowy ........................................................................................ 8
Zastrzeżenie pierwszeństwa ....................................................................... 9
Wskazane umawiające się strony ............................................................. 10
Podpis ....................................................................................................... 10
Formularz do wskazania USA ................................................................... 10
Badanie zgłoszenia międzynarodowego przez UHRW ................................ 10
Nieprawidłowości stwierdzone przez WIPO ................................................. 11
2.2
Późniejsze wskazania .............................................................................. 11
2.3
Zawiadomienie o okolicznościach mających wpływ na rejestrację
podstawową .............................................................................................. 13
2.4
Przekazywanie informacji o zmianach mających wpływ na znak
międzynarodowy ...................................................................................... 14
2.4.1
2.4.2
3
Opłata manipulacyjna .................................................................................. 5
Opłaty międzynarodowe .............................................................................. 6
Przypadki, w których wnioski o wprowadzenie zmian mogą być
przekazywane bez badania .......................................................................... 15
Przypadki, w których wnioski o wprowadzenie zmian są przekazywane po
badaniu ......................................................................................................... 15
UHRW jako wskazany urząd ................................................................... 16
3.1
Przegląd .................................................................................................... 16
3.2
Zawodowe pełnomocnictwo .................................................................... 17
3.3
Pierwsza ponowna publikacja, poszukiwania i formalności ................. 18
3.3.1
3.3.2
3.3.3
Pierwsza ponowna publikacja ...................................................................... 18
Poszukiwania ................................................................................................ 18
Badanie formalności ..................................................................................... 19
3.3.3.1
3.3.3.2
3.3.3.3
Języki ........................................................................................................ 19
Znaki wspólne ........................................................................................... 20
Zastrzeżenia starszeństwa ........................................................................ 21
3.4
Bezwzględne podstawy odmowy ............................................................ 22
3.5
Uwagi stron trzecich ................................................................................ 24
3.6
Sprzeciw .................................................................................................... 24
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
Terminy ......................................................................................................... 24
Potwierdzenie odbioru i poinformowanie właściciela międzynarodowej
rejestracji ...................................................................................................... 25
Opłaty ........................................................................................................... 25
Badanie dopuszczalności ............................................................................. 25
Język postępowania ..................................................................................... 26
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 2
3.6.6
Pełnomocnik właściciela RM ........................................................................ 26
3.6.6.1
3.6.6.2
3.6.7
3.6.8
Zawiadomienie o sprzeciwie ...................................................................... 26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie sprzeciwu ............. 27
Tymczasowa odmowa (na względnych podstawach) .................................. 27
Zawieszenie sprzeciwu w przypadku oczekiwania na rozstrzygnięcie
tymczasowej odmowy na bezwzględnych podstawach ............................... 28
3.7
Odwołanie RM lub zrzeczenie się wskazania UE.................................... 28
3.8
Ograniczenia wykazu towarów i usług.................................................... 28
3.9
Potwierdzenie lub wycofania tymczasowej odmowy i wydanie
oświadczenia o przyznaniu prawa ochronnego ..................................... 29
3.10 Druga ponowna publikacja ...................................................................... 30
3.11 Przeniesienie wskazania UE .................................................................... 30
3.12 Unieważnienie, wygaśnięcie i roszczenia wzajemne ............................. 31
3.13 Zarządzanie opłatami ............................................................................... 31
4
Konwersja, przekształcenie, zastąpienie ............................................... 32
4.1
Uwagi wstępne ......................................................................................... 32
4.2
Konwersja ................................................................................................. 32
4.3
Przekształcenie......................................................................................... 33
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
Uwagi wstępne ............................................................................................. 33
Zasada i skutki prawne ................................................................................. 33
Procedura ..................................................................................................... 34
Badanie......................................................................................................... 34
4.3.4.1
4.3.4.2
4.3.5
4.3.6
4.4
Wniosek o przekształcenie RM wskazującej UE w przypadku gdy nie
opublikowano żadnych danych szczegółowych ......................................... 34
Wniosek o przekształcenie RM wskazującej UE w przypadku gdy
opublikowano dane szczegółowe .............................................................. 35
Przekształcenie i starszeństwo..................................................................... 35
Opłaty ........................................................................................................... 35
Zastąpienie................................................................................................ 36
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8
Uwagi wstępne ............................................................................................. 36
Zasada i skutki prawne ................................................................................. 36
Procedura ..................................................................................................... 36
Opłaty ........................................................................................................... 37
Publikacja ..................................................................................................... 37
Zastąpienie i starszeństwo ........................................................................... 37
Zastąpienie i przekształcenie ....................................................................... 38
Zastąpienie i konwersja ................................................................................ 38
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 3
Niniejsza część wytycznych poświęcona jest w szczególności badaniu znaków
międzynarodowych. Więcej informacji o standardowych aspektach procedury można
również znaleźć w odpowiednich częściach wytycznych (Rozpatrywanie zgłoszeń,
Sprzeciw, Unieważnienie itd.).
1
Wstęp
Celem niniejszej części wytycznych jest wyjaśnienie jak, w praktyce, powiązanie
między wspólnotowym znakiem towarowym (WZT) a Protokołem do Porozumienia
madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków („Protokół madrycki” lub PM)
wpływa na procedury i standardy badania i sprzeciwu w UHRW. Pkt 2 dotyczy zadań
UHRW jako urzędu pochodzenia, tj. odnosi się do „wychodzących” zgłoszeń
międzynarodowych. Pkt 3 dotyczy jego zadań jako urzędu wskazanego, tj. odnosi się
do „przychodzących” rejestracji międzynarodowych wskazujących Unię Europejską
(RM). Pkt 4 dotyczy konwersji, przekształcenia i zastąpienia.
Wytyczne nie mają na celu, ani nie mogą rozszerzać, ani zawężać zakresu
merytorycznego nowego tytułu XIII RWZT i zasad 102-126 RWWZT. UHRW jest także
związany przepisami protokołu madryckiego i wspólnego regulaminu wykonawczego
(WRW). Możliwe są także odniesienia do „Przewodnika dotyczącego międzynarodowej
rejestracji znaków” wydanego przez WIPO, gdyż wytyczne nie mają za zadanie
powtarzania tego, co napisano już w tamtym dokumencie.
2
UHRW jako urząd pochodzenia
Zadania UHRW jako urzędu pochodzenia obejmują przede wszystkim:





2.1
badanie i przekazywanie zgłoszeń międzynarodowych;
badanie i przekazywanie późniejszych wskazań;
rozpatrywanie powiadomień o nieprawidłowościach wydawanych przez WIPO;
zawiadamianie WIPO o niektórych faktach mających wpływ na znak podstawowy
w pięcioletnim okresie zależności;
przekazywanie niektórych wniosków dotyczących zmian w rejestrze
międzynarodowym.
Badanie i przekazywanie zgłoszeń międzynarodowych
Artykuł 146 RWZT
Zasada 102 ust. 3 RWWZT
W przypadku zgłoszeń międzynarodowych dokonywanych w UHRW wymagane są:





uiszczenie opłaty manipulacyjnej;
istnienie podstawowej(-ych) rejestracji lub zgłoszenia(-ń) WZT („znak(-i)
podstawowy(-e)”);
tożsamość między zgłoszeniem międzynarodowym a znakiem(-ami)
podstawowym(-i);
należyte wypełnienie formularza MM2 lub EM2;
uprawnienie do dokonania zgłoszenia międzynarodowego poprzez UHRW.
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 4
2.1.1
Oznaczanie zgłoszeń międzynarodowych
Zgłoszenie międzynarodowe oznacza się w bazie danych UHRW podstawowym
numerem zgłoszenia WZT, po którym następuje przyrostek _01 (np. 012345678_01),
jeśli chodzi o pierwsze zgłoszenie międzynarodowe. Dalsze zgłoszenia dokonywane
na podstawie tego samego podstawowego zgłoszenia WZT oznacza się jako _02, _03
itd. Zgłoszenia międzynarodowe oparte na więcej niż jednym zgłoszeniu WZT oznacza
się numerem starszego zgłoszenia.
Po otrzymaniu zgłoszenia międzynarodowego ekspert wysyła do zgłaszającego
potwierdzenie odbioru, podając numer akt.
2.1.2
Opłaty
2.1.2.1 Opłata manipulacyjna
Artykuł 147 ust. 5, art. 150 RWZT
Artykuł 2 ust. 31 ROWZT
Zasada 103 ust. 1, zasada 104 RWWZT
Zgłoszenie międzynarodowe uważa się za dokonane tylko w przypadku uiszczenia
opłaty manipulacyjnej w wysokości 300 EUR.
Opłatę manipulacyjną na rzecz UHRW należy uiścić stosując jeden z przyjętych
sposobów płatności (więcej informacji można znaleźć w Wytycznych, część A: Zasady
ogólne, dział 3: Płatności z tytułu opłat, kosztów i należności, pkt 2: Sposoby
uiszczania płatności).
W przypadku gdy zgłaszający decyduje się na oparcie zgłoszenia międzynarodowego
na WZT po jego rejestracji, zgłoszenie rejestracji międzynarodowej uznaje się za
dokonane w dniu rejestracji WZT; w związku z tym opłatę manipulacyjną należy uiścić
w dniu rejestracji WZT.
O wybranym sposobie płatności można poinformować UHRW zaznaczając
odpowiednie pola w formularzu EM2 lub podając tę informację w piśmie
towarzyszącym formularzowi MM2.
Jeśli w trakcie badania zgłoszenia międzynarodowego ekspert stwierdzi, że nie
uiszczono opłaty manipulacyjnej, informuje o tym zgłaszającego i wzywa do uiszczenia
opłaty w ciągu dwóch miesięcy. W przypadku uiszczenia opłaty w dwumiesięcznym
terminie określonym przez UHRW, terminem płatności, o którym UHRW informuje
WIPO, jest dzień, w którym płatność wpłynęła do UHRW. W przypadku dalszego
nieuiszczenia opłaty w dwumiesięcznym terminie określonym przez UHRW, UHRW
informuje zgłaszającego, że uznaje zgłoszenie międzynarodowe za niedokonane i
zamyka akta sprawy.
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 5
2.1.2.2 Opłaty międzynarodowe
Wszystkie opłaty międzynarodowe uiszcza się bezpośrednio na rzecz WIPO. UHRW
nie pobiera żadnych opłat, które uiszcza się bezpośrednio na rzecz WIPO. Wszelkie
takie opłaty omyłkowo uiszczone na rzecz UHRW zostaną zwrócone wpłacającemu.
Jeśli zgłaszający używa formularzy EM2, powinien przedłożyć arkusz kalkulacji opłat
(załącznik do formularza WIPO MM2) w języku, w którym zgłoszenie międzynarodowe
ma zostać przekazane do WIPO. Ewentualnie zgłaszający może załączyć kopię
potwierdzenia płatności na rzecz WIPO. UHRW nie sprawdza jednak, czy załączono
arkusz kalkulacji opłat, czy jest on prawidłowo wypełniony, ani czy właściwie obliczono
kwotę opłat międzynarodowych. Wszelkie pytania dotyczące kwoty opłat
międzynarodowych i odnośnych sposobów płatności należy kierować do WIPO. Na
stronie internetowej WIPO dostępny jest kalkulator opłat.
2.1.3
Formularze
Artykuł 147 ust. 1 RWZT
Zasady 83 ust. 2 lit. b) i 103 ust. 2 lit. a) RWWZT
Użycie jednego z oficjalnych formularzy jest obowiązkowe. Formularzem oficjalnym jest
albo formularz WIPO MM2, dostępny w językach angielskim, francuskim lub
hiszpańskim, albo formularz UHRW EM2 (formularz MM2 dostosowany przez UHRW),
dostępny we wszystkich językach urzędowych UE. Zgłaszający nie mogą używać
innych formularzy, ani zmieniać zawartości i układu formularzy. Niemniej jednak
zarówno formularz WIPO MM2, jak i formularz UHRW EM2 dostępne są w formacie
.doc, umożliwiającym wpisanie w każdej pozycji niezbędnej ilości tekstu.
W przypadku zgłoszenia w języku innym niż jeden z języków protokołu madryckiego
(angielski, francuski, hiszpański), zgłaszający musi wskazać, w którym z tych trzech
języków zgłoszenie ma zostać przekazane do WIPO. Wszystkie pozycje w formularzu
należy wypełnić w tym samym języku; nie jest możliwy wybór języka innego niż język
formularza.
UHRW zaleca używanie formularza UHRW EM2. Formularz UHRW EM2 w językach
angielskim, francuskim i hiszpańskim ma prawie taki sam układ i numerację, jak
formularz WIPO MM2, ale jest dostosowany do potrzeb otoczenia WZT:






zgłaszający mogą podać informacje o płatności (pozycja 0.4) na rzecz UHRW we
wprowadzającej pozycji 0 oraz liczbę stron (pozycja 0.5), jaką zawiera
zgłoszenie;
niektóre możliwości wyboru są ograniczone do zakresu właściwego dla UHRW
(np. UHRW jest zawsze urzędem pochodzenia (pozycja 1), a zgłaszający musi
być obywatelem państwa członkowskiego UE (pozycja 3));
dodano pozycję 4b w celu umożliwienia wskazania pełnomocnika przed UHRW;
w pozycji 7 nie jest konieczne umieszczenie przedstawienia znaku, gdyż UHRW
wykorzysta przedstawienie dostępne w podstawowym zgłoszeniu WZT;
możliwość ubiegania się o ochronę tych samych towarów i usług objętych
znakiem podstawowym poprzez zaznaczenie pola wyboru dodano w pozycji 10;
ponieważ nie jest możliwe wskazanie samego siebie, lista umawiających się
stron do wskazania w pozycji 11 nie obejmuje UE;
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 6

pozycję 13 usunięto, gdyż UHRW poświadcza zgłoszenie międzynarodowe drogą
elektroniczną.
W przypadku wybrania przez zgłaszającego formularza UHRW EM2 w wersji językowej
innej niż angielska, francuska lub hiszpańska, konieczne jest wypełnienie
następujących dodatkowych sekcji formularza:




zaznaczenie pól wyboru w pozycji 0.1 w celu wskazania języka protokołu
madryckiego, w którym ma być przekazane do WIPO zgłoszenie
międzynarodowe;
zaznaczenie pól wyboru w pozycji 0.2 w celu wskazania języka, w którym UHRW
ma się kontaktować ze zgłaszającym w sprawach dotyczących zgłoszenia
międzynarodowego, tj. języka, w którym dokonuje się zgłoszenia
międzynarodowego albo języka, w którym ma ono zostać przekazane do WIPO
(zob. art. 147 ust. 1 zdanie drugie, RWZT);
zaznaczenie pól wyboru w pozycji 0.3 w celu wskazania, czy załączono
tłumaczenie wykazu towarów i usług, czy też upoważnia się UHRW do jego
przetłumaczenia;
końcowa pozycja A z polami wyboru umożliwiającymi wskazanie załączników
(załączonych tłumaczeń).
Zaznaczone muszą zostać odpowiednie pola wyboru w pozycjach 0.1, 0.2 i 0.3. Jeśli
nie zostanie zaznaczone żadne z pól wyboru w pozycji 0.2, UHRW będzie się
komunikować ze zgłaszającym w języku formularza EM2.
Wszystkie odnośne pozycje formularza muszą zostać wypełnione zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w samym formularzu oraz w „Przewodniku dotyczącym
międzynarodowej rejestracji znaków” wydanym przez WIPO.
2.1.3.1 Uprawnienie do złożenia zgłoszenia
Artykuł 2 ust. 1 lit. i) protokołu madryckiego (PM)
W pozycji 3 oficjalnego formularza należy wskazać rodzaj uprawnienia do złożenia
zgłoszenia. Zgłaszający jest uprawniony do dokonania zgłoszenia w UHRW jako w
biurze pochodzenia, jeśli jest obywatelem państwa członkowskiego, ma w nim miejsce
zamieszkania bądź rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub
handlowe. Zgłaszający może wybrać, na których kryteriach opiera się jego prawo do
złożenia zgłoszenia. Np. obywatel Danii z miejscem zamieszkania w Niemczech może
uzasadnić swoje uprawnienie do złożenia zgłoszenia albo obywatelstwem, albo
miejscem zamieszkania. Obywatel Francji z miejscem zamieszkania w Szwajcarii jest
uprawniony do złożenia zgłoszenia tylko ze względu na obywatelstwo (w tym
przypadku musi jednak zostać wyznaczony pełnomocnik przed UHRW). Firma
szwajcarska nieposiadająca w państwie członkowskim UE siedziby ani rzeczywistego i
poważnego przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego nie jest uprawniona do
dokonania zgłoszenia międzynarodowego poprzez UHRW.
W przypadkach, w których występuje więcej niż jeden zgłaszający, każdy z nich musi
spełniać co najmniej jedno z kryteriów uprawnienia.
Wyrażenie „rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe w
państwie członkowskim UE” rozumie się w taki sam sposób, jak w innych przypadkach,
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 7
np. w kontekście zawodowego pełnomocnictwa (zob. Wytyczne, część A: Zasady
ogólne, dział 5: Zawodowe pełnomocnictwo, pkt 3.1.1).
2.1.3.2 Znak podstawowy
Zasada 103 ust. 2 lit. c), lit. d) i lit. e) RWWZT
Zasada 9 ust. 4 lit. a) pkt (v), (vii), (vii bis-xii), zasada 11 ust. 2) WRW
System madrycki opiera się na wymogu dokonania podstawowego krajowego lub
regionalnego zgłoszenia lub rejestracji znaku towarowego. Zgodnie z protokołem
madryckim zgłoszenie międzynarodowe może bazować albo na znaku, który został już
zarejestrowany („rejestracja podstawowa”), albo na zgłoszeniu znaku towarowego
(„zgłoszenie podstawowe”) w dowolnym momencie procedury badania znaku
towarowego.
Zgłaszający może zdecydować się na oparcie swojego zgłoszenia międzynarodowego
na kilku znakach podstawowych, pod warunkiem że jest on zgłaszającym/właścicielem
w odniesieniu do wszystkich podstawowych zgłoszeń WZT i WZT, nawet w przypadku
gdy objęte identycznymi znakami towary i usługi są różne.
Wszystkie podstawowe zgłoszenia WZT lub WZT muszą mieć określoną datę złożenia
oraz muszą być obowiązujące.
Podmiot dokonujący zgłoszenia międzynarodowego musi być tożsamy z właścicielem
WZT/zgłaszającym WZT. Zgłoszenia międzynarodowego nie może dokonać
licencjobiorca ani przedsiębiorstwo powiązane z właścicielem znaku(-ów)
podstawowego(-ych). Brak w tym względzie można wyeliminować, przenosząc znak
podstawowy na podmiot dokonujący zgłoszenia międzynarodowego lub rejestrując
zmianę nazwy (nazwiska), stosownie do sytuacji (zob. Wytyczne, część E: Czynności
wykonywane w rejestrze, dział 3: WZT jako przedmiot własności, rozdział 1:
Przeniesienie). W przypadku występowania więcej niż jednego właściciela lub
zgłaszającego w stosunku do podstawowego WZT lub zgłoszenia WZT, zgłoszenia
międzynarodowego muszą dokonać te same osoby.
Przedstawienie znaku musi być identyczne. Szczególną uwagę należy zwrócić na
następujące kwestie:

Pozycja 7 c) w oficjalnym formularzu musi zostać zaznaczona, jeśli znak składa
się ze standardowych znaków pisarskich (znak słowny).

Pozycja 8 a) oficjalnego formularza przewiduje możliwość zastrzeżenia kolorów.
W przypadku gdy podstawowy WZT lub zgłoszenie WZT zawierają wskazania
kolorów, te same wskazania muszą znaleźć się w zgłoszeniu międzynarodowym
(zob. Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 2: Formalności, pkt 11).
W przypadku gdy podstawowe WZT lub zgłoszenie WZT są kolorowe, lecz nie
obejmują wskazania kolorów, zgłaszający może zdecydować się na wskazanie
kolorów w zgłoszeniu międzynarodowym.

Jeśli znak podstawowy jest
○
○
znakiem składającym się z samego koloru lub kombinacji kolorów,
znakiem trójwymiarowym,
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 8
○
○
znakiem dźwiękowym lub
znakiem wspólnym,
zgłoszenie międzynarodowe musi być takie samo, a pozycja 7 d) lub 9 d) musi
być zaznaczona. Jeśli znak podstawowy jest znakiem dźwiękowym, do WIPO
przekazuje się tylko przedstawienie graficzne, tj. zapis muzyczny, gdyż WIPO nie
przyjmuje elektronicznych plików dźwiękowych.

Jeśli znak podstawowy obejmuje opis, ten sam opis można zawrzeć w zgłoszeniu
międzynarodowym (pozycja 9 e)). Opisu znaku można jednak nie zamieszczać w
zgłoszeniu międzynarodowym, jeśli nie zawiera(-ją) go znak(-i) podstawowy(-e).

Można dołączyć zrzeczenie się prawa wyłącznego, nawet jeśli nie dołączono go
dla znaku(-ów) podstawowego(-ych) (pozycja 9 g)).

W przypadku gdy znak zawiera znaki pisarskie inne niż łacińskie, WIPO wymaga
podania transliteracji łacińskiej. W razie braku transliteracji WIPO zgłosi
nieprawidłowość, która musi być skorygowana bezpośrednio przez
zgłaszającego. Dotyczy to wszystkich rodzajów znaków towarowych, nie tylko
znaków słownych.
Wykaz towarów i usług musi być taki sam, jak wykaz dla znaku(-ów)
podstawowego(-ych) w dniu, w którym dokonuje się zgłoszenia międzynarodowego,
lub węższy od tego wykazu.

Zgłaszający musi podać wykaz towarów i usług według klas (pozycja 10).

Wykaz może również zostać ograniczony w stosunku do niektórych wskazanych
stron.
Jeśli zgłaszający nie dostarczy tłumaczenia na wybrany przez siebie język WIPO
(angielski, francuski lub hiszpański), a zamiast tego upoważni UHRW do zapewnienia
tłumaczenia
lub
do
użycia
tłumaczenia
dostępnego
dla
znaku(-ów)
podstawowego(-ych), nie zasięga się jego opinii w sprawie przekładu.
2.1.3.3 Zastrzeżenie pierwszeństwa
W przypadku zastrzeżenia pierwszeństwa w pozycji 6 oficjalnego formularza, należy
wskazać urząd, w którym dokonano poprzedniego zgłoszenia, numer poprzedniego
zgłoszenia (jeśli jest dostępny) i jego datę. Nie należy przedkładać dokumentów
dotyczących pierwszeństwa. W przypadku gdy wcześniejsze zgłoszenie zastrzeżone
jako prawo pierwszeństwa w zgłoszeniu międzynarodowym nie odnosi się do
wszystkich towarów i usług, należy wskazać te, do których się ono odnosi. W
przypadku zastrzeżenia pierwszeństwa dla kilku wcześniejszych zgłoszeń z różnymi
datami, należy wskazać towary i usługi, do których odnosi się każde wcześniejsze
zgłoszenie. Ekspert w zasadzie nie kwestionuje ważności zastrzeżenia, gdyż w
większości przypadków podstawowe zgłoszenie WZT stanowi pierwsze zgłoszenie, dla
którego zastrzeżono pierwszeństwo albo pierwszeństwo innego wcześniejszego znaku
zostało już zastrzeżone i zbadane w odniesieniu do podstawowego zgłoszenia WZT.
Jeśli jednak w aktach znajdują się dowody świadczące, że pierwszeństwo zastrzeżono
dla prawa niewynikającego z pierwszego zgłoszenia, ekspert podnosi sprzeciw i wzywa
do usunięcia zastrzeżenia pierwszeństwa.
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 9
2.1.3.4 Wskazane umawiające się strony
Zgłoszenie międzynarodowe dokonane w UHRW podlega wyłącznie protokołowi
madryckiemu. Wskazywane mogą być tylko umawiające się strony będące stronami
protokołu, niezależnie od tego, czy wiąże je także porozumienie madryckie.
2.1.3.5 Podpis
Zasada 9 ust. 2 lit. b) WRW
Podpis w pozycji 12 oficjalnego formularza jest opcjonalny, gdyż dane zostaną
przekazane do WIPO tylko w postaci elektronicznej, nie zaś jako oryginalny dokument
czy też faks.
2.1.3.6 Formularz do wskazania USA
W przypadku wskazania Stanów Zjednoczonych Ameryki, załączony musi być
należycie wypełniony i podpisany formularz WIPO MM18 (zob. pozycja 11, przypis **).
Formularz ten, zawierający deklarację o zamiarze używania znaku, dostępny jest tylko
w języku angielskim i musi być przedłożony w tym języku, niezależnie od języka
zgłoszenia międzynarodowego.
2.1.4
Badanie zgłoszenia międzynarodowego przez UHRW
Artykuł 147 RWZT
Zasada 103(2), zasada 104 RWWZT
Artykuł 3 ust. 1 PM
W przypadku gdy badanie zgłoszenia międzynarodowego wykaże braki, UHRW wzywa
zgłaszającego do usunięcia ich w ciągu jednego miesiąca. W zasadzie ten krótki termin
powinien pozwolić UHRW na przekazanie WIPO zgłoszenia międzynarodowego w
ciągu dwóch miesięcy od daty przyjęcia i, dzięki temu, zachowania tamtej daty jako
daty rejestracji międzynarodowej.
Eksperci mogą próbować usunąć drobne braki lub uzyskać wyjaśnienie przez telefon w
celu przyspieszenia procesu.
Jeśli braki nie zostaną usunięte, UHRW informuje zgłaszającego, że odmawia
przekazania zgłoszenia międzynarodowego do WIPO. Opłata manipulacyjna nie
podlega zwrotowi.
Nie wyklucza to dokonania kolejnego zgłoszenia międzynarodowego w późniejszym
terminie.
Po stwierdzeniu, że zgłoszenie międzynarodowe nie zawiera braków, UHRW
bezzwłocznie przekazuje je do WIPO drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów
takich jak arkusz kalkulacji opłat lub formularz MM18, które przesyła się jako
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 10
zeskanowane załączniki. Drogą elektroniczną przesyła się jednocześnie zaświadczenie
urzędu pochodzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 PM.
2.1.5
Nieprawidłowości stwierdzone przez WIPO
Zasada 11 ust. 4, zasada 12, 13 WRW
W przypadku stwierdzenia przez WIPO nieprawidłowości w zgłoszeniu, organizacja ta
wydaje powiadomienie o nieprawidłowości, które przekazywane jest zarówno do
zgłaszającego, jak i do UHRW jako urzędu pochodzenia. Nieprawidłowości muszą
zostać usunięte przez UHRW lub zgłaszającego, zależnie od ich charakteru.
Nieprawidłowości dotyczące uiszczenia opłat międzynarodowych muszą zostać
usunięte przez zgłaszającego. Wszelkie nieprawidłowości wspomniane w zasadzie 11
ust. 4 WRW muszą zostać usunięte przez UHRW.
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w klasyfikacji towarów i usług, w
oznaczeniu towarów i usług lub w obu tych aspektach, zgłaszający nie może
przedstawić swoich argumentów bezpośrednio WIPO. Musi je zakomunikować poprzez
UHRW. W takim przypadku UHRW przekazuje wiadomość zgłaszającego w
niezmienionej postaci do WIPO, gdyż UHRW nie korzysta ani z możliwości określonej
w zasadzie 12 ust. 2 WRW, dotyczącej wyrażenia odmiennej opinii, ani z możliwości
przewidzianej w zasadzie 13 ust. 2 WRW, dotyczącej przedstawienia propozycji
usunięcia nieprawidłowości.
2.2
Późniejsze wskazania
Artykuł 149 RWZT
Zasada 1 pkt (xxvi bis), zasada 24 ust. 2 WRW
Artykuł 2 ust. 1 pkt (ii) PM
Zasada 83 ust. 2 lit. b), zasada 105 ust. 1 lit. a), c) i d), zasada 105 ust. 2 i 4 RWWZT
W ramach systemu madryckiego właściciel międzynarodowej rejestracji może
rozszerzyć zakres geograficzny ochrony zapewnianej przez rejestrację. W tym celu
stosuje się specjalną procedurę o nazwie „późniejsze wskazanie do rejestracji”,
rozszerzającą zakres rejestracji międzynarodowej na innych członków Związku
Madryckiego, w odniesieniu do których wcześniej nie zarejestrowano wskazania albo
wcześniejsze wskazanie straciło moc.
W przeciwieństwie do zgłoszeń międzynarodowych, późniejsze wskazania nie muszą
być składane poprzez urząd pochodzenia, lecz można ich dokonywać bezpośrednio w
WIPO. Bezpośrednie dokonanie takiego wskazania w WIPO zaleca się ze względu na
skrócenie czasu trwania procesu.
W przypadku gdy RM jest przenoszona na osobę, która nie jest uprawniona do
późniejszego wskazania poprzez UHRW, wniosku o takie późniejsze wskazanie nie
można złożyć w UHRW, musi on być natomiast złożony w WIPO lub w odpowiednim
urzędzie pochodzenia (więcej informacji o uprawnieniu do złożenia wniosku można
znaleźć w pkt 2.1.3.1 powyżej).
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 11
Późniejszych wskazań można dokonywać jedynie po dokonaniu wstępnego zgłoszenia
międzynarodowego, które doprowadziło do rejestracji międzynarodowej.
Późniejsze wskazania nie wymagają uiszczenia opłaty manipulacyjnej na rzecz
UHRW.
Późniejszych wskazań należy dokonywać na oficjalnym formularzu: formularzu WIPO
MM4 w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim bądź formularzu UHRW EM4 w
innych językach UE. Nie istnieje specjalny formularz UHRW w językach angielskim,
francuskim i hiszpańskim, gdyż UHRW nie potrzebuje szczególnych informacji w tych
językach i formularz WIPO MM4 jest, w związku z tym, wystarczający.
Arkusz kalkulacji opłat (załącznik do formularza WIPO MM4) należy złożyć w języku, w
którym późniejsze wskazanie ma zostać przekazane do WIPO. Ewentualnie
zgłaszający może załączyć kopię potwierdzenia płatności na rzecz WIPO. UHRW nie
sprawdza jednak, czy załączono arkusz kalkulacji opłat, czy jest on prawidłowo
wypełniony, ani czy właściwie obliczono kwotę opłat międzynarodowych. Wszelkie
pytania dotyczące kwoty opłat międzynarodowych i odnośnych sposobów płatności
należy kierować do Biura Międzynarodowego. Na stronie internetowej WIPO dostępny
jest kalkulator opłat.
Informacje, które należy podać w formularzach MM4 lub EM4 są ograniczone do
informacji dotyczących zgłaszającego i jego uprawnienia do złożenia wniosku,
informacji dotyczących pełnomocnika, wykazu towarów i usług oraz wskazania
dodatkowych umawiających się stron protokołu madryckiego. Informacje te muszą być
podane w taki sam sposób, jak w formularzu MM2. Jedyna różnica w zakresie
uprawnienia do złożenia wniosku polega na tym, że późniejszego wskazania można
dokonać w UHRW, jeśli rejestracja międzynarodowa zostanie przeniesiona na osobę,
która jest obywatelem państwa członkowskiego UE lub ma miejsce zamieszkania bądź
przedsiębiorstwo w UE (UHRW jako „urząd umawiającej się strony właściwej dla
właściciela”).
Późniejsze wskazanie można także wykorzystać w celu rozszerzenia zakresu RM o
dodatkowe towary lub usługi w stosunku do poprzedniego wskazania.
Wykaz towarów i usług może być taki sam, jak w rejestracji międzynarodowej (pozycja
5 a) oficjalnego formularza) lub węższy (pozycja 5 b) lub c)). Nie może być szerszy niż
zakres ochrony zapewniany przez rejestrację międzynarodową, nawet jeśli jest objęty
tym samym znakiem podstawowym.
Przykładowo, RM dla klas 18 i 25 wskazująca Chiny w odniesieniu do klasy 25 może
zostać następnie poszerzona o klasę 18 w stosunku do Chin; jednakże ta sama RM nie
może być następnie poszerzona w stosunku do Chin o klasę 9, gdyż klasy tej nie
uwzględnia rejestracja międzynarodowa, nawet jeśli obejmuje ją znak podstawowy.
W ramach tych ograniczeń można przedstawiać różne wykazy dla różnych, później
wskazanych, umawiających się stron.
Znak musi być taki sam, jak w pierwotnej rejestracji międzynarodowej.
Późniejszych wskazań należy dokonywać w tym samym języku, co w pierwotnym
zgłoszeniu międzynarodowym, gdyż w przeciwnym razie UHRW odmówi przekazania
późniejszego wskazania.
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 12
Jeśli zgłoszenie nie jest w języku angielskim, francuskim ani hiszpańskim,
wnioskodawca musi zaznaczyć pozycję 0.1 w formularzu UHRW EM4 i określić język,
w którym późniejsze wskazanie ma być przekazane do WIPO. Język ten może różnić
się od języka rejestracji międzynarodowej. Należy także wypełnić pozycje 0.2 i 0.3
odnoszące się do tłumaczenia wykazu towarów i usług oraz języka korespondencji
między zgłaszającym a UHRW.
Jeśli zażyczy sobie tego właściciel/zgłaszający, późniejsze wskazanie może wejść w
życie po przeprowadzeniu specjalnego postępowania, tj. rejestracji zmiany bądź
unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia w stosunku do odnośnej RM lub
przedłużenia RM.
2.3
Zawiadomienie o okolicznościach
rejestrację podstawową
mających
wpływ
na
Artykuł 44 i 49 RWZT
Zasada 106 ust. 1 lit. a), b) i c), zasada 106 ust. 2, 3 i 4 RWWZT
Jeśli w ciągu pięciu lat od daty rejestracji międzynarodowej znak(-i) podstawowy(-e)
przestaje(-ą) istnieć w całości lub w części, rejestracja międzynarodowa jest
unieważniana w tym samym zakresie, gdyż jest od takiego(-ich) znaku(-ów) „zależna”.
Ma to miejsce nie tylko w przypadku „centralnego ataku” prowadzonego przez stronę
trzecią, ale też w przypadku gdy znak(-i) podstawowy(-e) wygasa(-ją) ze względu na
działanie lub brak działania właściciela.
W odniesieniu do WZT odnosi się to do sytuacji, w których, w całości lub w części (w
stosunku do tylko niektórych towarów lub usług),


zgłoszenie(-a) WZT, na którym(-ych) opiera się RM, wycofano, uznano za
wycofane lub odrzucono;
zgłoszenia(-ń) WZT, na którym(-ych) opiera się RM zrzeczono się, nie zostało(-y)
przedłużone, wygasło(-y) lub zostało(-y) unieważnione przez UHRW bądź, na
podstawie roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, przez
sąd ds. WZT.
W przypadku gdy powyższe nastąpi w wyniku decyzji (UHRW lub sądu ds. WZT),
decyzja musi być prawomocna.
W przypadku gdy powyższe nastąpi w okresie pięciu lat, UHRW ma obowiązek
zawiadomienia o tym WIPO.
UHRW musi sprawdzić, czy zgłoszenie międzynarodowe zostało rzeczywiście
zarejestrowane przed zawiadomieniem WIPO, że podstawowy WZT przestał
wywoływać skutki.
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 13
WIPO musi także zostać zawiadomione w niektórych przypadkach, gdy procedurę
wszczęto przed upływem okresu pięciu lat, lecz nie została ona w tym okresie
ostatecznie rozstrzygnięta. Zawiadomienie takie należy przekazać bezpośrednio po
upływie okresu pięciu lat. Odnośne przypadki to:




toczące się postępowanie w sprawie odrzucenia podstawowego zgłoszenia WZT
na bezwzględnych podstawach (w tym przyszłe odwołania przed Izbą
Odwoławczą lub Sądem/Trybunałem Sprawiedliwości UE);
toczące się postępowanie w sprawie sprzeciwu (w tym przyszłe odwołania przed
Izbą Odwoławczą lub Sądem/Trybunałem Sprawiedliwości UE);
toczące się przed UHRW postępowanie w sprawie unieważnienia lub
stwierdzenie wygaśnięcia (w tym przyszłe odwołania przed Izbą Odwoławczą lub
Sądem/Trybunałem Sprawiedliwości UE);
roszczenie wzajemne w postępowaniu w sprawie naruszenia dotyczące WZT,
zgodnie z rejestrem WZT, oczekujące na rozstrzygnięcie przez sądem ds. WZT.
Po podjęciu prawomocnej decyzji lub zakończeniu postępowania, do WIPO należy
przesłać kolejne zawiadomienie, wskazujące, czy i w jakim zakresie znak(-i)
podstawowy(-e) przestał(-y) istnieć lub pozostał(-y) ważny(-e).
Jeśli w ciągu pięciu lat od dnia rejestracji międzynarodowej podstawowy(-e) WZT lub
zgłoszenie(-a) WZT podzielono lub częściowo przeniesiono, o tym także należy
zawiadomić WIPO. Takie przypadki nie mają jednak wpływu na ważność rejestracji
międzynarodowej. Celem zawiadomienia jest jedynie monitorowanie liczby znaków, na
których opiera się RM.
UHRW nie zawiadamia WIPO o żadnych innych zmianach dotyczących znaków
podstawowych. W przypadku gdy zgłaszający/właściciel życzy sobie odnotowania tych
samych zmian w rejestrze międzynarodowym, musi złożyć w tym celu osobny wniosek
(zob. pkt 2.4 poniżej)
2.4
Przekazywanie informacji o zmianach mających wpływ na
znak międzynarodowy
Zasada 107 RWWZT
Rejestr międzynarodowy prowadzony jest przez WIPO. Możliwe zmiany wymienione
poniżej mogą być odnotowane jedynie po zarejestrowaniu znaku.
UHRW nie rozpatruje wniosków o przedłużenie rejestracji, ani nie przyjmuje opłat za
przedłużenie.
Zasadniczo większość zmian odnoszących się do rejestracji międzynarodowych może
być zgłaszana przez właściciela danej rejestracji międzynarodowej bezpośrednio do
WIPO lub poprzez urząd pochodzenia. Niektóre wnioski o wprowadzenie zmian mogą
być jednak złożone przez inną stronę i za pośrednictwem innego urzędu, zgodnie z
opisem poniżej.
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 14
2.4.1
Przypadki, w których wnioski o wprowadzenie zmian mogą być
przekazywane bez badania
Zasada 20, 20 bis, zasada 25 ust. 1 WRW
Następujące wnioski o wprowadzenie zmian dotyczących rejestracji międzynarodowej
można przedkładać UHRW jako „urzędowi umawiającej się strony właściwej dla
właściciela”:








formularz WIPO MM5: zmiana własności, całkowita lub częściowa, przedłożony
przez właściciela danej RM (w terminologii WZT odpowiada to przeniesieniu);
formularz WIPO MM6: ograniczenia wykazu towarów i usług dla wszystkich lub
niektórych umawiających się stron;
formularz WIPO MM7: odrzucenie jednej lub większej liczby umawiających się
stron (nie wszystkich);
formularz WIPO MM8: całkowite lub częściowe unieważnienie rejestracji
międzynarodowej;
formularz WIPO MM9: zmiana nazwy (nazwiska) lub adresu właściciela;
formularze WIPO MM13/MM14: nowa licencja lub zmiana licencji, przedłożone
przez danego właściciela RM;
formularz WIPO MM15: unieważnienie wpisu licencji;
formularz WIPO MM19: ograniczenie prawa właściciela do dysponowania,
przedłożony przez danego właściciela RM (w terminologii WZT odpowiada to
prawu rzeczowemu, wszczęciu egzekucji, środkowi egzekucyjnemu lub
postępowaniu upadłościowemu, o których mowa w art. 19, 20 i 21 RWZT).
Takie wnioski przedłożone UHRW przez właściciela RM są po prostu przekazywane do
WIPO bez dalszego badania. Przepisy RWZT i RWWZT dotyczące odnośnego
postępowania nie mają zastosowania. W szczególności stosuje się zasady językowe
określone w WRW oraz nie uiszcza się opłaty na rzecz UHRW.
Wnioski takie mogą być składane poprzez UHRW jedynie wówczas, gdy jest on
urzędem pochodzenia lub stanie się właściwym urzędem dla właściciela w wyniku
przeniesienia rejestracji międzynarodowej (zob. zasada 1 pkt (xxvi bis) WRW). UHRW
nie bada jednak tego warunku, gdyż po prostu przekazuje wniosek, który można było
przedłożyć bezpośrednio WIPO.
Nie korzysta się z możliwości przewidzianych w zasadzie 20 ust. 1 lit. a) WRW,
pozwalających urzędowi umawiającej się strony właściwej dla właściciela na
zawiadomienie z urzędu Biura Międzynarodowego o ograniczeniu prawa właściciela do
dysponowania.
2.4.2
Przypadki, w których wnioski o wprowadzenie zmian są przekazywane
po badaniu
Zasada 20 ust. 1 lit. a), zasada 20 bis ust. 1, zasada 25 ust. 1 lit. b) WRW
Zasada 120 RWWZT
Zgodnie ze wspólnym regulaminem wykonawczym wnioski o wpisanie zmiany
własności, licencji lub ograniczenia prawa właściciela do dysponowania mogą być
przedkładane bezpośrednio WIPO tylko przez właściciela rejestracji międzynarodowej.
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 15
Praktycznie niemożliwe byłoby wpisanie zmiany własności lub licencji w WIPO w
przypadkach gdy:


pierwotny właściciel już nie istnieje (połączenie, śmierć), lub
właściciel nie współpracuje z licencjobiorcą lub (co jest nawet bardziej
prawdopodobne) jest beneficjentem środka egzekucyjnego.
Z tych względów nowy właściciel, licencjobiorca lub beneficjent prawa do
dysponowania nie ma wyboru i może jedynie przedłożyć wniosek urzędowi
umawiającej się strony właściwej dla właściciela. WIPO rejestruje takie wnioski bez
żadnego badania merytorycznego, ponieważ zostały przekazane przez ten urząd.
Dla uniknięcia sytuacji, w których osoba trzecia staje się właścicielem lub licencjobiorcą
rejestracji międzynarodowej, podstawowe znaczenie ma, aby UHRW badał wszystkie
wnioski składane przez każdą osobę inną niż właściciel RM w celu zweryfikowania, czy
istnieje dowód przeniesienia, licencja lub inne prawo, zgodnie z zasadą 120 RWWZT.
UHRW ogranicza się do zbadania dowodu przeniesienia, licencji lub innego prawa, a
zasada 31 ust. 1 i ust. 5 RWWZT oraz odnośne części wytycznych UHRW dotyczących
przeniesień, licencji, praw rzeczowych, wszczynania egzekucji i postępowania
upadłościowego stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy nie przedstawiono
dowodu, UHRW odmawia przekazania wniosku do WIPO.
Od takiej decyzji można się odwołać.
Pod wszystkimi innymi względami zasady RWZT i RWWZT nie mają zastosowania. W
szczególności wniosek musi być złożony w jednym z języków WIPO i na odpowiednim
formularzu WIPO, a ponadto nie uiszcza się żadnej opłaty na rzecz UHRW.
3
UHRW jako wskazany urząd
3.1
Przegląd
Od 10/10/2004 każda osoba, która jest obywatelem państwa lub ma miejsce
zamieszkania bądź przedsiębiorstwo handlowe w państwie będącym stroną protokołu
madryckiego oraz która jest właścicielem krajowego zgłoszenia lub rejestracji w tym
samym państwie („znak podstawowy”) może, poprzez urząd krajowy, w którym
zgłoszono lub zarejestrowano znak podstawowy („urząd pochodzenia”), dokonać
międzynarodowego zgłoszenia lub późniejszego wskazania, w ramach którego może
wskazać Unię Europejską.
Po zbadaniu klasyfikacji i sprawdzeniu niektórych formalności (w tym uiszczenia opłat),
WIPO publikuje RM w czasopiśmie wydawanym przez Biuro Międzynarodowe, wydaje
świadectwo rejestracji i zawiadamia wskazane urzędy o rejestracji międzynarodowej.
UHRW otrzymuje dane z WIPO wyłącznie w formie elektronicznej.
Rejestracje krajowe wskazujące UE są oznaczane przez UHRW numerem rejestracji
WIPO, przed którym znajduje się litera „W” oraz cyfra „0” w przypadku nowej RM (np.
W01 234 567) lub cyfra „1” w przypadku późniejszego wskazania (np. W10 987 654).
Późniejsze wskazania UE dla tej samej RM oznacza się jako W2, W3 itd. Podczas
przeszukiwania baz UHRW w Internecie nie należy jednak wpisywać litery „W”.
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 16
UHRW ma 18 miesięcy na poinformowanie WIPO o wszystkich możliwych podstawach
odrzucenia wskazania UE. Okres 18 miesięcy rozpoczyna się w dniu, w którym UHRW
zostaje zawiadomiony o wskazaniu.
W przypadku otrzymania od WIPO poprawek wpływających na sam znak, towary i
usługi lub datę wskazania, UHRW decyduje, czy nowy okres 18 miesięcy ma zacząć
się od daty nowego powiadomienia. W przypadku gdy poprawka odnosi się tylko do
części towarów i usług, nowy termin odnosi się tylko do tej części, a UHRW musi
ponownie opublikować część RM w Biuletynie WZT oraz ponownie rozpocząć okres na
wniesienie sprzeciwów wyłączenie w odniesieniu do takiej części towarów i usług.
Główne zadania wykonywane przez UHRW jako wskazany urząd to:






3.2
pierwsza ponowna publikacja RM wskazujących UE;
sporządzanie wspólnotowych sprawozdań z poszukiwań;
badanie formalności, w tym zastrzeżeń starszeństwa;
badanie w odniesieniu do podstaw bezwzględnych;
badanie sprzeciwów wobec RM;
przetwarzanie komunikatów z WIPO dotyczących zmian w RM.
Zawodowe pełnomocnictwo
Artykuł 92 ust. 2, art. 93 RWZT
W zasadzie właściciel RM nie musi wyznaczać pełnomocnika przed UHRW.
Właściciele spoza UE mają jednak obowiązek wyznaczenia pełnomocnika (a) w
przypadku tymczasowej odmowy, (b) do celów przedstawienia zastrzeżeń
starszeństwa bezpośrednio przed UHRW, lub (c) w przypadku wniosku o wyłączenie
zastrzeżenia starszeństwa (zob. Wytyczne, część A: Zasady ogólne, dział 5:
Zawodowe pełnomocnictwo oraz art. 92 i 93 RWZT).
Jeśli właściciel RM spoza UE wyznaczył pełnomocnika przed WIPO, który występuje
również w bazie danych pełnomocników prowadzonej przez UHRW, pełnomocnika
takiego automatycznie uznaje się za pełnomocnika właściciela RM przed UHRW.
W przypadku gdy właściciel RM spoza UE nie wyznaczył pełnomocnika lub wyznaczył
pełnomocnika przed WIPO, który nie występuje w bazie danych pełnomocników
prowadzonej przez UHRW, ewentualne zawiadomienia o tymczasowej odmowie lub
wniosku o wyłączenie będą zawierać wezwanie do wyznaczenia pełnomocnika zgodnie
z art. 92 i 93 RWZT. Dokładne informacje o pełnomocnictwie w każdym z postępowań
przez UHRW można znaleźć w pkt 3.3.3, 3.4 i 3.6.6 poniżej.
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 17
3.3
Pierwsza ponowna publikacja, poszukiwania i formalności
3.3.1
Pierwsza ponowna publikacja1
Art. 152 RWZT
Po przyjęciu RM są one bezzwłocznie ponownie publikowane w części M.1 Biuletynu
WZT, chyba że brakuje drugiego języka.
Publikacja ogranicza się do danych bibliograficznych, przedstawienia znaku i numerów
klas, nie obejmuje natomiast wykazu towarów i usług jako takiego. Oznacza to w
szczególności, że UHRW nie tłumaczy rejestracji międzynarodowych ani wykazów
towarów i usług. W publikacji podaje się również pierwszy i drugi język RM oraz
zamieszcza się odniesienie do publikacji RM w czasopiśmie wydawanym przez Biuro
Międzynarodowe, z którą należy się zapoznać w celu uzyskania dodatkowych
informacji. W celach informacyjnych zamieszcza się także odniesienie do Biuletynu
WZT na stronie internetowej UHRW.
Rejestracja międzynarodowa ma, od dnia pierwszej ponownej publikacji, taki sam
skutek, jak opublikowane zgłoszenie WZT.
3.3.2
Poszukiwania
Artykuł 155 RWZT
Tak jak w przypadku bezpośrednich zgłoszeń WZT, UHRW sporządza wspólnotowe
sprawozdanie z poszukiwań dla każdej RM, w którym podaje podobne WZT i RM
wskazujące UE. Właściciele wcześniejszych znaków wymienionych w sprawozdaniu
otrzymują pismo informujące zgodnie z art. 155 ust. 4 RWZT. Ponadto, na wniosek
międzynarodowego właściciela, UHRW wysyła RM do uczestniczących urzędów
krajowych, aby przeprowadziły one dodatkowe poszukiwania krajowe (zob. Wytyczne,
część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 1: Procedura).
Wniosek o poszukiwania krajowe należy przedłożyć bezpośrednio UHRW. Właściciele
RM wskazujących UE muszą wystąpić z wnioskiem o poszukiwania krajowe i uiścić
odnośną opłatę w okresie jednego miesiąca od dnia, w którym WIPO poinformowało
UHRW o wskazaniu. W przypadku spóźnienia lub braku opłaty za poszukiwania uznaje
się, że wniosek o poszukiwania krajowe nie został złożony i sporządza się jedynie
wspólnotowe sprawozdanie z poszukiwań.
Płatności można dokonać stosując jedną z metod płatności dopuszczanych przez
UHRW (aby uzyskać szczegółowe informacje, zob. Wytyczne, część A: Zasady ogólne,
dział 3: Płatności z tytułu opłat, kosztów i należności, pkt 2).
Sprawozdania z poszukiwań wysyła się bezpośrednio właścicielowi RM lub, jeśli
wyznaczył on pełnomocnika przed WIPO, takiemu pełnomocnikowi, niezależnie od
jego miejsca pobytu. Od właściciela nie wymaga się wyznaczenia pełnomocnika przed
UHRW wyłącznie w celu odebrania sprawozdania z poszukiwań lub złożenia wniosku o
poszukiwania krajowe.
1
RM są najpierw publikowane w Dzienniku Międzynarodowym, a następnie ponownie publikowane przez
UHRW.
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 18
3.3.3
Badanie formalności
Badanie formalności prowadzone przez UHRW w stosunku do RM ogranicza się do
sprawdzenia, czy wskazano drugi język, czy zgłoszenie dotyczy znaku wspólnego oraz
czy występują zastrzeżenia starszeństwa. UHRW nie sprawdza klasyfikacji towarów i
usług, co jest zadaniem WIPO.
3.3.3.1 Języki
Artykuł 119 ust. 3 i 4 RWZT
Zasada 96 ust. 1, zasada 112, 126 RWWZT
Zasada 9 ust. 5 lit. g) pkt (ii) WRW
Zasada 9 ust. 5 lit. g) pkt (ii) WRW i zasada 126 RWWZT wymagają, aby podmiot
dokonujący zgłoszenia międzynarodowego wskazującego UE podał drugi język, inny
niż pierwszy, wybrany spośród czterech pozostałych języków UHRW, poprzez
zaznaczenie pola wyboru w sekcji wskazującej umawiające się strony w formularzach
WIPO MM2/MM3 lub MM4.
Zgodnie z zasadą 126 RWWZT, język zgłoszenia międzynarodowego jest językiem
postępowania w rozumieniu art. 119 ust. 4 RWZT. Jeśli język wybrany przez
właściciela rejestracji międzynarodowej w postępowaniu pisemnym nie jest językiem
zgłoszenia międzynarodowego, właściciel musi dostarczyć tłumaczenie na taki język w
ciągu miesiąca od przedłożenia oryginalnego dokumentu. Jeśli w tym terminie nie
wpłynie tłumaczenie, uznaje się, że UHRW nie otrzymał oryginalnego dokumentu.
Drugi język podany w zgłoszeniu międzynarodowym to drugi język w rozumieniu art.
119 ust. 3 RWZT, tj. możliwy język postępowania przed UHRW w sprawie sprzeciwu,
stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia.
W przypadku niepodania drugiego języka ekspert wydaje tymczasową odmowę
udzielenia prawa ochronnego i daje właścicielowi dwa miesiące od dnia wydania przez
UHRW tymczasowej odmowy zgodnie z zasadą 112 RWWZT na usunięcie braku. W
przypadku gdy właściciel RM ma obowiązek wyznaczenia pełnomocnika przed UHRW,
a jego pełnomocnik przed WIPO nie występuje w bazie danych pełnomocników
prowadzonej przez UHRW, zawiadomienia o tymczasowej odmowie zawiera wezwanie
właściciela do wyznaczenia pełnomocnika zgodnie z art. 92 i 93 RWZT. To
zawiadomienie zostaje wpisane do rejestru międzynarodowego, opublikowane w
czasopiśmie wydawanym przez Biuro Międzynarodowe i przekazane właścicielowi RM.
Odpowiedź na tymczasową odmowę należy wysłać do UHRW.
Jeśli właściciel RM usunie brak i zastosuje się do wymogu wyznaczenia pełnomocnika
przed UHRW, w stosownym przypadku, we wskazanym terminie, RM podlega
ponownej publikacji.
Jeśli brak nie zostanie usunięty lub pełnomocnik nie zostanie wyznaczony (w
stosownym przypadku), UHRW potwierdza odmowę wobec właściciela RM. Właściciel
ma dwa miesiące na złożenie odwołania. Po uprawomocnieniu się decyzji UHRW
informuje WIPO o potwierdzeniu tymczasowej odmowy.
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 19
3.3.3.2 Znaki wspólne
Artykuł 66 i 67 RWZT
Zasada 43, zasada 121 ust. 1, 2 i 3 RWWZT
W systemie WZT istnieją tylko dwa rodzaje znaków: znaki indywidualne i znaki
wspólne (więcej informacji można znaleźć w Wytycznych, część B: Rozpatrywanie
zgłoszeń, dział 2: Formalności).
W formularzu zgłoszenia międzynarodowego stosowane jest pojedyncze określenie
obejmujące znaki wspólne, znaki certyfikujące i znaki gwarancyjne. Dlatego też, jeśli
RM wskazująca UE jest oparta na krajowym znaku certyfikującym, gwarancyjnym lub
wspólnym, do celów UHRW identyfikuje się go jako znak wspólny; wiąże się to z
wyższymi opłatami.
Warunki mające zastosowanie do wspólnotowych znaków wspólnych stosuje się także
do RM wskazujących UE, które traktuje się jako znaki wspólne.
Zgodnie z zasadą 121 ust. 2 RWWZT, właściciel musi przedstawić regulamin używania
znaku bezpośrednio UHRW w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym Biuro
Międzynarodowe powiadomiło UHRW o wskazaniu.
Jeśli do tego czasu nie zostanie przedstawiony regulamin używania znaku lub jeśli
zawiera on nieprawidłowości bądź właściciel nie spełnia wymogów art. 66, ekspert
wydaje tymczasową odmowę udzielenia prawa ochronnego i daje właścicielowi dwa
miesiące od dnia wydania przez UHRW tymczasowej odmowy zgodnie z zasadą 121
ust. 3 RWWZT na usunięcie braku. W przypadku gdy właściciel RM ma obowiązek
wyznaczenia pełnomocnika przed UHRW, a jego pełnomocnik przed WIPO nie
występuje w bazie danych pełnomocników prowadzonej przez UHRW, zawiadomienia
o tymczasowej odmowie zawiera wezwanie właściciela do wyznaczenia pełnomocnika
zgodnie z art. 92 i 93 RWZT. To zawiadomienie zostaje wpisane do rejestru
międzynarodowego, opublikowane w czasopiśmie wydawanym przez Biuro
Międzynarodowe i przekazane właścicielowi RM. Odpowiedź na tymczasową odmowę
należy wysłać do UHRW.
Jeśli właściciel RM usunie brak i zastosuje się do wymogu wyznaczenia pełnomocnika
przed UHRW, w stosownym przypadku, we wskazanym terminie, proces rejestracji
międzynarodowej jest kontynuowany.
stosownym przypadku), UHRW potwierdza odmowę wobec właściciela RM i daje mu
dwa miesiące na złożenie odwołania. Po uprawomocnieniu się decyzji UHRW
informuje WIPO o potwierdzeniu tymczasowej odmowy.
W przypadku gdy w odpowiedzi na tymczasową odmowę przedstawione zostaną dane
przekonujące UHRW, że znak podstawowy jest znakiem certyfikującym lub
gwarancyjnym, a właściciel RM nie ma kwalifikacji do bycia właścicielem
wspólnotowego znaku wspólnego, UHRW bada wskazanie jako znak indywidualny.
Właściciel RM zostaje odpowiednio poinformowany oraz otrzymuje zwrot różnicy w
euro między opłatami za indywidualne wskazanie UE i za wspólne wskazanie.
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 20
3.3.3.3 Zastrzeżenia starszeństwa
Zastrzeżenia starszeństwa zgłoszone wraz ze wskazaniem
Zasada 9 ust. 3 lit. d), zasada 9 ust. 7, zasada 108, zasada 109 ust. 1, 2, 3 i 4 RWWZT
Zasada 9 ust. 5 lit. g) pkt (i), zasada 21bis WRW
Wskazując UE w zgłoszeniu międzynarodowym lub w drodze późniejszego zgłoszenia
zgłaszający może zastrzec starszeństwo wcześniejszego znaku zarejestrowanego w
państwie członkowskim. W celu zgłoszenia takiego zastrzeżenia do zgłoszenia
międzynarodowego lub wniosku w sprawie późniejszego wskazania należy załączyć
formularz MM17, w którym dla każdego zastrzeżenia podaje się:



państwo członkowskie UE, w którym zarejestrowano poprzednie prawo;
numer rejestracji;
datę złożenia odpowiedniej rejestracji.
Nie ma przepisu równoważnego zasadzie 8 ust. 2 RWWZT mającego zastosowanie do
bezpośrednich zgłoszeń WZT.
Do formularza MM17 nie należy załączać żadnych świadectw ani dokumentów na
poparcie zastrzeżenia starszeństwa, gdyż WIPO nie przekaże ich do UHRW.
Zastrzeżenia starszeństwa przedstawione wraz ze zgłoszeniem międzynarodowym lub
późniejszym wskazaniem są badane tak samo, jak zastrzeżenia starszeństwa
przedstawione wraz ze zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego. Więcej
informacji można znaleźć w Wytycznych, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 2:
Formalności.
Jeśli konieczne jest przedłożenie dokumentacji na poparcie zastrzeżenia starszeństwa
lub jeśli zastrzeżenie zawiera nieprawidłowości, ekspert wysyła pismo w sprawie
uzupełnienia braków, w którym daje właścicielowi RM dwa miesiące na ich usunięcie.
W przypadku, gdy właściciel RM ma obowiązek wyznaczenia pełnomocnika przed
UHRW, a jego pełnomocnik przed WIPO nie występuje w bazie danych
pełnomocników prowadzonej przez UHRW, właściciel zostaje także wezwany do
wyznaczenia pełnomocnika przed UHRW.
W przypadku przyjęcia przez UHRW zastrzeżenia starszeństwa, informuje się
zainteresowane urzędy ds. własności intelektualnej. WIPO nie musi być informowane,
gdyż nie jest wymagana żadna zmiana w rejestrze międzynarodowym.
stosownym przypadku), prawo starszeństwa zostaje utracone zgodnie z zasadą 109
ust. 2 RWWZT. Właściciel RM może wystąpić z wnioskiem o decyzję, od której
możliwe jest odwołanie. Po uprawomocnieniu się decyzji, UHRW informuje WIPO o
ewentualnej utracie, odmowie lub unieważnieniu prawa starszeństwa bądź o
ewentualnym wycofaniu zastrzeżenia starszeństwa. Zmiany te zostają wpisane do
rejestru międzynarodowego i opublikowane przez WIPO.
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 21
Zastrzeżenia starszeństwa zgłaszane bezpośrednio do UHRW
Zasada 110 ust. 1, 2, 4, 5, i 6 RWWZT
Zasada 21 bis ust. 2 WRW
Właściciel RM może także zastrzec starszeństwo wcześniejszego znaku
zarejestrowanego w państwie członkowskim bezpośrednio w UHRW, po opublikowaniu
ostatecznej akceptacji RM. W przypadku gdy właściciel RM ma obowiązek
wyznaczenia pełnomocnika przed UHRW, a jego pełnomocnik przed WIPO nie
występuje w bazie danych pełnomocników prowadzonej przez UHRW, UHRW wzywa
właściciela do wyznaczenia pełnomocnika zgodnie z art. 92 i 93 RWZT.
Odpowiedź na pismo w sprawie uzupełnienia braków należy wysłać do UHRW.
Każde zastrzeżenie starszeństwa przedstawione w czasie między dokonaniem
zgłoszenia międzynarodowego a opublikowaniem ostatecznej akceptacji RM uważa się
za otrzymane przez UHRW w dniu opublikowania ostatecznej akceptacji RM, w
związku z czym jest badane przez UHRW po tym terminie.
Jeśli konieczne jest przedłożenie dokumentacji na poparcie zastrzeżenia starszeństwa
lub jeśli zastrzeżenie zawiera nieprawidłowości, ekspert wysyła pismo w sprawie
uzupełnienia braków, w którym daje właścicielowi RM dwa miesiące na ich usunięcie.
W przypadku gdy właściciel rejestracji międzynarodowej ma obowiązek wyznaczenia
pełnomocnika przed UHRW, a jego pełnomocnik przed WIPO nie występuje w bazie
danych pełnomocników prowadzonej przez UHRW, właściciel zostaje także wezwany
do wyznaczenia pełnomocnika przed UHRW.
W przypadku przyjęcia zastrzeżenia starszeństwa przez UHRW, UHRW informuje
WIPO, które odnotowuje ten fakt w rejestrze międzynarodowym i publikuje odnośną
informację.
Zainteresowane urzędy ds. własności intelektualnej są informowane zgodnie z zasadą
110 ust. 6 RWWZT.
Jeśli brak nie zostanie usunięty lub nie zostanie wyznaczony pełnomocnik (w
stosownych przypadkach), prawo starszeństwa jest odrzucane, a właściciel RM ma
dwa miesiące na złożenie odwołania. W takich przypadkach nie informuje się WIPO.
To samo dotyczy sytuacji, w której zaniechano zastrzeżenia starszeństwa.
3.4
Bezwzględne podstawy odmowy
Rejestracje międzynarodowe wskazujące UE podlegają badaniu pod kątem
bezwzględnych podstaw odmowy tak samo, jak bezpośrednie zgłoszenia WZT (więcej
informacji można znaleźć w Wytycznych, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4:
Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, pkt 2.11: Wspólnotowe znaki wspólne).
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 22
W przypadku gdy UHRW stwierdzi, że znak może zostać objęty ochroną, informuje o
tymczasowym statusie znaku WIPO, zaznaczając, że wykonano badanie z urzędu, ale
w stosunku do RM można nadal zgłaszać sprzeciwy i przedstawiać uwagi stron
trzecich. To zawiadomienie zostaje wpisane do rejestru międzynarodowego,
opublikowane w czasopiśmie wydawanym przez Biuro Międzynarodowe i przekazane
właścicielowi RM.
W przypadku gdy UHRW stwierdzi, że znak nie może zostać objęty ochroną, wydaje
tymczasową odmowę udzielenia prawa ochronnego, dając właścicielowi dwa miesiące
od dnia wysłania tymczasowej odmowy na przedstawienie uwag. W przypadku gdy
właściciel rejestracji międzynarodowej ma obowiązek wyznaczenia pełnomocnika
przed UHRW, a jego pełnomocnik przed WIPO nie występuje w bazie danych
pełnomocników prowadzonej przez UHRW, zawiadomienie o tymczasowej odmowie
zawiera także wezwanie właściciela do wyznaczenia pełnomocnika zgodnie z art. 92 i
93 RWZT. To zawiadomienie zostaje wpisane do rejestru międzynarodowego,
opublikowane w czasopiśmie wydawanym przez Biuro Międzynarodowe i przekazane
właścicielowi RM. Odpowiedź na tymczasową odmowę należy wysłać do UHRW.
Jeśli po ponownym zbadaniu sprawy zastrzeżenie zostaje wycofane, ekspert informuje
WIPO o tymczasowym statusie znaku, pod warunkiem, że trwa jeszcze okres na
wniesienie sprzeciwu.
W przypadku gdy UHRW nie wydał tymczasowej odmowy przed rozpoczęciem okresu
na wniesienie sprzeciwu (sześć miesięcy po ponownej publikacji), badanie podstaw
bezwzględnych uznaje się za zakończone. W związku z tym UHRW informuje WIPO o
tymczasowym statusie znaku.
Po wysłaniu tymczasowej odmowy, dalsze badanie wygląda tak samo, jak w przypadku
bezpośredniego zgłoszenia WZT; bezpośrednie kontakty z właścicielem lub jego
pełnomocnikiem mają miejsce tak często, jak jest to konieczne.
Odpowiedzi otrzymane przez właściciela RM lub jego pełnomocnika nie są
adresowane, jeśli obaj mają siedzibę poza UE.
Jeśli właściciel nie zdoła przezwyciężyć zastrzeżenia, ani nie przekona eksperta, że
jest on bezpodstawny lub też nie ustosunkuje się do zastrzeżenia, odmowa zostaje
potwierdzona w zakresie określonym w tymczasowej odmowie. Innymi słowy, jeśli
tymczasowa odmowa odnosiła się tylko do części towarów i usług, odmowa obejmuje
tylko takie towary i usługi, a pozostałe towary i usługi są akceptowane. Właściciel RM
ma dwa miesiące na złożenie odwołania.
Po uprawomocnieniu się decyzji i pod warunkiem, że odmowa jest całkowita, UHRW
informuje WIPO o potwierdzeniu tymczasowej odmowy. Jeśli odmowa na
bezwzględnych podstawach jest jedynie częściowa, komunikat przekazuje się do
WIPO po zamknięciu wszystkich innych procedur (sprzeciwów) lub po upływie okresu
na wniesienie sprzeciwu bez odnotowania żadnych sprzeciwów (zob. pkt 3.9 poniżej).
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 23
3.5
Uwagi stron trzecich
Artykuł 40 RWZT
Uwagi stron trzecich mogą być w sposób ważny przedkładane UHRW od dnia, w
którym UHRW zawiadomiono o RM i co najmniej do końca okresu na wniesienie
sprzeciwu oraz, jeśli zgłoszono sprzeciw, do czasu jego rozstrzygnięcia, lecz nie dłużej
niż do końca okresu 18 miesięcy, w którym UHRW ma poinformować WIPO o
wszystkich możliwych podstawach odmowy (zob. pkt 3.1 powyżej).
W przypadku otrzymania uwag stron trzecich zanim UHRW poinformuje WIPO o
wynikach badania bezwzględnych podstaw i jeśli UHRW uzna uwagi za uzasadnione,
wydana zostaje tymczasowa odmowa, w której nie wspomina się o uwagach stron
trzecich.
W przypadku otrzymania uwag stron trzecich po wydaniu tymczasowej odmowy na
podstawach bezwzględnych w stosunku do towarów i usług innych niż te, do których
odnoszą się uwagi, i jeśli UHRW uzna uwagi za uzasadnione, wydana zostaje kolejna
tymczasowa odmowa, w której nie wspomina się o uwagach stron trzecich.
W przypadku otrzymania uwag stron trzecich po ustanowieniu statusu tymczasowego
znaku, i jeśli UHRW uważa je za uzasadnione, na podstawie uwag stron trzecich
zostaje wydana tymczasowa odmowa. Uwagi załącza się do tymczasowej odmowy.
Procedura dalszego badania jest taka sama, jak procedura opisana w Wytycznych,
część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 1: Procedura, pkt 3.1: Aspekty proceduralne
dotyczące uwag stron trzecich i analizy bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji.
Jeśli UHRW uzna uwagi za nieuzasadnione, po prostu przekazuje je zgłaszającemu
bez informowania WIPO.
3.6
Sprzeciw
Artykuł 156 RWZT
Zasady 114 i 115 RWWZT
3.6.1
Terminy
Sprzeciw wobec międzynarodowej rejestracji można zgłosić między szóstym a
dziewiątym miesiącem po dacie pierwszej ponownej publikacji. Np. jeśli pierwsza
ponowna publikacja ma miejsce 15/02/2012, okres na wniesienie sprzeciwu zaczyna
się 16/08/2012, a kończy się 15/11/2012.
Okres na wniesienie sprzeciwu jest stały i niezależny od wyniku procedury badania
podstaw bezwzględnych. Niemniej jednak wszczęcie procedury sprzeciwu zależy od
wyniku badania bezwzględnych podstaw, gdyż procedura sprzeciwu może zostać
zawieszona w przypadku odmowy na bezwzględnych podstawach.
Sprzeciwy zgłoszone po ponownej publikacji rejestracji międzynarodowej, lecz przed
rozpoczęciem okresu na wniesienie sprzeciwu, będą zawieszone i uznane za
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 24
zgłoszone w pierwszym dniu okresu na wniesienie sprzeciwu. W przypadku wycofania
sprzeciwu przed tym terminem, opłata z tytułu sprzeciwu podlega zwrotowi.
Więcej informacji o procedurze sprzeciwu można znaleźć w Wytycznych, część C:
Sprzeciw, dział 1: Kwestie proceduralne.
3.6.2
Potwierdzenie odbioru i poinformowanie właściciela międzynarodowej
rejestracji
Zasada 16a, zasada 114 ust. 3 RWWZT
UHRW wydaje osobie wnoszącej sprzeciw potwierdzenie odbioru. W przypadku gdy
sprzeciw otrzymano przed rozpoczęciem okresu na wniesienie sprzeciwu, osobie
wnoszącej sprzeciw wysyła się pismo z informacją, że sprzeciw zostanie uznany za
wniesiony pierwszego dnia okresu na wniesienie sprzeciwu oraz do tego czasu
zostanie zawieszony.
UHRW wysyła także kopię sprzeciwu właścicielowi RM lub, jeśli wyznaczył on
pełnomocnika przed WIPO, a UHRW znajduje się w posiadaniu wystarczających
informacji kontaktowych, takiemu pełnomocnikowi – niezależnie od miejsca, w którym
ma swoją siedzibę – w celach informacyjnych.
3.6.3
Opłaty
Zasada 54 RWWZT
Sprzeciw traktuje się jako należycie wniesiony, jeśli uiszczona została opłata za
sprzeciw. Jeśli nie stwierdzono uiszczenia opłaty w okresie na wniesienie sprzeciwu,
uznaje się, że sprzeciw nie został wniesiony.
Jeśli osoba wnosząca sprzeciw nie zgadza się z tym ustaleniem, ma prawo ubiegać się
o formalną decyzję dotyczącą utraty praw. W przypadku gdy UHRW postanowi
potwierdzić ustalenie, informowane są o tym obie strony. Jeśli osoba wnosząca
sprzeciw odwoła się od tej decyzji, UHRW przekazuje do WIPO tymczasową odmowę,
nawet niekompletną, w wyłącznym celu dotrzymania terminu 18 miesięcy. W
przypadku uprawomocnienia się decyzji tymczasowa odmowa zostaje cofnięta. W
przeciwnym razie procedura sprzeciwu jest wszczynana standardowo.
3.6.4
Badanie dopuszczalności
Zasady 17 i 115 RWWZT
UHRW sprawdza, czy sprzeciw jest dopuszczalny i czy zawiera wszystkie dane
wymagane przez WIPO.
W przypadku uznania sprzeciwu za niedopuszczalny, UHRW odpowiednio informuje
właściciela RM, a do WIPO nie jest wysyłana tymczasowa odmowa ze względu na
sprzeciw.
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 25
Więcej informacji o postępowaniu w sprawie sprzeciwu można znaleźć w Wytycznych,
część C: Sprzeciw, dział 1: Kwestie proceduralne.
3.6.5
Język postępowania
Sprzeciwy (tak jak wnioski o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia) należy
składać w języku rejestracji międzynarodowej (pierwszy język) lub w drugim języku,
który właściciel rejestracji międzynarodowej ma obowiązek podać, wskazując UE.
Osoba wnosząca sprzeciw może wybrać jeden z tych dwóch języków jako język
postępowania w sprawie sprzeciwu. Sprzeciw może także zostać wniesiony w
dowolnym spośród trzech języków UHRW, pod warunkiem że w ciągu miesiąca
zostanie przedstawione tłumaczenie na język postępowania.
UHRW używa:


3.6.6
języka postępowania w sprawie sprzeciwu wybranego przez osobę wnoszącą
sprzeciw we wszystkich komunikatach przekazywanych bezpośrednio stronom;
języka, w którym RM została zarejestrowana przez WIPO (pierwszy język) w
całej korespondencji z WIPO, np. przekazując tymczasową odmowę.
Pełnomocnik właściciela RM
3.6.6.1 Zawiadomienie o sprzeciwie
Zasada 16a RWWZT
W stosownych przypadkach w zawiadomieniu o sprzeciwie UHRW informuje
właściciela RM, że jeśli nie wyznaczy on pełnomocnika odpowiadającego wymogom
określonym w art. 92 ust. 3 lub art. 93 RWZT w ciągu miesiąca od otrzymania
zawiadomienia, UHRW poinformuje go o formalnym wymogu wyznaczenia
pełnomocnika, a także o terminach w związku ze sprzeciwem, kiedy sprzeciw zostanie
uznany za dopuszczalny.
W przypadku gdy właściciel RM ma w UE pełnomocnika przed WIPO, który nie pojawia
się w bazie danych pełnomocników prowadzonej przez UHRW, UHRW informuje
takiego pełnomocnika, że jeśli zamierza on reprezentować właściciela RM przed
UHRW, musi określić podstawę swojego uprawnienia (tj. czy jest prawnikiem, czy też
zawodowym pełnomocnikiem w rozumieniu art. 93 ust. 1 lit. a) lub b) RWZT bądź też
pełnomocnikiem będącym pracownikiem przedsiębiorstwa zgodnie z art. 92 ust. 3
RWZT) (zob. także Wytyczne, część A: Zasady ogólne, dział 5: Zawodowe
pełnomocnictwo).
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 26
3.6.6.2 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie sprzeciwu
W przypadku stwierdzenia, że sprzeciw jest dopuszczalny i jeśli mimo wezwania, o
którym mowa w pkt 3.6.6.1 powyżej, właściciel RM nie wyznaczył pełnomocnika w UE
przed otrzymaniem zawiadomienia o uznaniu sprzeciwu za dopuszczalny, dalsze
postępowanie zależy od tego, czy właściciel RM ma obowiązek posiadania
pełnomocnika przed UHRW zgodnie z art. 92 ust. 2 RWZT.

Jeśli właściciel RM nie ma obowiązku posiadania pełnomocnika przed UHRW,
postępowanie jest kontynuowane z bezpośrednim udziałem właściciela RM, tj.
wysyła mu się zawiadomienie o dopuszczalności sprzeciwu i informuje się go o
terminach uzasadnienia sprzeciwu.

Jeśli właściciel RM ma obowiązek posiadania pełnomocnika przed UHRW,
właściciela RM zawiadamia się o dopuszczalności sprzeciwu i formalnie wzywa
się go do wyznaczenia pełnomocnika w UE w ciągu dwóch miesięcy od
otrzymania zawiadomienia (zasada 114 ust. 4 RWWZT), gdyż w przeciwnym
razie utraci on prawo do odwołania. Po uprawomocnieniu się decyzji zamyka się
postępowanie w sprawie sprzeciwu i informuje się WIPO. W zakresie podziału
kosztów zastosowanie mają normalne zasady. Oznacza to, że nie jest wydawana
decyzja w sprawie kosztów, a opłata za sprzeciw nie podlega zwrotowi.
3.6.7
Tymczasowa odmowa (na względnych podstawach)
Zasada 18, zasada 115 ust. 1 RWWZT
Artykuł 5 ust. 1, art. 5 ust. 2 lit. a) i b) PM
Zasada 17 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. v) WRW
Każdy sprzeciw uznany za wniesiony i dopuszczalny skutkuje wysłaniem do WIPO
zawiadomienia o tymczasowej odmowie ze względu na sprzeciw oczekujący na
rozpatrzenie. WIPO informuje się o każdym dopuszczalnym sprzeciwie należycie
wniesionym w okresie na wniesienie sprzeciwu, przekazując osobne zawiadomienie o
tymczasowej odmowie dla każdego sprzeciwu.
Tymczasowa odmowa zawiera wykaz towarów i usług, których dotyczy sprzeciw,
przywołane wcześniejsze prawa oraz odpowiedni wykaz towarów i usług, na którym
oparty jest sprzeciw.
Wykaz towarów i usług, na którym oparty jest sprzeciw, osoba wnosząca sprzeciw
musi przedstawić w języku postępowania w sprawie sprzeciwu. UHRW wysyła do
WIPO wykaz w tym języku i nie tłumaczy go na język rejestracji międzynarodowej.
To zawiadomienie zostaje wpisane do rejestru międzynarodowego, opublikowane w
czasopiśmie wydawanym przez Biuro Międzynarodowe i przekazane właścicielowi RM.
Nie podaje się w nim jednak żadnego terminu, gdyż termin wszczęcia postępowania
określony jest w bezpośrednim zawiadomieniu stron, równolegle wysłanym przez
UHRW, jak w przypadku zwykłego WZT.
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 27
3.6.8
Zawieszenie sprzeciwu w przypadku oczekiwania na rozstrzygnięcie
tymczasowej odmowy na bezwzględnych podstawach
Zasada 18 ust. 2, zasada 20 ust. 7 RWWZT
Jeśli sprzeciw wniesiono po tym, jak UHRW wysłał już zawiadomienie o tymczasowej
odmowie na bezwzględnych podstawach w odniesieniu do tych samych towarów i
usług, UHRW informuje WIPO o tymczasowej odmowie i komunikuje stronom, że, od
dnia przekazania tej informacji, procedura sprzeciwu zostaje zawieszona do czasu
wydania prawomocnej decyzji na bezwzględnych podstawach.
W przypadku gdy tymczasowa odmowa na bezwzględnych podstawach prowadzi do
prawomocnej odmowy udzielenia prawa ochronnego w stosunku do wszystkich
towarów i usług lub do tych zakwestionowanych w sprzeciwie, procedurę sprzeciwu
zamyka się bez wydawania decyzji, a opłata za sprzeciw zostaje zwrócona.
Jeśli odmowa na bezwzględnych podstawach nie zostaje podtrzymana lub zostaje
podtrzymana tylko częściowo, procedurę sprzeciwu wznawia się w odniesieniu do
pozostałych towarów i usług.
3.7
Odwołanie RM lub zrzeczenie się wskazania UE
Jeśli w związku z tymczasową odmową z uwagi na bezwzględne lub względne
podstawy właściciel wystąpi o odwołanie RM dokonanej w rejestrze międzynarodowym
lub zrzeka się wskazania UE, postępowanie zamyka się po otrzymaniu zawiadomienia
przez WIPO. W przypadku gdy dochodzi do tego przed rozpoczęciem się etapu
spornego postępowania w sprawie sprzeciwu, opłatę za sprzeciw zwraca się osobie
wnoszącej sprzeciw, gdyż sytuacja taka jest równoważna wycofaniu zgłoszenia WZT.
Właściciel RM musi przedłożyć taki wniosek WIPO (lub poprzez urząd pochodzenia) na
oficjalnym formularzu (MM7/MM8). UHRW nie może występować jako pośrednik i nie
przekazuje takich wniosków do WIPO.
Niemniej jednak odwołanie RM na wniosek urzędu pochodzenia (ze względu na
„centralny atak” w pięcioletnim okresie zależności) uważa się za równoważne
odrzuceniu zgłoszenia WZT w równoległym postępowaniu zgodnie z zasadą 18 ust. 2
RWWZT, w którym to przypadku opłata za sprzeciw nie podlega zwrotowi.
3.8
Ograniczenia wykazu towarów i usług
UHRW nie może zgłosić WIPO ograniczeń jako takich.
Dlatego też, w związku z tymczasową odmową z uwagi na podstawy bezwzględne lub
względne, właściciel RM może zdecydować się na ograniczenie wykazu towarów lub
usług:


poprzez WIPO, na odpowiednim formularzu (MM6/MM8) (w takim przypadku,
pod warunkiem że ograniczenie pozwoli na wycofanie zastrzeżenia, UHRW
informuje WIPO o wycofaniu tymczasowej odmowy), lub
bezpośrednio w UHRW. W tym przypadku UHRW informuje WIPO o
ograniczeniu potwierdzając tymczasową odmowę. Innymi słowy, w rejestrze
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 28
WIPO znajduje odzwierciedlenie częściowa odmowa, a nie ograniczenie jako
takie.
W przypadkach gdy na rozstrzygnięcie nie oczekuje żadna tymczasowa odmowa,
wszystkie ograniczenia muszą być składane wyłącznie poprzez WIPO.
Ograniczenia rozpatruje się w taki sam sposób, jak ograniczenia lub częściowe
zrzeczenia się zgłoszenia WZT (zob. Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń,
dział 3: Klasyfikacja, oraz część E: Czynności wykonywane w rejestrze, dział 1: Zmiany
w rejestracji). W przypadku gdy ograniczenie zostało przedłożone poprzez WIPO, a
UHRW uważa je za niedopuszczalne, zostaje wydane oświadczenie, że ograniczenie
nie obowiązuje na terytorium UE, zgodnie z zasadą 27 ust. 5 WRW. Oświadczenie
takie nie podlega przeglądowi ani odwołaniu.
Częściowe unieważnienia na wniosek urzędu pochodzenia (ze względu na „centralny
atak” w pięcioletnim okresie zależności) UHRW rejestruje bez zmian.
W przypadku gdy ograniczenie przedłożono przed rozpoczęciem etapu spornego
postępowania w sprawie sprzeciwu i umożliwia ono zamknięcie tego postępowania,
opłatę za sprzeciw zwraca się osobie wnoszącej sprzeciw.
3.9
Potwierdzenie lub wycofania tymczasowej odmowy i wydanie
oświadczenia o przyznaniu prawa ochronnego
Zasady 113 ust. 2 lit. a), 115 ust. 5 lit. a) i 116 ust. 1 RWWZT
Jeśli jedno lub kilka zawiadomień o tymczasowej odmowie przesłano do WIPO, UHRW
musi, po dopełnieniu wszystkich procedur i uprawomocnieniu się wszystkich decyzji,

potwierdzić dla WIPO tymczasową(-e) odmowę(-y) lub

wysłać do WIPO oświadczenie o przyznaniu prawa ochronnego, z
zaznaczeniem, że tymczasowa(-e) odmowa(-y) została(-y) w całości lub w części
wycofana(-e). Oświadczenie o przyznaniu prawa ochronnego musi wskazywać, w
odniesieniu do których towarów i usług zaakceptowano znak.
Jeśli po upływie okresu na wniesienie sprzeciwu RM nie stała się przedmiotem
tymczasowej odmowy, UHRW wysyła do WIPO oświadczenie o przyznaniu prawa
ochronnego w odniesieniu do wszystkich towarów i usług.
W oświadczeniu o przyznaniu prawa ochronnego musi być podana data ponownej
publikacji RM w części M.3 Biuletynu WZT.
UHRW nie wydaje żadnego świadectwa rejestracji dla RM.
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 29
3.10
Druga ponowna publikacja
Artykuł 151 ust. 2 i 3, art. 152 ust. 2, art. 160 RWZT
UHRW dokonuje drugiej ponownej publikacji, kiedy, po zamknięciu wszystkich
procedur, RM jest (przynajmniej częściowo) chroniona w UE.
Data drugiej ponownej publikacji stanowi początek pięcioletniego okresu używania oraz
termin, od którego na rejestrację można się powoływać w stosunku do podmiotu
naruszającego.
Od dnia drugiej ponownej publikacji zgłoszenie międzynarodowe ma takie same skutki,
jak zarejestrowany WZT. Skutki te mogą zatem wejść w życie przed upływem terminu
18 miesięcy.
W części M.3.1 Biuletynu WZT publikuje się jedynie następujące dane:
111 numer rejestracji międzynarodowej;
460 data publikacji w czasopiśmie wydawanym przez Biuro Międzynarodowe (w
stosownych przypadkach);
400 daty, numery i strony poprzednich publikacji w Biuletynie WZT;
450 data publikacji rejestracji międzynarodowej lub późniejszego wskazania w
Biuletynie WZT.
3.11
Przeniesienie wskazania UE
Zasada 120 RWWZT
RM stanowi jedną rejestrację do celów administracyjnych, gdyż jest to jeden wpis w
rejestrze międzynarodowym. W praktyce jest to jednak zbiór znaków krajowych
(regionalnych) pod względem skutków materialnych i znaku towarowego jako
przedmiotu własności. W odniesieniu do powiązania ze znakiem podstawowym,
podczas gdy RM musi być pierwotnie dokonana w imieniu właściciela znaku
podstawowego, później może być przenoszona niezależnie od tego znaku.
W rzeczywistości „przeniesienie rejestracji międzynarodowej” to po prostu
przeniesienie znaku ze skutkiem dla jednej, kilku lub wszystkich wskazanych
umawiających się stron. Innymi słowy, jest równoważne przeniesieniu odpowiedniej
liczby znaków krajowych (regionalnych).
Przeniesienia nie mogą być zgłaszane bezpośrednio do UHRW jako do wskazanego
urzędu; należy je zgłaszać do WIPO lub za pośrednictwem urzędu umawiającej się
strony właściwej dla właściciela, za pomocą formularza WIPO MM5. Po
zarejestrowaniu przez WIPO zmiana własności wskazania UE jest zgłaszana do
UHRW i automatycznie wpisywana do bazy danych UHRW.
Jako wskazany urząd UHRW nie ma nic do badania w związku z przeniesieniem.
Zasada 27 ust. 4 WRW zezwala wskazanemu urzędowi na oświadczenie WIPO, że w
zakresie, w jakim dotyczy to jego wskazania, zmiana własności pozostaje bez skutków.
UHRW nie stosuje jednak tego przepisu, gdyż nie ma uprawnień do ponownego
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 30
zbadania, czy zmiana w rejestrze międzynarodowym opierała się na dowodzie
przeniesienia. Ponadto UHRW nie poddaje też znaku ponownemu badaniu pod kątem
możliwości wprowadzenia w błąd (art. 17 ust. 4 RWZT), chyba że przeniesienie zostaje
zgłoszone na etapie badania podstaw bezwzględnych.
3.12
Unieważnienie, wygaśnięcie i roszczenia wzajemne
Artykuł 51, 52 i 53, art. 151 ust. 2, art. 152. ust. 2, art. 158, 160 RWZT
Zasada 117 RWWZT
Możliwe jest unieważnienie skutków RM wskazującej UE; wniosek o takie
unieważnienie odpowiada, w terminologii WZT, wnioskowi o stwierdzenie wygaśnięcia
lub unieważnienie.
Nie ma limitu czasowego na złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub
unieważnienie, z następującymi wyjątkami:

wniosek o unieważnienie RM wskazującej UE jest dopuszczalny jedynie
wówczas, gdy wskazanie zostało ostatecznie przyjęte przez UHRW, a
mianowicie po wysłaniu oświadczenia o przyznaniu prawa ochronnego.

wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia ze względu na nieużywanie RM wskazującej
UE jest dopuszczalny jedynie wówczas, gdy ostateczna akceptacja RM została
ponownie opublikowana przez UHRW co najmniej pięć lat przed datą złożenia
wniosku (zob. art. 160 RWZT, stanowiący, że data publikacji w zastosowaniu art.
152 ust. 2 zastępuje datę rejestracji do celów określenia daty, od której znak
podlegający rejestracji międzynarodowej wskazującej UE musi być rzeczywiście
używany w Unii Europejskiej).
UHRW bada wniosek tak, jak gdyby był on skierowany przeciwko bezpośredniemu
WZT (więcej informacji można znaleźć w Wytycznych, część D: Unieważnienie).
W przypadku gdy RM wskazująca UE zostaje całkowicie lub częściowo unieważniona
lub stwierdza się jej wygaśnięcie na mocy prawomocnej decyzji lub w wyniku
roszczenia wzajemnego, UHRW zawiadamia WIPO zgodnie z art. 5 ust. 6 protokołu
madryckiego i zasadą 19 WRW. WIPO odnotowuje unieważnienie/wygaśnięcie i
publikuje odpowiednią informację w czasopiśmie wydawanym przez Biuro
Międzynarodowe.
3.13
Zarządzanie opłatami
W wyniku ustalenia ekwiwalentu opłaty rejestracyjnej na poziomie zerowym w
przypadku bezpośrednich WZT i zastosowania tej zmiany do opłat madryckich od
12/08/2009, nie będą już dokonywane zwroty części indywidualnej opłaty za RM
wskazujące UE z datą wskazania późniejszą niż data wskazana powyżej, których
prawomocnie odmówiono lub w przypadku których właściciel RM zrzekł się ochrony w
odniesieniu do UE zanim decyzja o odmowie stała się prawomocna zgodnie z art. 154 i
156 RWZT.
Zgodnie z art. 3 (akapit ostatni) rozporządzenia Komisji (WE) nr 355/2009 z 31/03/2009
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2869/95 z 13/12/1995 w sprawie opłat na rzecz
UHRW, w przypadku wskazań UE zgłoszonych przed 12/08/2009 nadal możliwy jest
zwrot opłaty rejestracyjnej w przypadku odmowy lub wycofania zgodnie z art. 13
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 31
ROWZT w wersji obowiązującej przed wejściem w życie rozporządzenia Komisji nr
355/2009.
4
Konwersja, przekształcenie, zastąpienie
4.1
Uwagi wstępne
Konwersja czy przekształcenie
W przypadku gdy RM wskazująca UE przestaje wywoływać skutki prawne,
zastosowanie mają obie możliwości, lecz z różnych powodów:

W przypadku gdy RM przestaje wywoływać skutki prawne, ponieważ znak
pochodzenia był przedmiotem „ataku centralnego” w pięcioletnim okresie
zależności, możliwe jest przekształcenie w bezpośrednie zgłoszenie WZT.
Przekształcenie nie jest możliwe w przypadku, gdy RM odwołano na wniosek
właściciela lub właściciel zrzekł się w całości lub w części wskazania UE. W
chwili składania wniosku o przekształcenie wskazanie UE musi być nadal
obowiązujące, tzn. nie może być w sposób prawomocny odrzucone przez
UHRW; w przeciwnym razie nic nie zostaje do przekształcenia, a jedyną
możliwością jest konwersja wskazania.

W przypadku gdy RM wskazująca UE zostaje prawomocnie odrzucona przez
UHRW lub przestaje wywoływać skutki prawne z przyczyn niezależnych od
podstawowego znaku towarowego, dostępna jest tylko konwersja. Konwersja
jest możliwa w określonym terminie, nawet jeśli do tego czasu dokonano także
unieważnienia RM w rejestrze międzynarodowym na wniosek urzędu
pochodzenia, tj. poprzez „atak centralny”.
4.2
Konwersja2
Artykuły 112-114 i 159 RWZT
Zasada 24 ust. 2 lit. a) pkt (iii) WRW
Prawna możliwość konwersji wywodzi się z systemu WZT, który dostosowano tak, aby
umożliwić konwersję wskazania UE w RM na zgłoszenie krajowego znaku
towarowego, dokładnie tak jak w przypadku bezpośredniego zgłoszenia WZT. System
WZT i system madrycki dostosowano zatem tak, aby umożliwić konwersję na
wskazanie państwa członkowskiego należącego do systemu madryckiego (tzw.
klauzula „opting back”). Malta nie należy do systemu madryckiego.
Konwersję zgłasza się do WIPO jako wniosek o późniejsze wskazanie państw(-a)
członkowskich(-ego). Ten rodzaj późniejszego wskazania jest jedynym, który, zamiast
do urzędu pochodzenia lub bezpośrednio do WIPO, należy składać poprzez wskazany
urząd.
2
W języku angielskim słowa „conversion” używa się do opisania specyficznej procedury prawnej w
systemie WZT (art. 112 i dalsze), natomiast terminem „transformation” określa się procedurę, o której
mowa w art. 9 quinquies protokołu madryckiego. W innych językach te dwie różne procedury prawne
opisuje się tylko jednym terminem (np. po hiszpańsku „transformación”). W celu uniknięcia nieporozumień
angielskie słowo „conversion” można dodawać w nawiasie, kiedy, np. używa się hiszpańskiego słowa
„transformación” w rozumieniu art. 112 RWZT.
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 32
Więcej informacji o konwersji można znaleźć w Wytycznych, część E: Czynności
wykonywane w rejestrze, dział 2: Konwersja.
4.3
Przekształcenie
Artykuł 6 ust. 3, art. 9 quinquies PM
Artykuł 161 RWZT
Zasada 84 ust. 1 lit. p), zasada 124 RWWZT
4.3.1
Uwagi wstępne
Przekształcenie wywodzi się wyłączenie z protokołu madryckiego. Wprowadzono je w
celu złagodzenia konsekwencji pięcioletniego okresu zależności wprowadzonego już
porozumieniem madryckim. W przypadku odwołania RM w całości lub w części ze
względu na fakt, że znak podstawowy przestał wywoływać skutki prawne, i gdy
właściciel dokona zgłoszenia tego samego znaku w odniesieniu do tych samych
towarów i usług, co w przypadku odwołanej rejestracji, w urzędzie dowolnej
umawiającej się strony, dla której RM miała skutki prawne, takie zgłoszenie traktuje się
jako dokonane w dniu zgłoszenia RM lub, jeśli umawiające się strony wskazano
później, w dniu późniejszego wskazania; zgłoszeniu takiemu przypisuje się także ten
sam priorytet (o ile ma to zastosowanie).
Takie zgłoszenie nie jest regulowane protokołem, a także WIPO nie jest
zaangażowane w żaden sposób. Inaczej niż w przypadku konwersji, przekształcenie
wskazania UE na zgłoszenia krajowe nie jest możliwe. Nie jest także możliwe
przekształcenie wskazania UE na wskazania indywidualnych państw członkowskich. W
przypadku wskazania UE, RM wywołuje skutki prawne w UE, a nie w poszczególnych
państwach członkowskich UE jako takich.
W chwili składania wniosku o przekształcenie wskazanie UE musi być nadal
obowiązujące, tzn. nie może być w sposób prawomocny odrzucone przez UHRW; w
przeciwnym razie nic nie zostaje do przekształcenia, a jedyną możliwością jest
konwersja wskazania.
4.3.2
Zasada i skutki prawne
Artykuł 27 RWZT
Po odwołaniu w całości lub w części RM wskazującej UE na wniosek urzędu
pochodzenia na podstawie art. 9 quinquies protokołu (tj. w wyniku „centralnego ataku”
w pięcioletnim okresie zależności), właściciel może dokonać „bezpośredniego”
zgłoszenia WZT dla tego samego znaku oraz tych samych towarów i usług, co w
przypadku odwołanego znaku.
Zgłoszenie wynikające z przekształcenia traktowane jest przez UHRW tak, jak gdyby
dokonano go w dniu dokonania pierwotnej RM lub w przypadku, gdy UE wskazano po
dokonaniu RM, w dniu późniejszego wskazania; zgłoszeniu takiemu przypisuje się
także ten sam priorytet (o ile ma to zastosowanie).
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 33
Data RM lub późniejszego wskazania nie staje się datą zgłoszenia wspólnotowego
znaku towarowego. Art. 27 RWZT, stosowany odpowiednio, określa jasne warunki
ustalania daty zgłoszenia, także z zastrzeżeniem uiszczenia opłaty za zgłoszenie w
terminie jednego miesiąca. Niemniej jednak data RM lub późniejszego wskazania jest
datą służącą do określenia „skutku wcześniejszego prawa” w związku z WZT do celów
poszukiwań dotyczących pierwszeństwa, sprzeciwów itd.
Inaczej niż w przypadku zastrzeżeń pierwszeństwa i starszeństwa (zasada 9 ust. 8
RWWZT), nie jest możliwe stosowanie „podzielonej” lub „częściowej” daty, gdzie jedna
data odnosi się do towarów i usług objętych rejestracją międzynarodową, zaś data
zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego jest datą właściwą dla dodatkowych
towarów i usług. Takie częściowe przekształcenie nie jest przewidziane w art. 9
quinquies protokołu madryckiego ani w art. 161 RWZT.
Przedłużenie rejestracji liczy się od dnia zgłoszenia przekształconego WZT.
4.3.3
Procedura
Zgodnie z art. 9 quinquies protokołu madryckiego powołanie się na prawo do
przekształcenia wymaga spełnienia następujących warunków:

zgłoszenia dokonano w okresie trzech miesięcy od dnia, w którym w całości lub
w części odwołano RM, oraz

towary i usługi objęte zgłoszeniem w rzeczywistości znajdują się w wykazie
towarów i usług wskazania UE.
Zgłaszający powinien powołać się na to prawo w odpowiedniej sekcji elektronicznego
zgłoszenia WZT lub w formularzu zgłoszenia WZT. We wspomnianej sekcji należy
podać następujące informacje:
1.
2.
3.
4.
numer RM, którą odwołano w całości lub w części;
data całkowitego lub częściowego odwołania RM przez WIPO;
data RM zgodnie z art. 3 ust. 4 PM lub data terytorialnego rozszerzenia na UE
dokonanego po RM zgodnie z art. 3 ter ust. 2 PM;
ewentualna data zastrzeżenia pierwszeństwa podana w RM.
UHRW wzywa zgłaszającego do usunięcia stwierdzonych braków w terminie dwóch
miesięcy.
Jeśli braki nie zostaną usunięte, prawo do daty RM lub rozszerzenia terytorialnego i
ewentualnego pierwszeństwa RM zostaje utracone. Innymi słowy, w przypadku
prawomocnego odrzucenia przekształcenia, zgłoszenie WZT rozpatruje się jako
„normalne” zgłoszenie.
4.3.4
Badanie
4.3.4.1 Wniosek o przekształcenie RM wskazującej UE w przypadku gdy nie
opublikowano żadnych danych szczegółowych
W przypadku gdy wniosek o przekształcenie odnosi się do RM wskazującej UE, której
danych szczegółowych nie opublikowano zgodnie z art. 152 ust. 2 RWZT (innymi
słowy, nie została oficjalnie przyjęta przez UHRW), WZT wynikający z przekształcenia
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 34
traktuje się jak zwykłe zgłoszenie WZT; zostanie zbadany pod kątem klasyfikacji,
formalności i bezwzględnych podstaw oraz opublikowany do celów sprzeciwów. Żaden
przepis nie umożliwia UHRW pominięcia procesu badania.
Niemniej jednak, ponieważ w tym przypadku zakłada się, że RM wskazująca UE już
istniała, UHRW może skorzystać z klasyfikacji wykazu towarów i usług odwołanej RM
(w zakresie, w jakim jest to zgodne z zasadami UHRW), a także ze wspólnotowych
sprawozdań z poszukiwań sporządzonych już dla takiej RM (ponieważ data
dokonywanego zgłoszenia WZT jest taka sama, jak data pierwotnej RM, sprawozdanie
z poszukiwań z definicji musi zawierać takie same ustalenia).
WZT publikuje się w części A Biuletynu WZT do celów sprzeciwów, z dodatkowym
polem o kodzie INID 646, w którym podaje się dane dotyczące transformacji. Reszta
procedury jest taka sama jak w przypadku zwykłego zgłoszenia WZT, także jeśli
została już wszczęta procedura sprzeciwu wobec RM wskazującej UE, która nie
osiągnęła jeszcze etapu prawomocnej decyzji. W takim przypadku zamyka się
poprzednią procedurę sprzeciwu i zgłasza się nowy sprzeciw.
4.3.4.2 Wniosek o przekształcenie RM
opublikowano dane szczegółowe
wskazującej
UE
w
przypadku
gdy
W przypadku gdy wniosek o przekształcenie odnosi się do RM wskazującej UE, której
dane szczegółowe opublikowano już na podstawie art. 152 ust. 2 RWZT, pomija się
etapy badania i sprzeciwu (art. 37-42 RWZT).
Niemniej jednak wykaz towarów i usług musi zostać przetłumaczony na wszystkie
języki. Następnie WZT publikuje się w części B.2 Biuletynu WZT wraz z tłumaczeniami
i dodatkowym kodem INID 646 oraz bezzwłocznie wydaje się świadectwo rejestracji.
4.3.5
Przekształcenie i starszeństwo
Jeśli zastrzeżenia starszeństwa zostały przyjęte przez UHRW i zostały zarejestrowane
przez WIPO w aktach przekształconej RM wskazującej UE, nie ma potrzeby
ponownego zastrzegania starszeństwa we WZT wynikającym z przekształcenia. Nie
przewiduje tego wprost zasada 124 ust. 2 RWWZT (w lit. d) wspomniane jest tylko
pierwszeństwo), ale poprzez analogię odnosi się także do starszeństwa, ponieważ:


4.3.6
UHRW przyjął już zastrzeżenia, a WIPO opublikowało je,
gdyby do tego czasu właściciel pozwolił poprzednim znakom wygasnąć, nie byłby
w stanie przedłożyć UHRW nowych zastrzeżeń (jeden z warunków ważności
zastrzeżenia starszeństwa stanowi, że w chwili zgłoszenia zastrzeżenia
wcześniejsze prawo jest zarówno zarejestrowane, jak i obowiązujące).
Opłaty
Nie ma specjalnej opłaty za przekształcenie. Zgłoszenie WZT wynikające z
przekształcenia RM wskazującej UE podlega takim samym opłatom, jak „zwykłe”
zgłoszenie WZT, mianowicie opłacie podstawowej.
Podstawową opłatę za zgłoszenie WZT należy uiścić na rzecz UHRW w ciągu
miesiąca od złożenia wniosku o przekształcenie WZT, aby zachować zgodność z
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 35
art. 27 RWZT i art. 9 quinquies pkt (iii) oraz aby przekształcenie zostało przyjęte. Np.
jeśli trzymiesięczny termin przekształcenia upływa 01/04/2012, a przekształcenie w
zgłoszenie WZT zostaje przedłożone 30/03/2012, termin płatności opłaty podstawowej
upływa 30/04/2012. W przypadku uiszczenia płatności po tym terminie, warunki
przekształcenia nie zostają spełnione, przekształcenie zostaje odrzucone, a datą
złożenia przypisaną do zgłoszenia WZT jest data płatności.
4.4
Zastąpienie
Artykuł 157 RWZT
Artykuł 4 bis PM
Zasada 21 WRW
4.4.1
Uwagi wstępne
Zastąpienie wywodzi się z porozumienia madryckiego i protokołu madryckiego. Znak
zarejestrowany w urzędzie umawiającej się strony uważa się, pod pewnymi
warunkami, za zastąpiony rejestracją międzynarodową tego samego znaku bez
naruszenia praw już nabytych (we wcześniejszym terminie). Jak jasno stanowi art. 4
bis ust. 1 PM, uznaje się, że zastąpienie zachodzi automatycznie, bez potrzeby
dalszych działań ze strony właściciela i bez konieczności jakiejkolwiek rejestracji
zastąpienia. Niemniej jednak można wystąpić do UHRW o wpisanie zastąpienia do
jego rejestru (zasada 21 WRW). Celem tej procedury jest zagwarantowanie, że
odnośne informacje dotyczące zastąpienia zostaną udostępnione stronom trzecim w
rejestrach krajowych lub regionalnych, a także w rejestrze międzynarodowym. Innymi
słowy, nie ma obowiązku rejestracji przeniesienia w celu uzyskania możliwości
powołania się na nie, może ona jednak być przydatna.
Oprócz kwalifikacji związanej z wcześniej nabytymi prawami, ani w porozumieniu, ani
w protokole nie ma więcej wskazówek na temat zastąpienia.
4.4.2
Zasada i skutki prawne
Zgodnie z art. 4 bis porozumienia i z protokołem, właściciel może wystąpić do UHRW o
odnotowanie w rejestrze zastąpienia rejestracji WZT odpowiednią RM. Należy
uznać, że w UE prawa przysługują właścicielowi od dnia wcześniejszej rejestracji
WZT. Do rejestru WZT zostanie zatem wprowadzona informacja, że bezpośrednie
zgłoszenie WZT zostało zastąpione wskazaniem UE przez RM i opublikowane.
4.4.3
Procedura
Właściciel rejestracji międzynarodowej może przedłożyć UHRW wniosek o zastąpienie
w dowolnym terminie po przekazaniu przez WIPO zawiadomienia o wskazaniu UE.
Po otrzymaniu wniosku o zarejestrowanie zastąpienia UHRW przeprowadza formalne
badanie, sprawdzając, czy znaki są identyczne, czy wszystkie towary i usługi zawarte
w wykazie dla WZT są wyszczególnione w RM wskazującej UE, czy strony są te same
oraz czy WZT zarejestrowano przed wskazaniem UE. RM nie musi obejmować
identycznego wykazu towarów i usług: wykaz może mieć szerszy zakres. Nie może być
jednak krótszy.
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 36
UHRW uważa, że do wpisania zastąpienia do rejestru wystarczy, jeśli RM i WZT
współistnieją w dniu dokonania RM. W szczególności w przypadku gdy wskazanie UE
przez RM nie jest jeszcze prawomocnie zaakceptowane, UHRW nie czeka na
prawomocną akceptację przed wpisaniem zastąpienia do rejestru. Od właściciela
rejestracji międzynarodowej zależy, kiedy przedłoży wniosek o zastąpienie.
W przypadku spełnienia wszystkich warunków UHRW wpisuje zastąpienie do rejestru
WZT oraz informuje WIPO, że WZT został zastąpiony przez RM zgodnie z zasadą 21
WRW, podając:







numer RM;
numer WZT;
datę zgłoszenia WZT;
datę rejestracji WZT;
datę(-y) pierwszeństwa (w stosownych przypadkach);
numer(-y) starszeństwa, datę(-y) złożenia i kraj(-e) (w stosownych przypadkach);
wykaz towarów i usług dla zastąpienia (w stosownych przypadkach).
Po wpisaniu zastąpienia do rejestru WZT jest zwyczajnie prowadzony w rejestrze tak
długo, jak właściciel odnawia rejestrację. Innymi słowy, mamy do czynienia z
współistnieniem zastąpionego obowiązującego WZT i RM wskazującej UE.
Zgodnie z zasadą 21 ust. 2 wspólnego regulaminu wykonawczego oraz na mocy
porozumienia madryckiego i protokołu, WIPO wpisuje informacje zgłaszane na
podstawie ust. 1 wspomnianej zasady w rejestrze międzynarodowym, publikuje je oraz
informuje o tym właściciela w celu zagwarantowania, że odnośne dane dotyczące
zastąpienia są udostępnione stronom trzecim. Niemniej jednak UHRW nie ma
obowiązku informowania o dalszych zmianach mających wpływ na zastępowany WZT.
4.4.4
Opłaty
Wniosek o wpisanie zastąpienia nie podlega opłacie.
4.4.5
Publikacja
Zastąpienie wpisuje się do rejestru WZT i publikuje się je w Biuletynie WZT w części
C.3.7.
4.4.6
Zastąpienie i starszeństwo
Artykuł 4 bis ust. 1 PM
Ponieważ zastąpienie następuje „bez uszczerbku dla wszelkich praw nabytych” na
mocy wcześniejszej rejestracji, UHRW dodaje informację o zastrzeżeniach
starszeństwa związanych z zastępowaną rejestracją WZT w treści zawiadomienia
wysyłanego do WIPO na podstawie zasady 21 WRW.
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 37
4.4.7
Zastąpienie i przekształcenie
W przypadku gdy RM, która zastąpiła bezpośredni WZT przestaje wywoływać skutki w
wyniku „centralnego ataku” oraz pod warunkiem, że spełniono warunki określone w art.
9 quinquies protokołu, właściciel może wystąpić z wnioskiem o przekształcenie RM
zgodnie z art. 9 quinquies, przy jednoczesnym zachowaniu skutków zastąpienia WZT i
skutków związanych z wcześniejszym zgłoszeniem, w tym, w stosownych
przypadkach, w zakresie pierwszeństwa lub starszeństwa.
4.4.8
Zastąpienie i konwersja
Aby zastąpienie było skuteczne, w dniu rejestracji międzynarodowej RM i WZT
powinny współistnieć. Dlatego też jeśli RM zastępująca bezpośredni WZT zostaje
prawomocnie odrzucona przez UHRW (np. w wyniku sprzeciwu), właściciel może
wystąpić o konwersję wskazania UE oraz powinien być w stanie zachować skutki
zastąpienia WZT oraz skutki wcześniejszego zgłoszenia, w tym, w stosownych
przypadkach, w zakresie pierwszeństwa lub starszeństwa.
FINAL
VERSION 1.0
DATE 01/08/2014
Strona 38

wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw związanych ze

Transkrypt

Podobne dokumenty

Znak towarowy i wzór przemysłowy Wspólnoty - Ogólna

Zgłoszenie międzynarodowe według Protokołu Madryckiego 0 0.1

Komunikat prasowy 24.12.2015 Urząd UE ds. Własności Intelektualnej

Weź udział w inicjatywie „Ideas Powered” i - euipo

Notes on the Application Form for a Declaration

Objaśnienia do formularza wniosku o przedłużenie

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę

WARUNKI PROWADZENIA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Z