praktyka – własność intelektualna w procesie due diligence

www.rkkw.pl
PRAKTYKA – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
W PROCESIE DUE DILIGENCE
Radca prawny Aneta Pankowska
www.rkkw.pl
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
wiedza, efekt pracy twórczej człowieka, innowacja
adekwatne narzędzie ochrony
wartość ekonomiczna, narzędzie przewagi konkurencyjnej
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
2
www.rkkw.pl
PRAWA IP – WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA
Patent:
• prawo wyłączne udzielane przez UP na lat 20
• przedmiot: rozwiązanie techniczne, które jest nowe, posiada
poziom wynalazczy oraz nadaje się do przemysłowego
stosowania
Wzór użytkowy:
• prawo wyłączne udzielane przez UP na lat 10
• przedmiot: nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze
technicznym , dotyczące kształtu budowy lub zestawienia
przedmiotu
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
3
www.rkkw.pl
PRAWA IP – WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA
Wzór przemysłowy:
• prawo wyłączne udzielane przez UP na lat 25
• przedmiot: nowa oraz posiadająca indywidualny charakter
postać wytworu
Znak towarowy:
• prawo wyłączne udzielane przez UP na lat 10 (z możliwością
nieograniczonego przedłużania)
• przedmiot: oznaczenie, które można przedstawić graficznie,
jeżeli nadaje się do odróżnia towarów jednego
przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
4
www.rkkw.pl
PRAWA IP – PRAWA AUTORSKIE
Utwór:
• każdy przejaw działalności twórczej o
indywidualnym charakterze, ustalony w
jakiejkolwiek postaci
• ochrona: od chwili ustalenia utworu, choćby miał
postać nieukończoną (brak wymogu rejestracji)
• specyficzne rodzaju utworów: programy
komputerowe
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
5
www.rkkw.pl
PRAWA IP – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Tajemnica przedsiębiorstwa:
• przedmiot: nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa, posiadające wartość gospodarczą
• warunek ochrony: podjęcie działań niezbędnych do
zachowania informacji w poufności
• powstanie ochrony: automatyczne i nieograniczone w
czasie (do czasu, kiedy informacja przestaje mieć
status tajemnicy)
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
6
www.rkkw.pl
ZNACZENIE IP – DD
Kluczowe znaczenie: w przypadku przedsiębiorstw z sektora
technologicznego
Ale: w dzisiejszej rzeczywistości przedsiębiorstwa działające
w sektorach tradycyjnych posiadają prawa własności
intelektualnej oraz bazują na nich w swojej działalności
Założenia IP – DD: dostarczenie inwestorowi szczegółowych
informacji w zakresie stanu praw IP przedsiębiorstwa , które
mogą mieć wpływ na transakcję (w tym wpływ cenotwórczy)
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
7
www.rkkw.pl
USTALENIE ZAKRESU IP – DD – WAŻNE CZYNNIKI
rodzaj transakcji (połączenie, przejęcie, nabycie jednostek
uczestnictwa, nabycie części przedsiębiorstwa)
wartość transakcji i generalne ryzyko związane z
transakcją
cele transakcji (np. jeśli spółka nabywa inną spółkę z
uwagi na określoną linię produktów, czy też z uwagi na
posiadanie określonej technologii)
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
8
www.rkkw.pl
SZCZEGÓŁOWE CELE IP – DD:
Identyfikacja składników IP wykorzystywanych w
działalności spółki oraz ich pozycjonowanie pod
względem znaczenia dla tej działalności
Ocena natury oraz zakresu praw spółki do
składników IP wykorzystywanych w działalności
przedsiębiorstwa:
• „własność” (nabycie pierwotne oraz pochodne)
• licencja (wyłączna, niewyłączna, na czas nieoznaczony, na czas
oznaczony)
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
9
www.rkkw.pl
SZCZEGÓŁOWE CELE IP - DD
Ocena „ważności” praw spółki do
składników IP
• ocena, czy prawa zostały nabyte w sposób
ważny i skuteczny
• ocena, czy rzeczywisty zakres prawa jest
wystarczający dla dalszej niezakłóconej
działalności
• klauzule „change of control”
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
10
www.rkkw.pl
SZCZEGÓŁOWE CELE IP - DD
Ocena w zakresie potencjalnych sporów związanych z
naruszeniami praw IP
• czy prawa IP spółki nie naruszają praw osób trzecich
• czy spółka nie narusza praw osób trzecich
Analiza upoważnień udzielonych przez spółkę do korzystania
ze składników IP oraz ich wpływ na możliwość korzystania z
tych składników przez spółkę
• licencje
• umowy dystrybucyjne
• inne transakcje zawierające transfer praw IP
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
11
www.rkkw.pl
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES BADAŃ:
Patenty (wzory użytkowe, wzory
przemysłowe):
• ustalenie posiadanych patentów oraz zgłoszeń
patentowych (badanie rejestrów oraz umów
nabycia);
• ocena istniejących oraz grożących sporów;
• analiza umów dotyczących patentów: umowy z
twórcami, umowy związane z komercjalizacją
patentu (licencje).
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
12
www.rkkw.pl
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES BADAŃ:
Znaki towarowe:
• ustalenie praw z rejestracji oraz zgłoszeń znaków towarowych
(terytorium ochrony, wykaz towarów, faktyczne używanie);
• analiza sporów związanych z naruszeniem praw do znaków
towarowych oraz zidentyfikowanie ewentualnych kolizji;
• narzędzia służące kontroli jakości towarów/usług, które
oferowane są w obrocie z oznaczeniem;
• analiza licencji na korzystanie ze znaków towarowych
(licencje, umowy dystrybucyjne, umowy marketingowe,
umowy franszyzy).
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
13
www.rkkw.pl
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES BADAŃ:
Prawa autorskie:
• analiza utworów, które spółka stworzyła, lub do
których nabyła prawa (utwory pracownicze oraz
inne; pola eksploatacji);
• analiza licencji związanych z prawami autorskimi;
• ocena praw do oprogramowania (aplikacje
tworzone specjalnie na potrzeby przedsiębiorstwa);
• analiza sporów związanych z naruszeniami praw
autorskich(istniejących lub grożących).
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
14
www.rkkw.pl
SZCZEGÓŁOWE BADANIA:
Tajemnica przedsiębiorstwa:
• inwentaryzacja materialnych sekretów (tajemnic)
przedsiębiorstwa;
• zbadanie stanu zabezpieczenia ochrony tajemnicy:
zabezpieczenia techniczne oraz umowy z personelem;
• ustalenie, czy zawarte zostały umowy o zakazie
konkurencji z kluczowymi przedstawicielami personelu;
• analiza umów o korzystanie z tajemnicy
przedsiębiorstwa („know – how”).
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
15
www.rkkw.pl
WYNIKI IP - DD
Wyniki IP – DD:
• identyfikacja „problemów”
• wskazanie sposobów ich rozwiązania
• określenie ryzyka dla inwestora
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
16
www.rkkw.pl
KONTAKT
Kancelaria Prawna
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
ul. Wilcza 46
00-679 Warszawa
Tel: +48 22 541 70 80
Fax: +48 22 213 30 07
Email: [email protected]
Web: www.rkkw.pl
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
17